专利纠纷的诉讼代理

第二节　专利纠纷的诉讼代理

一、专利侵权诉讼

（一）专利侵权诉讼的管辖

1.地域管辖

专利侵权诉讼的管辖地和一般侵权诉讼的管辖地是一致的，由侵权行为的发生地或者被告住所地人民法院管辖。

2.级别管辖

专利侵权诉讼的管辖法院是各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院，各经济特区的中级人民法院，以及经最高人民法院同意的开放城市或者设有专利管理机关的较大城市的中级人民法院作为审理其辖区内的专利案件的第一审法院；各省、各自治区、直辖市高级人民法院为第二审法院。

（二）专利侵权诉讼的诉讼时效

我国《专利法》第68条第1款规定：“侵犯专利权的诉讼时效为2年，自专利权人或者利害关系人得知或者应该得知侵权行为之日起计算。”在确定专利权的诉讼时效时需要注意以下几个问题：①专利权生效日的确定。专利侵权的诉讼时效应当从专利授权以后的得知、应当得知他人使用其发明之日起开始计算。只有在专利权人取得专利权，并且专利权有效的情况下，权利人才有可能制止他人的侵权行为。根据《专利法》第39～40条的规定，发明专利权、实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。②“得知”或者“应该得知”的认定。所谓“得知”也就是指“知道”，指权利人知道有侵权行为的实施发生，它以权利人承认为前提。“应该得知”是指只要满足一定的条件，不论权利人是否实际上知道自己的权利受到侵害都要推定为已经知道，不管是因为权利人主观上的疏忽大意造成还是由主观上认识错误造成都不影响这种推定结论的得出。实际上是对权利人不尽合理的注意义务的一种惩罚。此外，对于连续实施的侵权行为的诉讼时效如果和普通侵权行为诉讼时效的计算方式相同，那对于权利人来说是不公平的，所以最高人民法院的司法解释规定，权利人超过2年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算2年计算。最后，在《专利法》中还有关于临时保护期间适当费用的诉讼时效的规定：《专利法》第13条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”《专利法》第68条第2款规定：“发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为两年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。

（三）专利侵权诉讼的审理程序

1.受理

人民法院首先对原告的起诉进行审查，经过审查，认为符合起诉条件的，应当在7天内立案，并通知当事人；认为不符合起诉条件的，应当在7天内裁定不予受理；原告不服裁定的可以提起上诉。人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，并告知被告在收到之日起15天内提出答辩状。被告在答辩期所要做的事是：①针对原告的起诉理由，说明自己的行为不构成侵犯原告专利权的侵权行为要件，或者说明被告使用的专利权符合在先使用权的要件。总之，被告此时需要做的事就是证明自己的行为没有侵犯原告的专利权。②被告也可以采取主动的方式应对原告的起诉，即提出怀疑原告专利权的合法性，并收集证据向专利复审委员会请求宣告原告的专利权无效。

2.审理

人民法院在收到被告的答辩状以后，依法组成合议庭，开始进行该专利侵权纠纷案件的审理工作。合议庭的组成人员经轮流审阅诉讼材料，查明双方当事人争议的焦点，明确需要进一步收集的证据和查证的内容后，通过开庭审理，对证据和案件事实进行全面审查、核实。

3.判决

在查明事实、分清是非、明确责任的基础上，法庭进行调节，如调节不成，即作出判决。

（四）专利侵权诉讼中的临时措施

专利侵权诉讼中的临时措施包括两类：诉前停止侵犯专利权的行为和诉前证据保全制度。

1.诉前停止侵犯专利权的行为

《专利法》第66条第1款规定：“专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。”

有管辖权的法院需要满足两个条件：一是要对专利案件有指定管辖权的法院，即有权审理专利权纠纷案件的法院；二是根据民事诉讼法的规定，就具体案件享有地域管辖的法院，即侵权行为地或者被告住所地的法院。只有两个条都符合，才对诉前停止侵犯专利权申请案件享有管辖权。

申请诉前停止侵犯专利权行为应提交相应的材料和证据：①专利权人或利害关系人应以书面形式提出申请，并且载明当事人及基本情况、申请的具体内容、范围和理由等事项。②证明专利真实有效的文件。包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费缴纳凭证。若是实用新型专利的，还应提供国务院专利行政部门出具的专利权评价报告。③提交证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为的证据。

申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回请求。人民法院接受专利权人或者利害关系人提出责令停止侵犯专利权行为的申请后，经审查符合规定的，应当在48小时内作出书面裁定；有特殊情况需要延长的，可以延长48小时。裁定责令被申请人停止侵犯专利权行为的，应立即开始执行。人民法院在前述期限内，需要对有关事实进行核对的，可以传唤单方或者双方当事人进行询问，然后再及时作出裁定。

同时，最高人民法院规定，专利权人或者利害关系人在人民法院采取停止有关行为的措施后15日内不起诉的，人民法院解除裁定采取的措施。由于申请人的关系给被申请人造成损失的，被申请人可以起诉请求申请人赔偿。

2.诉前证据保全制度

《专利法》第67条对专利侵权案件的诉前证据保全问题做了规定：为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。人民法院应当自接受申请之时起48小时内作出裁定；裁定采取保全措施的应当立即执行。申请人自人民法院采取保全措施之日起15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。

（五）侵权判定原则

在判定一项专利权是否侵犯一般主要是根据以下三个原则来判断：

1.全面覆盖原则

全面覆盖原则是指被诉侵权技术方案特征与原告专利权的权利要求书中记载的全部技术特征一一对应并相同，被诉侵权的技术方案是原告专利的技术特征的再现。也就是说，如果被诉侵权的技术方案包含了专利权的权利要求书记载的全部技术特征，则落入专利权的保护范围。主要有以下几种情形：

（1）侵权的技术特征与专利的必要技术特征完全相同；

（2）当专利权利要求书中记载的技术特征采用的是上位概念特征，而被诉侵权技术方案采用的是相应的下位概念时，则被诉侵权技术方案落入专利权的保护范围；

（3）被诉侵权技术方案在利用专利权利要求书中的全部技术特征的基础上，又增加了新的技术特征，这种情况下仍然落入专利权的保护范围；

（4）被诉侵权技术方案对在先专利技术而言是改进的技术方案，并且获得了专利权，则被诉侵权技术方案属于原告专利权的从属专利，未经在先专利权人许可，实施从属专利也覆盖了在先专利权的保护范围。

2.等同原则

等同原则是指被诉侵权技术特征同专利权利要求书中记载的必要技术特征相比，表面上看有一个或者若干个技术特征不相同，但实质上是用相同的方式或者相同的技术手段，替换了专利技术方案中的一个或者若干个必要技术特征，使侵权物产生了与专利技术实质上相同的效果。

在根据“等同原则”进行侵权判断时需要注意以下几点：①“等同原则”中的“等同”，指的是技术方案中具体特征的技术功能、作用的等同，而不是指侵权物和专利两个技术方案的等同。②判断侵权技术特征是否属于专利技术中某项必要技术特征的等同物时，应当从该争议的技术特征所属的技术领域的普通技术人员的技术水平出发。如果该领域的普通技术人员很容易想到、是显而易见的，则应认定被控侵权物使用了等同物。③被控侵权物使用等同手段代替专利技术的必要技术特征后，其余专利技术的发明目的和技术效果基本相同。在此，必须将使用了等同物的侵权物整体与专利技术进行比较来判断，如果将替代技术手段与被替代的专利技术的某个必要技术特征比较，尽管技术效果相同，但是，由于某个技术特征被替换后，发明专利整体的技术效果与原专利技术的效果不相同，也不能认为是等同物。

3.禁止反悔原则

禁止反悔原则就是指：在判断是否构成侵犯专利权时，专利权人对专利权利要求的解释应当前后一致。不允许专利权人为了获得专利权，在专利申请过程中对权利要求进行狭义或者较窄的解释，而为了证明他人侵权，在侵权诉讼中又对权利要求进行广义或者较宽的解释。也就是说，专利权人对其在申请专利过程中，在与国家知识产权局之间的往来文件中所作的承诺、认可或者放弃的内容，在侵权诉讼中不得反悔。

【案例】 江苏德威木业有限公司、葛跃进与山东欧宝板业有限公司、陈大勇专利侵权纠纷案

一、案情

原告：江苏德威木业有限公司

被告：山东欧宝板业有限公司

诉由：原告江苏德威木业有限公司（以下简称江苏德威公司）、葛跃进认为诉山东欧宝板业有限公司（以下简称山东欧宝公司）及陈大勇侵犯其专利权，故向法院提起了诉讼。

原告江苏德威公司及葛跃进于2003年1月22日，向国家知识产权局申请了名称为“强化木地板及其制造方法”的发明专利（专利号为：ZL03112761.4），该专利于2004年12月8日获得公告授权，该专利权至今合法有效。葛跃进和江苏德威公司于2006年6月18日签订了合同编号为DWPT0681的《专利实施许可合同书》，约定：葛跃进将其专利号为ZL03112761.4的“强化木地板及其制造方法”的发明专利许可江苏德威公司实施，实施期限至2023年1月22日。江苏德威公司可以同葛跃进一起提起维权诉讼，以保护双方的现实利益。2008年8月份，江苏德威公司技术人员在郑州市场上发现，山东欧宝公司、欧宝地板郑州旗舰店未经专利权人葛跃进的专利许可授权，擅自大量生产制造、销售侵犯原告专利权的产品，其行为给原告专利产品的生产销售带来了严重影响。故请求：①判令二被告立即停止生产、销售的侵权行为，销毁侵权产品；②判令对方承担赔偿责任及合理开支共计100万元；③对方承担本案的诉讼费用。

被告山东欧宝公司及陈大勇答辩称：①山东欧宝公司与本案无利害；②对方没有证据证明我方有侵权行为；③我方产品没有落入专利保护范围；④我方的技术有合法来源；⑤对方的产品使用的是现有技术；⑥对方主张的赔偿数额没有依据不应当承担赔偿责任。

综合原、被告的举证、质证，本院认定本案基本事实如下：2003年1月22日葛跃进向国家知识产权局申请了名称为“强化木地板及其制造方法”的发明专利，专利号为ZL03112761.4，2004年12月8日该项专利获得授权。专利权人为葛跃进。2011年1月21日，葛跃进向国家知识产权局交纳年费2 000元。诉讼中，葛跃进及江苏德威公司主张权利保护范围为该专利中所涉产品的独立权利要求第1项：一种强化木地板，具有地板主体和分处于地板主体四侧的榫和槽，地板主体具有纤维板和设置在纤维板底面上的平衡纸层：其特征在于：纤维板的上表面由与底面相平行的行走面和行走面两侧边缘的向下倾斜的斜面组成，纤维板上表面上粘接有木纹纸层，木纹纸层上粘接有耐磨纸层，且木纹纸层和耐磨纸层在纤维板的整个上表面上整体连续分布。

江苏德威公司系由常州市德威木业有限公司更名而来，葛跃进曾任该公司董事长。2006年6月18日，葛跃进与江苏德威公司签订“专利实施许可合同书”，合同约定，葛跃进许可江苏德威公司实施其专利号ZL03112761.4的“强化木地板及其制造方法”专利，许可方为普通许可。在该合同书第十三条第3项约定，被许可方江苏德威公司可以同许可方葛跃进一起或单方对侵权提起维权诉讼。

2010年11月23日，葛跃进的委托代理人向郑州市绿城公证处申请证据保全，公证处人员与葛跃进的委托代理人一起到郑州市郑汴路名优凤凰城三楼西区北58-63号欧宝地板店，在该店购买了欧宝地板两箱，并取得编号为1031829《欧宝地板购销合同单》一张。公证处对上述过程进行了公证，并出具了（2010）郑绿证经字第9016号公证书，并对侵权地板进行了封存拍照。

2006年1月18日，葛跃进与柯诺地板公司签订了合作协议一份，协议约定，葛跃进以普通许可方式授权其使用该专利技术，合同期为五年。柯诺地板公司每年向葛跃进支付专利许可费100万元，2006年3月20日，该专利许可合同在国家知识产权局备案，备案证显示合同有效期为2006年6月18日至2023年1月22日。

国家知识产权局所颁发的涉案专利专利登记簿副本上记载该项专利被宣告部分无效。依据国家知识产权复审委员会于2009年11月27日作出的无效宣告请求审查决定中最终确定，宣告本专利权利要求9、10无效，在权利要求1—5的基础上维持03112761.4号发明专利权继续有效。因此，葛跃进及江苏德威公司请求本案所保护的范围为权利要求书中第一项继续有效。

法院认为：葛跃进依法拥有专利号为ZL03112761.4的“强化木地板及其制造方法”的发明专利，该专利处于有效法律状态，应受法律保护。

（一）关于葛跃进及江苏德威公司是否可以共同提起诉讼。

葛跃进系涉案专利“强化木地板及其制造方法”发明专利的专利权人，2006年6月18日，葛跃进及江苏德威公司签订了专利实施许可合同，葛跃进以普通许可的方式授权江苏德威公司使用其该专利，同时，双方还在合同中约定江苏德威公司可以同葛跃进一起或者单方面对侵权方提起维权诉讼，因此，葛跃进及江苏德威公司作为共同原告对本案提起诉讼，符合法律规定，本院予以准许。

（二）被控侵权地板是否落入“强化木地板及其制造方法”的发明专利的保护范围。

《中华人民共和国专利法》第56条规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。因此，权利保护范围以权利要求书记载为准。本案中，葛跃进及江苏德威公司所要求的保护范围为权利要求书中第一项，即主要特征在于两点：一为纤维板的上表面由与底面相平行的行走面和行走面两侧边缘的向下倾斜的斜面组成；二为纤维板上表面粘接有木纹纸层，木纹纸层上粘接有耐磨纸层，且木纹纸层和耐磨纸层在纤维板的整个上表面上整体连续分布。被控侵权地板，具有地板主体上纤维板和设置在纤维板底面上的平衡纸层，纤维板上表面与底面平行的行走面和行走两侧的向下倾斜的斜面组成，纤维板上表面粘接有木纹纸层，木纹纸层上粘接有耐磨纸层，木纹纸层和耐磨纸层在纤维板的整个上表面上整体连续分布。将被控侵权木地板与葛跃进及江苏德威公司主张权利要求书中记载的内容第一项对比，被控侵权产品的技术特征完全覆盖了葛跃进发明专利权利要求书1的技术特征，已落入其保护范围。对于山东欧宝公司及陈大勇所称其对“V形槽”技术享有在先权利并且所使用的V形槽强化木地板是现有技术问题，其所提供的专利号为02227083.3及专利号为98223590.9两份实用新型专利说明书的技术方案，但该实用新型专利只揭示了侵权强化木地板的部分技术特征。没有公开侵权强化木地板中纤维板的上表面由与底面相平行的行走面和行走面两侧边缘的向下倾斜的斜面组成，木纹纸层和耐磨纸层在纤维板的整个上表面上整体连续分布等技术特征。由此可见，上述两实用新型专利均没有公开侵权强化木地板的全部技术特征，与侵权强化木地板的技术方案并不相同。

（三）关于山东欧宝公司及陈大勇应承担民事责任问题。

山东欧宝公司未经专利人许可，使用涉案专利技术，生产制造强化木地板，侵犯了葛跃进及江苏德威公司的专利权，应承担停止侵权并赔偿经济损失的民事责任。被告陈大勇由于其销售不知道未经专利权人许可而制造的专利产品，承担停止销售专利产品的责任，鉴于其已证明该产品的合法来源，故依法不承担赔偿责任。因停止侵权的责任承担已包括要求当事人对侵权产品予以销毁的内容，故葛跃进及江苏德威公司要求对方销毁侵权产品的请求，本院不再另行判决。

关于赔偿损失的数额。《中华人民共和国专利法》第65条之规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，由于葛跃进及江苏德威公司未提供山东欧宝公司侵权所受到的损失或者山东欧宝公司因侵权所获得利益的证据，因此，本院根据涉案专利类别即发明专利、侵权人侵权的性质和情节，被控侵权地板的销售单价，并综合考虑葛跃进和江苏德威公司与柯诺地板公司的专利许可使用费数额，专利许可的性质范围及为制止侵权行为所支出的合理费用等因素，酌定赔偿数额为200 000元。

二、审理结果

（一）被告山东欧宝板业公司立即停止生产、销售侵犯原告葛跃进及江苏德威木业有限公司专利号为ZL03112761.4“强化木地板及其制造方法”发明专利权的产品；

（二）被告陈大勇立即停止侵犯原告葛跃进及江苏德威木业有限公司专利号为ZL03112761.4“强化木地板及其制造方法”发明专利权的产品；

（三）被告山东欧宝板业公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告葛跃进及江苏德威木业有限公司经济损失人民币二十万元；

（四）驳回原告葛跃进及江苏德威木业有限公司的其他诉讼请求。

三、评析

在本案中，关于以普通许可方式签订的专利实施许可合同中的被许可人是否可以和许可人一起参与诉讼的问题，我们可以看出：相对于独占实施许可与排他实施许可来说，普通许可的被许可人排他性较弱，但是其本身应享有权利也不能因此忽视。在发生纠纷时，被许可人的起诉权原则上是被法律所否认，但是在有诉权约定的条件下，只要该约定符合法律规定，经法院审查后，被许可人同样可以以自己的名义提出诉讼。

关于专利权权利保护范围：《中华人民共和国专利法》第56条（现专利法第59条）规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。因此，权利保护范围以权利要求书记载为准。

关于民事责任的问题：如果被告仅是一个销售者，本身并不知道自己销售的商品侵犯了他人的专利权的，承担停止销售专利产品的责任，鉴于其已证明该产品的合法来源，故依法不承担赔偿责任。

关于赔偿损失的数额。《中华人民共和国专利法》第65条之规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

二、专利权属诉讼

专利权属诉讼是指涉及专利权或者专利申请权归属主体的诉讼。专利权属诉讼根据纠纷发生的阶段的不同，可以分为专利申请权归属诉讼和专利权归属诉讼。

（一）专利申请权归属诉讼

专利申请权纠纷是指公民、法人或者其他组织依照法律规定或合同约定所享有的向国家知识产权局提出专利申请，请求依法保护其独占实施该发明创造的专利而引发的纠纷。

1.专利申请权归属诉讼的分类

根据《最高人民法院关于审理专利申请权属纠纷案件若干问题的通知》的规定，专利申请权纠纷可分为：①关于是职务发明创造还是非职务发明创造的纠纷案件；②关于谁是发明创造的发明人或者设计人的纠纷案件；③关于协作（合作）完成或者接受委托完成的发明创造，谁有权申请专利的纠纷案件。

2.专利申请权归属诉讼的管辖

当事人可以先向专利管辖机关请求调解，也可以直接向法院提起诉讼，向专利管辖机关请求处理不是诉讼的必经程序。专利申请权纠纷的管辖：具有管辖权的第一审法院是：由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院；各经济特区中级人民法院；由各省、自治区高级人民法院根据实际需要，报经最高人民法院同意指定的中级人民法院。各省、自治区、直辖市高级人民法院作为第二审法院。

3.专利申请权归属诉讼适用的法律条文的规定

（1）涉及职务发明与非职务发明的专利申请权。

关于职务发明创造的规定主要体现在《专利法》的第6条和《专利实施细则》的第12条。《专利法》第6条规定执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。同时《专利法实施细则》第12条细化了专利法第6条的规定：专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：①在本职工作中作出的发明创造；②履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；③退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第6条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第6条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

（2）涉及发明人或者设计人的专利申请权归属诉讼。

专利法实施细则第13条规定专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。

从该条法律条文上我们可以得出以下三项注意事项：①科研项目由相关领导、专家或名人牵头，如果他们的工作仅仅是负责组织协调，对发明创造没有什么实质性的贡献，则不能作为发明人或者设计人；②为发明创造提供物质技术支持的方便，而没有提供发明创造所需要的主观条件，不能算作创造性贡献，所以不能作为发明人或者设计人；③从事相应的辅助性工作，如进行设计、实验、试制中的辅助性工作，对发明创造的实质性特点没有做出创造性贡献，则不能作为发明人或者设计人。

（3）设计合作发明和委托发明的专利申请权归属纠纷。

对于合作发明和委托发明，专利法第8条规定：两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。

（二）专利权归属诉讼

专利权归属诉讼，是指公民、法人或者其他组织就发明创造的专利权归属发生争议而向法院提起的诉讼。专利权归属诉讼的种类主要包括：①基于职务发明和非职务发明的权属诉讼；②基于发明人或设计人的权属诉讼；③基于合作发明或者委托发明的诉讼。专利权归属诉讼的管辖与专利申请权归属诉讼的管辖一样，以及主要适用的法律规定也是一样的，故在此不再赘述。

【案例】 杨福明与孙贵泉专利申请权、专利权归属纠纷案

原告：杨福明

被告：孙贵泉

案由：原告认为自己的发明设计被被告骗走并偷报了专利，为此向法院起诉，请求法院判决被告骗取原告的《通风、排水多管一体管道》图纸偷报的四个专利申请权和专利权归属原告所有。并请求依法判决被告立即停止《通风、排水多管一体管道》的生产销售。

一、案情

原告诉称，被告由于文化程度和职业所限，被告没有发明设计《通风、排水多管一体管道》的条件和能力。2003年5月被告拿走了原告发明设计的《通风管道》和《通风、排水多管一体管道》的初期设想示意图。事后被告口头答应给原告10%的股份，要原告设计成功后，由被告在包头地区独家生产销售《通风、排水多管一体管道》，原告同意了。

原告于2006年3月完成了《通风、排水多管一体管道》的发明设计工作。被告要求合报专利，原告同意了。2006年3月30日原告和被告共同到包头市专利事务所办理完了《通风、排水多管一体管道》的二人合报专利的委托申请代理手续，交了专利申请代理费。被告说：为了以后不留麻烦，双方要签一个合报专利的协议，原告同意了。在签订协议期间，被告故意把申请专利的时间拖到2006年4月4日被告提出退出合伙申报专利。实际被告在2006年4月2日，以自己用为由骗取原告《通风、排水多管一体管道》的图纸偷报了《室内通风、排水组合管道的连接管件》（专利号为ZL ZL200620112338.7）和《室内通风、排水组合管道的伸缩管件》实用新型专利证书（专利号为ZL200620112347.6）。两项实用新型专利。

被告庭审答辩如下：①被告是通风一体管道的专利权人，从创意、试验、研制都由被告作出完成。②原告在设计过程中确实做了一些辅助工作，在申报专利时，被告也充分考虑了以上情况，原告认为被告文化程度低不具有研究设计能力与事实不符。③原告认为被告的专利是假冒的，严重失实，原告认为被告申报的专利无效或确定专利申请权、专利权归属应向专利复审委员会提出申请，直接向法院起诉违反相关法律规定，请求驳回原告的诉讼请求。

被告于2002年9月12日向国家知识产权局申请《塑木空心靠尺板》实用新型专利，国家知识产权局于2003年9月3日发布授权公告，给被告颁发《塑木空心靠尺板》的实用新型专利证书，专利号为ZL02254306.6。被告于2002年10月26日向国家知识产权局申请《塑木空心刮杠》实用新型专利，国家知识产权局于2004年1月21日发布授权公告，给被告颁发《塑木空心刮杠》的实用新型专利证书，专利号为ZL02283745.0。

2003年8用5日被告申请，国家知识产权局于2004年8月4日授权公告，给被告颁发《房屋室内空气通风、排废水的组合一体管道》实用新型专利证书，专利号为ZL03205569.9，该专利证书标明设计人为孙贵泉、杨福明。2003年6月16日被告申请，国家知识产权局于2004年8月25日发布授权公告，颁发《房屋室内塑木空气通风管道》实用新型专利证书，专利号为ZL03272827.1，该专利证书标明设计人为孙贵泉、杨福明。

2006年3月30日原告和被告曾共同到包头市专利事务所办理《通风、排水多管一体管道》的合报专利的委托申请代理手续，原告交了专利申请代理费1 300元。后被告撤出合伙申报。

2006年4月2日被告申请，国家知识产权局于2007年6月6日给颁发《室内通风、排水组合管道的连接管件》（专利号为ZL ZL200620112338.7）。《室内通风、排水组合管道的伸缩管件》实用新型专利证书（专利号为ZL200620112347.6）。以上两项实用新型专利证书标明的设计人均为孙贵泉、杨福明。

2006年4月7日，原告杨福明申请，国家知识产权局于2007年8月1日授权公告，给原告颁发《消音排水、通风多管一体管道》实用新型专利证书，该项专利的设计人为原告。

2005年8月30日，包头市科技局知识产权局作为委托方（甲方），包头市立通塑料有限责任公司作为项目承担单位，被告孙贵泉作为乙方项目负责人签订了《包头市专利资助金项目合同书》。2008年3月7日，包科鉴字［2008］第007号，科学技术成果鉴定证书对《房屋室内空气通风、排废水组合一体管道》进行了确认，目前该专利产品处于试验性试用阶段。

法院认为，本案双方当事人争议的焦点是被告作为专利权人的《房屋室内空气通风、排废水的组合一体管道》、《房屋室内塑木空气通风管道》、《室内通风、排水组合管道的连接管件》、《室内通风、排水组合管道的伸缩管件》四项实用新型专利是否存在偷报假冒原告专利的情形，四个专利申请权和专利权是否应归属原告所有。经审查，双方曾共同申报过专利申请，原告也参与过政府部门对双方争议专利的可行性研究、讨论。只是后来是否共同申报发生意见分歧。原告主张被告骗取其资料偷报专利的证据不充分。其相应理由不能成立。

关于四个专利申请权和专利权是否应归属原告所有。对于国务院专利行政部门公告授予专利权的专利争议，根据《中华人民共和国专利法》第45条之规定“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”第46条第2款规定“对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。”故原告如对被告的四项专利有异议仍可请求专利复审委员会宣告该专利权无效。现原告以《中华人民共和国专利法》第6条和《中华人民共和国专利法实施细则》第86条规定为依据对双方争议四项专利的申请专利的权利和专利权的归属作出确定。根据《中华人民共和国专利法》第六条规定“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”《中华人民共和国专利法实施细则》第86条规定，“当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷，已请求管理专利工作的部门调解或者向人民法院起诉的，可以请求国务院专利行政部门中止有关程序。依照前款规定请求中止有关程序的，应当向国务院专利行政部门提交请求书，并附具管理专利工作的部门或者人民法院的写明申请号或者专利号的有关受理文件副本。管理专利工作的部门作出的调解书或者人民法院作出的判决生效后，当事人应当向国务院专利行政部门办理恢复有关程序的手续。自请求终止之日起1年内，有关专利申请权或者专利权归属的纠纷未能结案，需要继续中止有关程序的，请求人应当在该期限内请求延长中止。期满未请求延长的，国务院专利行政部门自行恢复有关程序。”

根据以上法律、法规，原告请求确认四项专利申请权、专利权归属虽然属于民事案件审理的范畴。但国家知识产权局已就被告申报的四个专利核发了专利证书。涉案四项涉及室内管道、管道连接的实用新型专利，设计人均为原、被告二人。虽然至今双方当事人没有就该专利各自享有的权利及承担的义务达成过一致性协议，但被告在申报专利时已将原告作为共同发明设计人予以申报，而法律对共同发明设计人是否可以单独申报专利并未禁止，且国家知识产权局已就被告单独申报的四个专利核发了专利证书。现原告主张的专利行政部门无法强制被告参加调解并非人民法院对双方争议的专利申请权、专利权归属作出确定和撤销国家知识产权局已就被告四个专利核发了专利证书的法定理由，也不符合《中华人民共和国专利法实施细则》第86条规定的“当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷，已请求管理专利工作的部门调解或者向人民法院起诉的，可以请求国务院专利行政部门中止有关程序”的情形。故原告诉讼主张缺乏事实和法律依据。其诉讼理由不能成立。其诉讼请求本院不予支持。

二、审理结果

驳回原告杨福明的诉讼请求。

三、评析

在本案中，原被告双方一直没有就该专利各自享有的权利及承担的义务达成过一致性协议，但被告在申报专利时已将原告作为共同发明设计人予以申报，而法律对共同发明设计人是否可以单独申报专利并未禁止，且国家知识产权局已就被告单独申报的四个专利核发了专利证书。所以，被告也是缘所指的四项专利的权利人。

三、专利合同诉讼

专利合同诉讼是指涉及专利转让合同、专利实施许可合同以及其他相关专利合同的诉讼。专利合同诉讼的法律依据与其他种类专利诉讼的法律依据有几个不同的地方，其他专利诉讼主要适用专利法体系内相关规定，而专利合同诉讼除了适用《专利法》、《专利法实施细则》的某些规定外，在合同的一般原则上适用《合同法》的相关规定。《合同法》上第18章是关于技术合同的规定，其中第3节第342条至355条是关于技术转让合同的规定。专利合同诉讼的地域管辖适用《民事诉讼法》关于合同诉讼地域管辖的规定：合同诉讼由被告所在地或者合同履行地人民法院管辖。但是在现实中，因为当事人对合同履行地的理解不同经常发生争议，所以在合同中最好约定合同履行地。如果在合同中已经约定合同履行地的就以合同约定为准。

专利合同诉讼中常见的争议焦点在具体的案件中一定会有所不同，但是也会有一些比较常见的争议焦点：

（1）专利权人转让或许可实施的技术是否具体实用性。在实践中实用性的问题可以细分为是否可以实施，在什么情况下实施。技术方案的实施不仅在于技术方案本身的技术的可行性，被许可方是否给予配合、是否具有实施能力也会影响技术的实施。双方代理人应当围绕技术可行性的焦点在理论和实践上做充分的论证，必要时也可以请求法院聘请有关技术专家进行鉴定。针对上述的争议焦点，双方的代理人有不同的应对策略：作为专利权人的代理人，应当尽力证明技术的可实施性，但不能仅以技术方案已经被授予专利权为依据，最好应当是实验、演示或成功实施的实例；而作为被告的代理人则应当尽力证明技术本身的不可实施性，但不能仅以自己不实施作为唯一证据，还应尽力寻找其他实施不成功的实例，以及论证理论上不能实施的依据。

（2）转让或许可实施的专利技术能否达到约定的技术标准。在实践中，转让或许可实施的技术不是不能实施，而是实施后与受让方预期的要求有距离，进而受让方认为影响了产品销售前景而引发诉讼。对于这个争议的焦点，原、被告双方都有证明的义务，不能只是等待着对方来证明。同时举证的不能超过合同标准，如果合同没有约定具体标准的，则可以参照国内有关同类产品的国家标准、行业标准或已经实施单位的企业标准。作为专利权人的代理人来说要尽量证明技术是可以达到技术标准的，并且证明技术达不到技术标准的主要因素不在于技术本身而在于受让方；对于受让方的代理人来说要证明的是技术不能达到标准的原因在于技术本身，并且受让方已经完全按照专利权人的要求实施了技术。

（3）合同一方当事人的违约行为与请求赔偿的损害之间有没有必然的联系。《合同法》规定：当事人违约是承担违约责任的前提，但不是唯一前提，还要考虑违约方的主观过错是否有不可抗力的发生以及未违约方是否有损失等因素，尤其是违约行为与损害事实有无必然的联系是必须证明的事实。无论是原告代理还是被告代理都要注意收集违约行为和损害事实各自的证据，并且还要注意收集违约行为与损害事实间的关系的证据，不可偏废。

【案例】某某与某某公司的专利合同纠纷案

原告：某某

案由：原告认为原告申请的专利系非职务发明创造，签订的《技术协议》是对已获的专利技术进行处置和对新申请专利的权利和专利权的归属进行的约定，工资即使占有和使用专利技术的报酬。据此，请求法院判令：被告履行双方已签订的《技术协议》，支付给原告离职期间占有和使用实用新型《纱窗防盗报警装置》专利技术的报酬三万元整。

一、案情

原告某某诉称：原告2009年12月7日到被告公司自荐留下个人简历一份，于2010年2月25日到被告公司工作，并签订了一份2月25日到5月24日试用期的劳动合同。2010年3月19日双方签订《技术协议》后，在3月22日以被告为申请人申请了“矩形电线护套管”等三项实用新型专利，并签订了《专利转让协议》。2010年5月14日又以被告为申请人申请了发明专利“木塑、聚氯乙烯树脂材质的专用家具板”和实用新型专利“木塑、聚氯乙烯树脂材质的专用家具板”。完成上述专利申请后，2010年7月14日被告向原告所发5月份工资还是试用期工资，当日下午原告到被告人力资源部针对未能转为正式职工提出辞职要求，第二天上午办理了离职相关手续。2010年8月9日，原告针对试用期满未签正式用工合同提请劳动仲裁，要求被告支付2010年5月25日至7月14日的双倍工资，双方达成调解协议。在终止双方劳动关系后被告未将专利技术转回原告，继续占有专利技术用于申报高新技术企业进行获利行为，证明《技术协议》的第3条、第4条仍在履行之中。原告申请的专利系非职务发明创造，签订的《技术协议》是对已获的专利技术进行处置和对新申请专利的权利和专利权的归属进行的约定，工资即使占有和使用专利技术的报酬。据此，请求法院判令：被告履行双方已签订的《技术协议》，支付给原告2010年7月15日至2011年2月28日期间占有和使用实用新型《纱窗防盗报警装置》专利技术的报酬三万元整。

被告康达公司辩称：按照被告与原告签订的员工试用合同，原告试用期工作目标及任务包括：①完成两到三项新材料、新产品、新工艺的申报；②提出公司生产设备及生产工艺流程的现状、维修及管理方面的改进方案。被告系按照与原告签订的专利转让协议中的约定取得涉案专利技术。2010年5月13日，被告支付了该项专利的所有人变更费用，并缴纳了该专利的维护使用年费。原告入职被告至被告收到本案传票期间，原告均未以任何形式提出过要求被告返还该专利所有权，并变更登记的请求。该专利自2010年3月23日至2011年3月20日期间的所有人为被告，被告有权合法使用该项专利。综上，请求人民法院依法驳回原告的诉讼请求。

法院查明：原告某某系ZL200820158425.5号实用新型专利纱窗防盗报警装置的专利权人，该专利2009年7月15日授权公告。2010年2月25日，康达公司（甲方）与某某（乙方）签订员工试用期合同。约定：试用合同期限自2010年2月25日至2010年5月24日，试用期工资福利为3 000元/月（税前），此工资福利包含社保等与工作有关的一切甲方应付乙方费用。合同签订后，康达公司向某某按月发放了工资。

2010年3月19日原告某某（甲方）与被告康达公司（乙方）签订《技术协议》，约定：①甲方将自己的创新专利技术用乙方的名称申请四至五项实用新型专利或是一至二项发明专利，申请人为：某某公司；②甲方已获的实用新型专利技术“纱窗防盗报警装置”（ZL200820158425.5）转让到乙方名下；③在甲方能够完成上述的专利技术申报条件下，乙方将支付给甲方商定的工资并交纳五险：养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险；④乙方拥有甲方申报的专利技术期间，将支付给甲方工资并交纳五险，专利技术若能产生很好的经济效益，将按公司的相关创新条例进行奖励；⑤乙方在评估、实施甲方申报的专利技术时，发现其技术未能达到预期的经济效益时，有权中止技术协议，并将专利技术转回甲方名下。

2010年3月22日，国家知识产权局发出“矩形电线护套管”、“推拉门窗扇页止晃定位销”、“可拆卸式木塑套装门装饰件”三项发明创造的专利申请受理通知书，申请人均为康达公司。2010年5月14日，国家知识产权局发出“木塑、聚氯乙烯树脂材质的专用家具板”发明创造的专利申请受理通知书，申请人为康达公司。

2010年3月23日，原告某某（甲方）与被告康达公司（乙方）签订《专利转让协议》，约定：经双方协商，甲方携带《纱窗防盗报警装置》专利技术（ZL200820158425.5）加盟乙方为其一员，甲方将专利所有权转让至乙方所有与使用其技术。本协议一式二份，签字盖章，甲方到专利局办理转让手续后生效。

协议签订后，双方申请将ZL200820158425.5号“纱窗防盗报警装置”实用新型专利的专利权人由某某变更为康达公司。康达公司于2010年5月13日缴纳变更申请费200元。国家知识产权局就前述变更于2010年6月7日发出手续合格通知书。2010年8月25日，康达公司就ZL200820158425.5号专利缴纳年费600元。

2010年7月15日，原告某某向被告康达公司提出离职申请，并办理了工作交接手续。2010年8月2日，某某就与康达公司的双倍工资纠纷向长沙市劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请。双方达成调解协议：康达公司一次性支付某某5 500元，某某放弃其他仲裁请求，双方本次劳动关系终结，再无其他劳动争议。

二、审理结果

法院认为原告某某要求康达公司支付其该期间内占有、使用该专利的诉讼请求没有事实和法律依据，本院不予支持。所以判决驳回原告的诉讼请求。

三、评析

原告某某与被告康达公司在2010年3月19日、3月23日签订的协议系双方真实意思表示，合法有效，双方享有协议约定的权利，应履行协议约定的义务。原告某某按照协议约定向被告转让了ZL200820158425.5号“专利纱窗防盗报警装置”实用新型专利，并以康达公司为申请人申请了多项实用新型和发明专利。被告康达公司依协议约定雇用某某为其员工，并按照试用期合同向其发放工资福利。在某某2010年7月15日提出离职申请后，经劳动争议仲裁机构调解，康达公司支付某某一定费用，双方劳动关系终结，且再无其他劳动争议。所以，原、被告双方均按照2010年3月19日、3月23日签订的协议履行了自己的义务。关于双方劳动关系终结后，原告转让给被告的ZL200820158425.5号“专利纱窗防盗报警装置”实用新型专利如何处置，双方并未约定。且原告未提交其在离职后要求被告返还其转让的专利的相关证据。所以，在2010年7月15日至2011年2月28日，“专利纱窗防盗报警装置”实用新型专利登记的权利人系康达公司。

四、专利行政诉讼

专利行政诉讼是公民、法人或者其他组织对国家知识产权局、专利复审委员会或者地方管理专利工作部门作出的具体行政行为不服，以上述机关为被告，依法向法院提起的诉讼。由于专利行政诉讼中的被告都是国家行政机关，且具有一定的专业知识，因此，专利行政诉讼中的代理一般是对原告或者第三人的代理。根据专利行政诉讼被告的不同，可以将其分为三类：

（一）以国家知识产权局为被告的专利行政诉讼

根据《行政诉讼法》的相关规定，以国家知识产权局为被告的专利行政诉讼又可以分为不服国家知识产权局的具体行政行为直接向法院提起的行政诉讼和不服国家知识产权局的行政复议决定而向法院提起的行政诉讼。无论是哪一种情形，以国家知识产权局为被告的专利行政诉讼均由北京市第一中级人民法院作为一审法院，北京市高级人民法院为二审法院。

对于直接向法院提起的行政诉讼，原告代理人应了解原告在被告作出具体行政行为前有无过错，若因为当事人自身的过失导致国家知识产权局作出此具体行政行为，则该行政行为并不违法，即使起诉也难以获胜。代理人应尽快寻求其他解决方式，如因当事人未按期提交相关材料或缴纳相关费用，导致专利申请视为撤回或放弃的，应及时提出权利恢复请求。只有对双方行为合法性进行分析，才能节省时间和财力，同时争取采取其他法律救济手段的时机。

对于不服国家知识产权局行政复议决定而提起的行政诉讼，代理人应当对复议程序中原告提交的证据来源以及与本案的关联性进行审查。因为国家知识产权局做出的行政复议决定是依据当事人在复议程序中提交的事实证据材料，在诉讼中代理人应当详细向法庭阐述这些证据的合法性与可采信性，才能证明国家知识产权局的行为不符合法律规定。

（二）以专利复审委员会为被告的专利行政诉讼

以专利复审委员会为被告的专利行政诉讼也包括两类：一类是不服专利复审委员会维持驳回申请复审决定的诉讼，一类是不服专利复审委员会专利无效宣告决定的诉讼。对于前者，由北京市第一中级人民法院行政审判庭审理，属于典型的行政诉讼案件；对于后者，则要区分有无民事争议发生在前而由民事审判庭或行政审判庭审理。

代理人在代理以专利复审委员会为被告的行政诉讼案件时，要注意两类案件在程序及举证等方面的不同。对于不服专利复审委员会作出的复审决定而提起的行政诉讼，一般没有第三人参加，在法律关系和法律程序上相对简单一些；而对于不服专利复审委员会专利无效宣告决定而提起的行政诉讼，往往会有第三人的参加，若在前有民事争议发生的，还应及时说明并提交相关证明文件，使法院在立案后能够将案件及时移交到民事审判庭进行审理，否则，在行政审判庭对案件进行实体审理后，才发现有民事争议发生在前，将会休庭移交案件，从而延误案件的及时审理。此外，对于不服专利复审委员会作出的复审决定而提起的行政诉讼案件中，通常原告不必积极举证，也不承担证明义务，而由被告提交其在审查过程中检索出并保存在案的对比文件；对于不服专利复审委员会专利无效宣告决定而提起的行政诉讼案件中，原告必要时可以积极举证，尤其应当尽量收集能够证明被告行为不符合法律规定的积极证据，以使诉讼请求得以实现。

（三）以地方管理专利工作部门为被告的专利行政诉讼

管理专利工作的部门可以应当事人请求，对专利侵权行为进行查处，认定侵权成立的，可以责令停止侵权，对于假冒专利的，还可以没收违法所得、进行罚款等。当事人若对于管理专利工作部门的这些行政行为不服，可以自收到处理通知书之日起15日内向人民法院起诉。这类案件由被告所在地的省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院管辖，但如果被告所在地的中级人民法院已经是最高人民法院特别指定的中级人民法院，则由这些中级人民法院管辖。

在代理这类案件时，代理人要对被告作出行政决定过程中的证据及程序进行审查，以确定其合法性。如对于被告采信的构成侵权的证据，在诉讼过程中原告仍应进行质疑，积极提供反证，以消除这些证据的证明力；对于原告在行政程序中提供的被告没有采信的不构成侵权的证据，在诉讼程序中原告应对这些证据的关联性、证明力向法院进行阐述，争取得到法院的认可，这样被告的行政行为被撤销的可能性就较大。另外，也可以对被告行政行为程序的合法性在诉讼过程中提出质疑，如果程序不合法，被告的行政决定也可能被撤销。

【案例】　安增基与中华人民共和国专利局专利复审委员会“一种由菱锶矿生产碳酸锶的方法”发明专利权无效案

北京市中级人民法院行政判决书

（1994）中经知初字第273号

原告安增基，男，62岁，中国化工进出口公司重庆分公司退休干部，住四川省重庆市江北区建北三村30号。

委托代理人安占宝，男，42岁，中国共产党重庆市市中区委员会宣传部干部，住四川省重庆市市中区金汤街24号。

委托代理人安占英，女，36岁，重庆轻工业品进出口公司干部，住四川省重庆市江北区建新北路65号。

被告中国专利局专利复审委员会，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。

法定代表人杨正午，副主任。

委托代理人徐国文，男，51岁，中国专利局专利复审委员会复审委员，住北京市海淀区塔院晴冬园2号105号。

委托代理人臧克兰，女，30岁，中国专利局行政复议处干部，住北京市海淀区车道沟10号9乙314。

原告安增基不服中国专利局专利复审委员会第400号无效宣告请求审查决定，向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原告安增基及其委托代理人安占宝、安占英，被告中国专利局专利复审委员会（以下简称专利复审委）委托代理人徐国文、臧克兰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

专利复审委于1993年11月26日做出第408号决定宣告安增基的“一种由菱锶矿生产碳酸锶的方法”发明专利权（专利号为87101234）无效。该决定认为，①安增基在无效宣告请求审查程序口头审理时，主动声明放弃原授权的权利要求1，以其权利要求2作为独立权利。因此，专利复审委仅就安增基其余的权利要求即授权的权利要求2～5进行审查。②安增基的发明不具有创造性。首先，安增基的专利与对比文件美国3743691号（以下简称US3743691号专利）专利文件中所披露的工艺路线是相同的。第二，安增基的专利所用的原料与US3743691号专利相比，也是相同的。第三，安增基的专利并无产生意料之外的效果。根据以上理由，专利复审委认为安增基的专利不符合《专利法》第22条第3款之规定。

安增基不服专利复审委第408号无效宣告请求审查决定，（以下简称第408号无效决定），在法定期限内向我院起诉，称：①被告对本案审理程序违法，不仅未依复审程序公正审理，而且错误认定专利权人放弃原授权的权利要求1，致使第408号无效决定认定事实错误，并在未认真合议本案事实的情况下，就草率地当厅宣布了复审结果。②被告用事先没有提供的、缺乏证明力的US3743691号专利与原告专利进行对比，在可比性上制造混乱。实际上二者没有可比性，因为US3743691号专利技术方案中排除了原告专利涉及的原料菱锶矿。即使进行对比，二者的起始原料也不同，原告专利工艺步骤简单，矿粉加煤粉混合成球和二次浸取都具有创造性的意义，并在工艺步骤中省去了酸、碱、碳酸铵等原料。③原告专利在原料要求上突破了US3743691号专利在使用原料上的禁区，克服了人们的技术偏见，收到了意料不到的效果，在科学技术上有显著的进步。综上，被告宣告第87101234号发明专利无效是错误的，故请求法院撤销第408号复审决定。

专利复审委答辩称：①第408号无效决定符合《专利法》及《审查指南》关于创造性及无效审理的有关规定。②安增基所称的“审理程序不合法”及“口头审理不合法”没有提出法律依据。③专利复审委是以无效宣告请求人所提交的对比文件，依据《专利法》第22条第3款作出的第408号无效决定。安增基对有关创造性问题的陈述与事实不符。

本院经审理查明，安增基于1987年12月20日向中国专利局提出专利申请，1990年10月3日被授予专利权，专利名称为“一种由菱锶矿生产碳酸锶的方法”，其权利要求为：

1.一种以菱锶矿和煤为原料生产碳酸锶的方法，其特征在于：菱锶矿与煤经粉碎磨细，加水混合成球，于1 300～1 400度温度下煅烧，其煅烧产物可用水、第二次浸取液、碳酸锶沉淀母液或他们的混合液进行第一次浸取，其浸取渣用水进行第二次浸取，第二次浸取液返回到第一次浸取段，第一次浸取渣废弃，第一次浸取所得氢氧化锶溶液经真空抽滤后，再将立窑煅烧菱锶矿放出的并经二次水洗的二氧化碳通人抽滤后的氢氧化锶溶液中进行碳化，其沉淀物经脱水，烘干，即得到碳酸锶。

2.按照权利要求1的方法，其特征在于：菱锶矿中的碳酸锶含量在30%以上。

3.按照权利要求1的方法，其特征在于：菱锶矿与煤的粒度都是50～100目。

4.按照权利要求1的方法，其特征在于：菱锶矿与煤按100∶20（重量）混合。

5.按照权利要求1的方法，其特征在于：菱锶矿与煤混合物的煅烧时间为2～3小时。

1992年11月5日，重庆铜梁精细化工厂以安增基的87101234号发明专利不具有新颖性、创造性和实用性向专利复审委提出该专利权无效宣告请求。重庆铜梁精细化工厂于1992年11月5日向专利复审委提交了1929年出版的《应用化学辞典》（SIR EDWARD THORPE，C·B·，LL·D·P·K·S A DICTIONARY OF APPLIED CHEMISTRY VOIR·VI，LONGMANS，GREEN AND CO·LONDON，NEW YORK，TOKONTO，1929）及87104559号公开的中国专利说明书作为证据，后又于1993年8月19日和9月8日向专利复审委补交了US3743691专利原文及中文译文。1993年11月5日，专利复审委将US3743691专利中文译文送达给安增基无效宣告程序的代理人母宗绪，但未送达US3747691号专利原文。安增基及母宗绪均未就US3743691号专利提出书面答辩。在1993年4月3日，专利复审委向重庆铜梁精细化工厂和安增基发出口头审理通知，该通知规定双方应于1993年8月30日前提交所有文件。1993年11月16日，专利复审委就重庆铜梁精细化工厂请求宣告安增基的87101234号发明专利权无效一案进行口头审理。在口头审理过程中，母宗绪曾口头提出放弃权利要求1，以权利要求2作为独立权利要求的请求，对此，专利复审委没有征询安增基的意见即认可了母宗绪的请求。在本院审理过程中，专利复审委未能提供安增基确曾表示过愿意放弃权利要求1的证据。

以安增基的专利所用原料与对比文件中所提出的原料相比，安增基的专利是利用菱锶矿作为原料，对比文件US3743691专利则用粗碳酸锶作为原料。菱锶矿是天然矿石，其中含有碳酸锶。安增基的专利是使用含碳酸锶30%以上的菱锶矿作为原料使用。US3743691号专利中所使用的粗碳酸锶为经过提炼、加工才能得到的物质，而且限定了粗碳酸锶中碳酸锶的含量不得低于80%，同时粗碳酸锶中二氧化硅的含量不得超过1.5%才能作为原料使用。

在工艺步骤上，安增基的专利用菱锶矿与煤粉碎后加水成球进行煅烧，对煅烧产物进行二次浸取，通入二氧化碳进行碳化，沉淀物经过脱水、烘干，即可得到碳酸锶。US3743691号专利用含碳酸锶80%以上、含二氧化碳不超过1.5%的粗碳酸锶作为起始原料进行煅烧，经过水合，通人二氧化碳碳化方可得到碳酸锶。另外由于粗碳酸锶不是天然物质，因此，US3743691号专利限定粗碳酸锶是从天青石中经过浮选，复分解才能得到。因此，US3743691号专利所披露的技术方案中是使用酸、碱、碳酸铵，而安增基的技术方案中则不使用酸、碱、碳酸铵。

安增基的专利所采取的煅烧温度为1 300～1 400度，US3743691专利采取的煅烧温度为1 200～1 500度。在《应用化学辞典》第407页上记载碳酸锶与木炭、焦炭等碳质材料接触，安增基的专利中所述的“……磨细、加水混合成球”这一技术特征在两篇对比文件上都没有记载。

本院认为，我国《专利法》及其实施细则，中国专利局的《审查指南》中都对无效宣告请求审查的程序做出了明确规定，应当严格遵守。在本案中，作为对比文件的US3743691号专利文件是在1993年9月8日补齐的，已经超过专利复审委1993年4月3日所发出的口头审理通知中规定的提交相关文件的日期，安增基并没有对US3743691号专利做出书面答辩。而第408号无效决定却认定安增基对US3743691号专利进行了书面答辩，缺乏事实根据。在口头审理过程中母宗绪提出放弃权利要求1，但安增基本人并未确认母宗绪的意思表示，专利复审委也未征询安增基本人的意见，且在本院审理过程中，专利复审委也未提供任何证据证明安增基确已放弃了权利要求1，故应认定安增基在无效宣告程序口头审理过程中并未放弃权利要求1，专利复审委在第408号无效决定中对此的认定没有事实根据和法律依据。

综上，安增基并未放弃权利要求1，因此专利复审委应以原授权的权利要求作为审查基础和审查对象。

确定一项发明专利是否具有创造性，应以我国《专利法》第22条第3款为依据，即与申请日以前已有的技术相比，该发明人应具有突出的实质性特点和显著的进步。本案中，安增基的专利与US3743691号专利相比，第一，起始原料不同，安增基的专利是以菱锶矿作为原料，在权利要求2中对此又进行限定，即菱锶矿就可以作为生产碳酸锶的原料。US3743691号专利对原料要求极为严格，必须含碳酸锶80%以上，含二氧化硅不超过1.5%的粗碳酸锶才能作为原料煅烧。第二在工艺步骤上有明显不同。安增基的专利是从菱锶矿与煤混合成球进行煅烧开始，而US3743691号专利则还要加上天青石浮选、复分解两道工序，并提取粗碳酸锶才能实现，因此可见，安增基的专利的工艺步骤比US3743691号专利的工艺步骤简化，同时也降低了成本，专利复审委在第408号无效决定中认定安增基的专利所采用的煅烧温度、菱锶矿与加水混合成球的技术方案是以对比文件中有限而可能的范围中选择出来的，且没有对所述技术方案带来实质性改进或意料之外的效果，但对于物质的煅烧温度、煅烧燃料都是固定及有限的，不能认为采用了这些温度或燃料就破坏了整个技术方案的创造性。创造性应从总体上把握，因此不能认定在技术方案中采用了具有自然规律性的煅烧温度、燃料，就认为整个技术方案没有创造性。所以专利复审委认定安增基的专利没有实质性改进是不妥当的。综上，安增基的专利与对比文件《应用化学词典》、US3743691号专利相比，具有创造性。专利复审委第408号无效决定在审理程序上不规范，认定事实不清，适用法律不当，应予撤销。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第54条第2款第（2）项和《中华人民共和国专利法》第22条第3款之规定，判决如下：

撤销中国专利局专利复审委员会第408号无效宣告请求审查决定。

本案案件受理费200元由被告中国专利局专利复审委员会负担（于判决生效后7日内交纳）。

如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院提交上诉状及副本，上诉于北京市高级人民法院。

审判长　刘海旗

代理审判员　董建中

代理审判员　马永红

一九九四年十二月二十二日（院印）

书记员　刘　 辉

北京市高级人民法院行政判决书

（1995）高知终字第13号

上诉人（原审被告）中华人民共和国专利局专利复审委员会，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。

法定代表人吴伯明，主任。

委托代理人徐国文，男，51岁，中华人民共和国专利局专利复审委员会复审委员。

委托代理人孙振铎，男，57岁，中华人民共和国专利局专利复审委员会复审委员。

被上诉人（原审原告）安增基，男，62岁，中国化工进出口公司重庆分公司退休干部，住四川省重庆市江北区建北三村30号。

委托代理人安占宝，男，43岁，中国共产党重庆渝中区委宣传部干部，住四川省重庆市渝中区金汤街42号。

委托代理人安占英，女，37岁，重庆轻工业品进出口公司干部，住重庆市江北区建新北路65号。

上诉人中华人民共和国专利局专利复审委员会（以下简称复审委）因宣告专利权无效行政纠纷一案，不服北京市中级人民法院（1994）中经知初字第273号行政判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，复审委的诉讼代理人徐国文、孙振铎，安增基及其诉讼代理人安占宝、安占英到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

安增基系87101234号“一种由菱锶矿生产碳酸锶的方法”发明专利的专利权人，1992年11月5日重庆铜梁精细化工厂请求复审委宣告该专利权无效。复审委在认定安增基已放弃权利要求1的基础上，依据美国US3743691号专利对比文件1）和1929年版《多伦多应用化学词典》（对比文件2），对权利要求2～5进行了创造性审查，结论为权利要求2～5无创造性。1993年12月14日复审委做出第408号无效审查决定，宣告87101234号专利权无效。安增基不服，向北京市中级人民法院提起行政诉讼。北京市中级人民法院经审理确认，作为对比文件1的美国US3743691号专利是无效宣告请求人在1993年9月8日向复审委提交的，已超过复审委口头审理通知中规定的最后日期，安增基对此并未做出书面答辩，第408号决定认定安增基进行了书面答辩，缺乏事实依据。在复审委进行的口头审理中，安增基的代理人放弃权利要求1，但安本人并未确认，复审委即对该放弃行为予以认定，也缺乏事实和法律依据。复审委应以原授权的权利要求作为审查的基础和对象。87101234号发明专利与对比文件1美国US3743691号专利相比，起始原料不同，煅烧温度不同，工艺步骤明显简化，具有明显的创造性，复审委认定该专利无创造性不妥。综上，复审委第408号无效决定审理程序不规范，认定事实错误、适用法律不当，应予撤销。依照《行政诉讼法》第54条第2款第（2）项、《专利法》第22条第3款之规定判决，撤销复审委第408号无效审查决定。

复审委不服一审判决，上诉至本院，理由是：第一，原审判决认定安增基并未放弃权利要求1，但又不对安增基专利的权利要求1做出评定，其评定创造性的对象错误。第二，原审判决在评定87101234号专利的创造性时没有选用最相关、最接近的技术方案，其评定创造性所用的对比方案错误。第三，原审判决认定安增基的专利不同于对比文件US3743691，但并未说明这种“不同”是否具有突出的实质性特点，是否带来了意料之外的效果和显著进步，违反了评定创造性的基本原则。第四，安增基对其代理人母宗绪放弃权利要求1的行为不作异议表示，合议组当然可以依法视为同意，不再征求安的意见。请求撤销原审判决，维持第408号无效决定。安增基服从原审判决。

本院经审理查明：1987年12月15日安增基向中国专利局递交了“一种由菱锶矿生产碳酸锶的方法”发明专利申请，专利申请号为87101234，该专利申请于1990年10月3日被授予发明专利权。1992年11月5日重庆铜梁精细化工厂向复审委申请宣告87101234号专利权无效，并随附了1929年出版的《多伦多应用化学词典》作为证据。1993年8月19日和9月8日重庆铜梁精细化工厂又向复审委提交了美国US3743691号专利文件及其中译本，安增基的代理人母宗绪于1993年11月5日收到了US3743691的中译本。在1993年11月19日进行的口头审理中，针对新的对比文件US3743691，安增基的代理人母宗绪提出放弃权利要求1，要求在权利要求2的基础上进行无效审查，对此当时在场的安增基并未表示异议。复审委以US3743691作为对比文件1，以1929年版《多伦多应用化学词典》作为对比文件2，对安增基专利的权利要求2～5的创造性进行了逐项审查，并认为对于一项纯化某种物质的方法发明，如果其中的工艺路线和对比文件中的工艺路线相同，限定其技术方案的部分技术特征为对比文件中的技术特征所占先，另一部分技术特征是从对比文件中可能而有限的范围内选出的，个别技术特征虽未被对比文件所覆盖，但当没有证据表明经过选择的技术特征、未被覆盖的技术特征为发明的技术方案带来了实质性改进或意料之外的效果时，则该发明的技术方案不具有创造性，故权利要求2～5均无创造性。1993年11月16日复审委做出第408号无效审查决定，宣告87101234号专利权无效。

本院认为：《审查指南》是指导中华人民共和国专利局（以下简称专利局）及其复审委员会业务工作的规范性文件，其中对无效宣告请求审查程序做出了明确规定，应严格遵守。作为本案基本证据的美国US3743691专利文件原文是重庆铜梁精细化工厂于1993年8月19日提交给复审委的，虽未超过8月30日前的规定期限，但复审委在口头审理前没有向专利权人移送原文，中译本转送又不及时，致使专利权人安增基未能充分陈述意见，其审理程序确有不当。另外，在专利无效审查过程中，权利人放弃或部分放弃权利要求属重大的民事法律行为或意思表示，应采用书面形式，但作为行政诉讼被告的复审委未要求专利权人安增基以书面形式放弃权利要求1，现安增基对此予以否认，复审委应负举证责任。鉴于复审委未能提供有效证据证明安增基确曾放弃了权利要求1，故复审委认定安增基已放弃权利要求1，只对权利要求2～5进行审查应属不当。综上，复审委第408民无效决定审理程序不规范、认定事实不清，应予撤销。原审判决关于复审委第408号无效决定审理程序不规范，事实不清的认定，并无不当，应予支持。但原审判决既已认定安增基并未放弃权利要求1，则应撤销第408号无效决定，责令复审委重新做出决定，而不应超出复审委的审理范围，继续审查87101234号专利的创造性，并且在评定创造性的方法上存有明显错误，原审判决亦应撤销。综上所述，复审委关于原审判决认定事实不清，适用法律不当的上诉理由成立，其撤销原审判决的上诉请求应予支持。但复审委第408号无效决定事实不清，审理程序不规范，本院亦不予支持，经我院审判委员会研究决定。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第54条第（2）项、第61条第（3）项之规定，判决如下：

一、撤销北京市中级人民法院（1994）中经知初字第273号行政判决。

二、撤销中华人民共和国专利局专利复审委员会第408号无效宣告请求审查决定。

一审诉讼费200元，由中国专利局专利复审委员会（本判决生效后7日内交纳）。二审诉讼费200元，由安增基负担（本判决生效后7日内交纳）。

本判决为终审判决。

审判长　程永顺

代理审判员　刘继祥

代理审判员　陈锦川

一九九六年七月十日（院印）

书记员　臧　铁

五、专利刑事诉讼

我国《刑法》中关于专利的犯罪只有假冒专利罪，因此专利刑事诉讼即是针对假冒专利罪的诉讼。

假冒专利罪是指违反国家专利法规，假冒他人专利，情节严重的行为。根据《刑法》第216条和第220条的规定，假冒他人专利，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。

假冒专利罪的认定可以参考相关司法解释的规定，其中，假冒他人专利具有下列情形之一的，属于刑法第216条规定的“情节严重”：非法经营数额在二十万元以上或者违法所得数额在十万元以上的；给专利权人造成直接经济损失五十万元以上的；假冒两项以上他人专利，非法经营数额在十万元以上或者违法所得数额在五万元以上的，以及其他情节严重的情形。

【案例】周小波假冒专利案

山东省阳谷县人民法院刑事附带民事判决书

（2000）阳刑初字第33号

公诉机关：阳谷县人民检察院

附带民事诉讼原告人：山东阳谷玻璃工艺制品厂

法定代表人：卢方立，厂长

诉讼代理人：朱永锐，北京市京都律师事务所律师

被告人：周小波，男，1965年4月4日出生于湖北省荆沙市，汉族，高中文化，成都市武侯区乐凯保温制品厂（个体性质）负责人，住四川省成都市锦江区纯阳观街75号。1999年9月16日被拘留，同年10月5日被逮捕，现羁押于阳谷县看守所。

辩护人：马忠志、黎湘泉，北京市中北律师事务所律师。

阳谷县人民检察院以阳检刑诉［2000］21号起诉书，指控被告人周小波犯假冒专利罪，于2000年4月13日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行合并审理。阳谷县人民检察院指派检察员付道波，代理检察员杜文、高明亮出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人的诉讼代理人朱永锐，被告人周小波及其辩护人马忠志、黎湘泉到庭参加诉讼。现已审理终结。

阳谷县人民检察院指控，1999年5～9月，被告人未经中国ZL-95229146.0号实用新型专利权人卢恩光许可，擅自组织生产侵犯该专利权的乐凯牌双层艺术玻璃口杯，并分别销至河北、江西、成都等地，共销售3 168只，非法经营额281 673.5元。公诉机关认为被告人的行为已构成假冒专利罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第216条之规定处罚。

附带民事诉讼原告人山东阳谷玻璃工艺制品厂诉称，1997年5月，我厂与95229146.0号专利权人卢恩光达成该专利的书面实施许可合同，并生产专利产品诺亚牌双层艺术玻璃口杯。被告人假冒专利的行为严重侵犯了我厂的专利实施权。要求被告人赔偿因其犯罪行为给我厂造成的经济损失50万元。

被告人周小波辩称，我是合法生产乐凯口杯，并未假冒卢恩光的专利，公诉机关指控我犯假冒专利罪不能成立，我不应承担任何刑事民事责任。其辩护人认为，被告人构不成假冒专利罪，其理由如下：①被告人是合法生产销售乐凯口杯，没有假冒卢恩光的专利。成都市武侯区乐凯保温制品厂（以下称乐凯制品厂）是合法注册的个体企业，乐凯口杯用的“乐凯”牌商标是商标所有人河北开元实业有限公司授权使用，生产乐凯口杯使用的杯体是自滕州天元瓶盖厂购进的，被告人也是按与河北开元实业有限公司的协议合法生产、销售乐凯口杯。②山东省专利管理局的专利侵权咨询鉴定书不能作为认定被告人侵犯卢恩光专利的证据使用，理由一是该鉴定书只是将乐凯口杯的说明书、技术特征与卢恩光专利的发明目的、技术特征、保护范围作了对比，而没有反映乐凯口杯的技术来源。二是鉴定书使用假言判断等不确切的语句，不符合证据的要求。③1999年5月13日被告人向中国专利局专利复审委员会请求宣告卢恩光专利无效，是依专利法享有的权利，不能因此推断被告人生产销售乐凯口杯就是使用、侵犯了卢恩光的专利。④乐凯口杯没有冒用或实施（包括生产销售）卢恩光的姓名、专利名称、专利号或专利标记，被告人不具备假冒专利罪的客观要件。鉴于被告人没有侵犯专利权的行为，不应承担民事赔偿责任。

经审理查明，1995年12月21日，山东阳谷玻璃工艺制品厂职工卢恩光就其“双层艺术玻璃容器”发明设计向中国专利局申请专利。1996年9月7日被授予实用新型专利，专利号为中国ZL-95229146.0，专利保护期限10年。1997年5月，卢恩光与山东阳谷玻璃工艺制品厂就该专利的实施达成书面实施许可合同，山东阳谷玻璃工艺制品厂取得了该专利的实施权，并生产专利产品“诺亚”牌双层艺术玻璃口杯。

1999年3月，被告人注册成立乐凯制品厂（个体性质），同年4月，河北开元实业有限公司授权乐凯制品厂使用其拥有商标权的“乐凯”商标。同年5月13日，被告人向中国专利局专利复审委员会请求宣告卢恩光的“双层艺术玻璃容器”实用新型专利无效。被告人在该请求被受理后，即自滕州天元瓶盖厂购进杯体，生产双层艺术玻璃容器乐凯口杯，并于同年5～9月以每只78元的价格销至河北开元实业有限公司2 520只，以每只120元的价格销至江西省宏丽实业有限公司360只，销至四川新时代赛特商城29只，其中价格每只158元的12只、每只182元的12只、每只166.4元的5只；销至成都华联商厦股份有限公司72只，其中价格每只148元的36只，每只171元的36只；销至四川省成都市伊藤洋华堂实业有限公司115只，其中价格每只138.6元的94只、每只159.6元的21只；销至成都人民商场股份有限公司武侯超市分公司72只，其中价格每只126.92元的36只、每只146.15元的36只。被告人共销售乐凯口杯3 168只，非法经营额282 366.52元。2000年3月20日，专利复审委员会做出决定，维持卢恩光95229146.0号专利有效。

山东省专利管理局就被告人生产的乐凯口杯，与卢恩光的95229146.0号专利的权利要求是否相同，是否属于侵犯专利权的行为，于1999年10月11日做出专利侵权咨询鉴定书，认为乐凯口杯具备了95229146.0号专利的必要技术特征。在没有经过专利权人许可或者不符合《专利法》第62条等条款以及其他不属于侵犯专利权的规定的前提下，乐凯制品厂如果为生产经营目的制造、销售上述产品，其行为属于侵犯专利权人卢恩光的95229146.0号实用新型专利权的行为。结合本案“被告人未经过卢恩光许可，为生产经营目的制造销售乐凯口杯，且不符合专利法规定的不属于侵犯专利权的情形”的事实，被告人生产、销售乐凯口杯侵犯了卢恩光的专利权。

另查，被告人生产，销售的乐凯口杯，每只成本65元，非法获利76 446.52元。

认定上述事实的证据有：①卢恩光的专利证书，证明卢恩光具有95229146.0号专利权及该专利的保护期限。②专利复审委员会2029号无效宣告请求审查决定书，证明被告人在生产乐凯口杯前即提出无效宣告请求，表明被告人明知卢恩光具有95229146.0号专利，且该专利处于保护期限内。③河北开元实业有限公司贾志深证言，刘冬、赵翠英出示的该公司购进乐凯口杯证明，江西省宏丽实业有限公司冯小兰证言，南昌市公安局扣押该公司乐凯口杯照片、扣押清单，四川新时代赛特商城张明证言，该商城购进乐凯口杯证明，成都华联商厦股份有限公司购进乐凯口杯证明，四川省成都市伊藤洋华堂实业有限公司袁兵证言，该公司购进乐凯口杯证明，成都人民商场股份有限公司武侯超市分公司购进乐凯口杯证明，证明被告人销售乐凯口杯的数量及销售价格。④山东省专利管理局专利侵权咨询鉴定书及本案事实结合认定被告人生产、销售乐凯口杯侵犯了卢恩光的专利权。⑤被告人对其生产、销售乐凯口杯及生产前明知卢恩光具有有效专利的事实供认不讳。⑥被告人供述证明乐凯口杯的成本。

本院认为，被告人在生产、销售乐凯口杯前即明知卢恩光具有95229146.0号专利权，被告人具有假冒专利罪的主观要件。被告人在专利保护期内，未经专利权人许可，为生产经营目的非法制造、销售侵犯他人专利权的乐凯口杯，属假冒专利行为。被告人生产、销售乐凯口杯3 168只，非法经营额282 366.52元，非法获利76 446.52元，属假冒专利情节严重，被告人具备假冒专利罪的客观要件。被告人的行为，严重侵犯了国家的专利管理制度和他人的专利专有权，构成假冒专利罪，对被告人应予刑罚。被告人非法获利76 446.52元应予追缴，赃物乐凯口杯300只应予没收。被告人生产、销售乐凯口杯的行为，直接侵犯了山东阳谷玻璃工艺制品厂对专利的实施权，损害了其生产经营，对其经济损失应予赔偿。根据《中华人民共和国专利法实施细则》规定的专利侵权损害赔偿计算方法，本案以被告人的非法获利作为损失赔偿额。被告人及其辩护人认为被告人不应承担刑事、民事责任之意见，本院不予支持。95229146.0号专利保护的主题是一种产品，即双层艺术玻璃容器的结构，而非产品的生产技术。乐凯制品厂的合法注册，被授权使用乐凯商标，所用杯体及生产技术的来源，生产、销售乐凯口杯的方式，均不能掩盖、否认被告人假冒卢恩光专利的实质。故辩护人认为被告人系合法生产销售乐凯口杯，没有假冒卢恩光专利之意见，不予采纳。被告人生产、销售乐凯口杯的目的，只能通过法庭审理认定，山东专利管理局不宜认定，鉴定书对被告人生产销售乐凯口杯是否属侵犯卢恩光专利权行为的表述是科学严谨的，也是符合专利法规定的。故鉴定书与本案事实相结合，就起到了证明案件事实的作用，故该鉴定书应该作为证据使用。辩护人认为该鉴定书不能采用之意见不予采纳。被告人请求宣告卢恩光专利无效，恰恰证明了其假冒专利的明知。把他人的专利标记、专利号用于自己的产品上，是假冒专利的客观表现之一，是对他人专利形式上的假冒。未经专利权人许可，为生产经营目的而制造、使用、销售他人专利产品，是实质上的假冒行为，虽不明目张胆地在其产品上使用他人专利标记、专利号，但从实质上假冒了他人的专利，更具隐蔽性，还竭力加以掩饰。因此被告人生产、销售乐凯口杯的行为属假冒专利行为。其辩护人认为被告人不具备假冒专利罪的客观要件之意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第216条、第52条、第53条、第64条、第36条，《中华人民共和国民法通则》第118条之规定，判决如下：

一、被告人周小波犯假冒专利罪，判处有期徒刑2年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日，即自1999年9月16日起至2001年9月15日止），并处罚金5万元，罚金于判决生效后10日内缴纳。

二、被告人周小波非法获利76 446.52元予以追缴，赃物乐凯口杯300只予以没收。

三、被告人周小波赔偿附带民事诉讼原告人山东阳谷玻璃工艺制品厂经济损失76 446.52元，于判决生效后10日内付清。

如不服本判决，可在接到判决书的第2日起10日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本1份、副本2份。

审判长　王守革

审判员　赵学进

审判员　郎佃修

二〇〇〇年五月二十三日（院印）

书记员　翟　娟

山东省聊城市中级人民法院刑事裁定书

（2000）聊刑经终字第7号

原公诉机关：阳谷县人民检察院

上诉人（原审被告人）：周小波，男，1965年4月4日出生于湖北省荆沙市，汉族，高中文化，成都市武侯区乐凯保温制品厂（个体性质）负责人，住四川省成都市锦江区纯阳观街75号。1999年9月16日被拘留，同年10月5日被逮捕，现羁押于阳谷县看守所。

辩护人：马忠志、黎湘泉，北京市中北律师事务所律师

原审附带民事诉讼原告人：山东阳谷玻璃工艺制品厂

法定代表人：卢方立，厂长。

诉讼代理人：朱永锐，北京市京都律师事务所律师

阳谷县人民法院审理阳谷县人民检察院指控原审被告人周小波犯假冒专利罪，原审附带民事诉讼原告人山东阳谷玻璃工艺制品厂提起附带民事诉讼一案，于2000年5月23日做出（2000）阳刑初字第33号刑事附带民事判决。原审被告人周小波不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取其他当事人，辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。

原审判决认定：1996年9月7日，山东阳谷玻璃工艺制品厂职工卢恩光就其“双层艺术玻璃容器”发明设计获实用新型专利、专利号为：中国ZL-95229146.0，专利保护期限10年，1997年5月山东阳谷玻璃工艺制品厂与卢恩光就该专利的实施达成书面实施许可合同，并生产专利产品“诺亚”牌双层艺术玻璃口杯。

1999年3月，被告人注册成立乐凯制品厂（个体性质），同年4月，河北开元实业有限公司授权乐凯制品厂使用其拥有商标权的“乐凯”商标。即自滕州天元瓶盖厂购进杯体，生产双层艺术玻璃口杯。同年5月13日，被告人向中国专利局专利复审委员会请求宣告卢恩光的“双层艺术玻璃容器”实用新型无效。被告人随于同年的5～9月以每只78～182元的不等价格在成都、南昌等地公开大量销售“乐凯”牌口杯，共销售3 168只，经营额282 366.52元，非法获利76 446.52元。2000年3月20日，专利复审委员会做出决定，维持卢恩光95229146.0号专利有效。

山东省专利管理局就被告人生产的“乐凯”口杯，与卢恩光的95229146.0号专利的权利要求是否相同，是否属于侵犯专利权的行为，于1999年10月11日做出专利侵权咨询鉴定书，认为：“乐凯”口杯具备了95229146.0号专利的必要技术特征。在没有经过专利权人许可或者不符合《专利法》第62条等条款以及其他不属于侵犯专利权的规定的前提下，乐凯制品厂如果为生产经营目的制造，销售上述产品，其行为属于侵犯专利权人卢恩光的95229146.0号实用新型专利权的行为。结合本案“被告人未经过卢恩光许可，为生产经营目的制造销售乐凯口杯，且不符合专利法规定的不属于侵犯专利权的情形”的事实，被告人生产、销售乐凯口杯侵犯了卢恩光的专利权。

认定上述事实的证据有：①卢恩光的专利证书，证明卢恩光具有95229146.0号专利权及该专利的保护期限。②专利复审委员会2029号无效宣告请求审查决定书，证明被告人明知卢恩光具有95229146.0号专利，且该专利处于保护期限内，在没有做出决定前即已开始制造、销售乐凯口杯。③河北开元实业有限公司贾志深证言及该公司购进乐凯口杯证明；江西省宏丽实业有限公司冯小兰证言，南昌市公安局扣押该公司乐凯口杯照片、扣押清单；四川新时代赛特商城张明证言，该商城购进乐凯口杯证明；成都市伊藤洋华堂实业有限公司，成都人民商场股份有限公司武侯超市分公司购进乐凯口杯证明，证明被告人销售乐凯口杯的数量及销售价格。④山东省专利管理局专利侵权咨询鉴定书及本案事实结合认定被告人生产、销售乐凯口杯侵犯了卢恩光的专利权。⑤被告人对其生产、销售乐凯口杯及生产前明知卢恩光具有有效专利的事实供认不讳。⑥被告人供述证明乐凯口杯的成本每只65元。

原审人民法院认为：被告人在生产、销售乐凯口杯前即明知卢恩光具有95229146.0号专利权，被告人具有假冒专利罪的主观要件。被告人在专利保护期内，未经专利权人许可，为生产经营目的非法制造，销售侵犯他人专利权的乐凯口杯，属假冒专利行为。被告人生产、销售乐凯口杯3 168只，非法经营额282 366.52元，非法获利76 446.52元，属假冒专利情节严重，被告人具备假冒专利罪的客观要件。被告人的行为，严重侵犯了国家的专利管理制度和他人的专利专有权，构成假冒专利罪，应予刑罚。被告人非法获利76 446.52元应予追缴，赃物乐凯口杯300只应予没收。上诉人生产、销售乐凯口杯的行为，直接侵犯了山东阳谷玻璃工艺制品厂对专利的实施权，损害了其生产经营，对其经济损失应予赔偿。根据《中华人民共和国专利法实施细则》规定的专利侵权损害赔偿计算方法，本案以被告人的非法获利作为损失赔偿额，根据《中华人民共和国刑法》第216条、第52条、第53条、第64条、第36条，《中华人民共和国民法通则》第118条之规定，做出刑事附带民事判决，以假冒专利罪判处被告人周小波有期徒刑2年，并处罚金5万元。被告人周小波非法获利76 446.52元予以追缴，赃物乐凯口杯300只予以没收。被告人周小波赔偿附带民事诉讼原告人山东阳谷玻璃工艺制品厂经济损失76 446.52元。宣判后，附带民事诉讼原告人服判不上诉，被告人周小波不服，提出上诉。

被告人周小波的上诉理由认为一审判决认定事实不清，适用法律不当，程序违法，请求二审依法改判，其辩护人认为：①被告人不构成假冒专利罪。理由：一是判决书对被告人周小波假冒专利罪主观要件认定错误。二是判决书认定被告人周小波“假冒专利罪的客观要件”自相矛盾，不能自圆其说。三是阳谷县法院认定被告人周小波假冒专利罪的惟一证据是山东省专利管理局的《专利侵权咨询鉴定书》该鉴定书不具有法律效力，不能作为定案的依据。②阳谷县法院对该案没有管辖权。阳谷不是犯罪地，也不是犯罪结果发生地，犯罪结果发生地也应是指被告人的行为，而不是第三人的行为。

二审审理期间，原审附带民事诉讼原告人答辩认为，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求上级人民法院依法维持原审判决，并同时递交了山东阳谷玻璃工艺制品厂因周小波假冒专利“乐凯”牌口杯上市给该厂造成的经济损失的情况说明。

经二审审理查明的事实、证据与一审相同。本案的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

对上诉人周小波提出一审判决认定事实不清，适用法律不当，及辩护人所执上诉人的行为不构成假冒专利罪及阳谷县人民法院对该案没有管辖权的辩解及辩护意见，本院作如下分析认证。

一、对辩护人所执“一审判决书对被告人周小波假冒专利罪主观要件认定错误”的意见。本院认为，假冒专利罪主观方面的特征是故意。就该案而言，上诉人周小波主观认识因素的内容是其明知其假冒专利的行为会发生侵犯专利权人的合法权益，损害国家专利管理制度的社会结果，上诉人虽没有主动表白其在“明知”的情形下实施了“假冒专利”的行为，但其在四川省专利管理局检索出山东阳谷玻璃工艺制品厂生产的“诺亚”口杯系专利产品后，为规避法律制裁，而向专利复审委员会申请宣告卢恩光的95229146.0号专利无效，在未得到正式决定前，即开始实施、制造、销售乐凯口杯的行为恰恰证明了上诉人了解其行为的性质、内容及结果，上诉人在主观上具备了“明知”，“上诉人主观上不具备故意认识因素”的辩护意见不能成立。

二、对辩护人所执“一审判决书认定被告人周小波假冒专利罪的客观要件自相矛盾，不能自圆其说”的辩护意见，本院认为，上诉人周小波合法注册成立了乐凯保温制品厂，并与河北天元实业有限公司就“乐凯”商标的使用达成协议，以及从滕州定作结构及外形同“诺亚”口杯相一致的杯体的一系列行为，正说明了上诉人周小波是采用典型的不正当竞争方法，在技术方案，技术指标，外形及结构上模仿“诺亚”专利产品，并在仿造的产品上标注自己的“乐凯”商标，达到以假乱真的效果，其行为的实质就是假冒专利产品的行为方式之一。辩护人这一辩护意见不能成立。

三、对辩护人提出山东省专利管理局作出的《专利侵权咨询鉴定书》没有法律效力，不能作为证据使用的意见，本院认为，鉴定书虽然只是咨询性质，不属直接具有法律效力的文书，但该鉴定书对上诉人周小波生产、销售的乐凯口杯是否属侵犯卢恩光专利权行为的表述是科学严谨的，符合专利法的规定，与本案查证的其他证据相结合，起到了证明案件事实的作用，故该鉴定可以作为证据使用。

四、对上诉人周小波及辩护人提出的阳谷县人民法院对该案没有管辖权的辩解及辩护意见，本院认为，阳谷县人民法院对该案依法具有管辖权，理由：阳谷县属犯罪结果发生地。具体根据是，上诉人之行为，侵犯了专利权人的专利专有权，而该专利已经专利权人通过实施许可合同，转让于山东阳谷玻璃工艺制品厂。因此，该厂属合法生产专利产品“诺亚”牌双层艺术玻璃口杯的制造单位，对该专利享有独占使用权，并通过对该专利独占使用而获取经济利益。上诉人周小波的侵权行为直接侵犯了山东阳谷玻璃工艺制品厂的专利使用权，并使该厂造成巨大的经济损失。所以，阳谷县人民法院具有管辖权。

本院认为，专利制度的关键环节在于保护专利人对其发明创造的独占和垄断权，促进科学技术的推广运用，同商标权，著作权一样，专利权也是一种无形财产，通过对专利的使用，可以创造很大的经济效益，专利权人以其对专利的独占和垄断对抗第三人，他人不得未经专利人许可使用其专利而获得非法经济利益。上诉人周小波明知卢恩光具有95229146.0号专利，且在保护期内，未经专利权人许可，为生产经营目的非法制造、销售侵犯他人专利权的乐凯口杯，属假冒专利行为，上诉人销售乐凯口杯3 168只，非法经营额282 366.52元，非法获利76 446.52元属假冒专利情节严重，上诉人的行为，严重侵犯了国家的专利管理制度和他人的专利专有权，构成假冒专利罪，应予刑罚。上诉人生产、销售乐凯口杯的行为，直接侵犯了山东阳谷玻璃工艺制品厂对专利的实施权，原审法院判处上诉人赔偿经济损失是正确的。上诉人所执一审认定事实不清，证据不足，程序违法及辩护人关于上诉人不构成假冒专利罪，阳谷县人民法院没有管辖权的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分、定罪准确，量刑、赔偿数额适当，审判程序合法，应予维持。附带民事诉讼原告人要求维持原审判决的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第189条第（1）项之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

审判长　傅保文

审判员　张明嵩

审判员　孙淑芬

二〇〇〇年七月十九日（院印）

书记员　魏迎新