将产品通用名称注册为域名不侵犯商标权

案例5.5　将产品通用名称“PDA”注册为域名不侵犯商标权——石家庄市某事业发展公司诉北京某有限公司侵犯注册商标专用权、不正当竞争纠纷案

案情简介

原告：石家庄市某事业发展公司

被告：北京某有限公司

原告石家庄市某事业发展公司为“PDA”商标（第970474号商标注册证）的注册人，该商标核定使用商品为第9类（电子计算机及其外部设备、中英文电脑记事本等），注册有效期为1997年3月至2007年3月。

被告北京某有限公司于1998年10月12日在中国互联网络信息中心（CNNIC）申请了“pda.com.cn”域名，中国互联网络信息中心向其颁发了981012005037号“pda.com.cn”域名注册证。被告的网址为www.pda.com.cn，主要为介绍和销售“掌上电脑”的网站。该网站网页上使用了PDA标志，该网站介绍及销售的产品均为其他厂家的掌上电脑产品。

原告石家庄某公司诉称：原告于1997年3月申清注册了“PDA”商标，已使用两年。该商标为公众所熟悉，已与原告的形象和产品紧密相连。原告为进行网络广告宣传，准备申请与商标相同的名称“PDA”为域名。但被告恶意抢先注册该域名，该域名和其公司或产品无任何直接关系。原告认为注册商标受法律保护，任何单位及个人不得擅自使用和销售该商标产品。被告未经原告许可，使用原告注册商标为其产品进行网络宣传，已经构成商标侵权。请求判令被告停止使用互联网络“pda.com.cn”域名，停止对原告注册商标的侵权行为，并赔偿原告经济损失500元，承担本案诉讼费、律师代理费。

被告北京某公司辩称：互联网络域名是自己依法从中国互联网络信息中心（CNNIC）合法注册的，并拥有CNNIC颁发的域名注册证。PDA系原告注册商标前已存在的通用名称，原告对其不应享有专用权。原告无端指控自己侵犯其注册商标，没有任何事实和法律依据，请求驳回原告起诉。

在诉讼中，原告增加了被告构成不正当竞争的诉讼理由。被告于1999年5月17日以原告商标注册不当为由向国家工商行政管理局商标评审委员会提出评审申请，该评审委员会已受理。

审理结果

北京市第一中级人民法院一审查明：根据原告所举证据，原告于1996年起相继注册了不同使用类别的“小秘书”商标，该商标包括“小秘书”文字、图形及英文“portable secretary”。原告为“小秘书”商标进行了广告宣传。原告表示其“PDA”商标为“小秘书”的英译“Personal data assistant”的缩写。原告未能证明其“PDA”商标实际投入使用，也未就该商标的知名度及影响范围提供证据。

根据被告所举证据，在学苑出版社出版的《标准英汉一汉英计算机详解辞典》、《英汉微机小百科辞典》，北京希望电子出版社出版的《微软英汉双解计算机百科辞典》等公开出版物中，均将“PDA”解释为英文“Personal data assistant”（个人数据助理）的缩写，是一种轻巧的掌上型计算机。

北京市第一中级人民法院一审认为：在电脑行业中，“PDA”为轻巧的掌上型计算机的代称，该标志不特指原告单位及产品。被告注册域名www.pda.com.cn的行为不具备商标法所规定的侵权条件、不构成侵犯原告的商标专用权。被告注册该域名的行为，没有使公众产生混淆，不存在以此利用原告商标声誉牟取利益，原告主张被告的行为构成不正当竞争，缺乏事实和法律依据，也不能成立。

北京市第一中级人民法院于1999年7月10日，依据《中华人民共和国商标法》第三十八条、《中华人民共和国商标法实施细则》第四十一条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条之规定，判决：驳回原告石家庄某发展公司之诉讼请求。^[5]

法理评析

（一）被告注册域名www.pda.com.cn是否侵犯原告“PDA”商标专用权

本案被告的被控行为是否侵犯了原告的商标专用权，应依据《中华人民共和国商标法》的相关规定进行判断。原告所主张权利的“PDA”商标为产品商标，根据《商标法》第五十二条（修改前《商标法》第三十八条）的规定，在相同或类似商品上擅自使用他人注册商标的行为构成侵权，被告将“pda”标志注册域名的行为，不属于在相同或类似商品上使用原告的商标。而且，《商标法》第五十二条中虽有“给他人的注册商标专用权造成其他损害”属于侵权行为的规定，但《商标法实施条例》第五十条（原《中华人民共和国商标法实施细则》第四十一条）对该条款所包括的侵权行为予以了明确列举，亦不包括原告所指控的行为。因此，被告的行为不具备《商标法》所规定的侵权条件、不构成侵犯原告的商标专用权。虽然被告使用“pda”域名的网站的网页上有“PDA”的标志，但该网站所介绍和销售的产品均非被告自己的产品，也就是说被告是将“PDA”作为服务标志使用的，而原告的商标属于产品商标，在原告不能证明自己的商标属于驰名商标的情况下，被告的行为不构成侵权。

（二）被告注册域名www.pda.com.cn的行为是否构成不正当竞争

被告将“PDA”标志注册域名的行为是否构成不正当竞争，应根据被告的行为是否利用了原告为“PDA”商标所创造的声誉，是否违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》所规定的公平及诚实信用原则来判断。原告没有就“PDA”商标的使用情况举证，也没有对该商标的影响范围和知名范围提供证据。虽然原告主张“PDA”商标是自己“小秘书”商标的英译缩写，自己为“小秘书”商标投入了大量的广告宣传，但因“PDA”商标与“小秘书”商标差别较大，对于熟悉“小秘书”商标的公众来说，二者间在认识上不会产生必然的联系。因此，“PDA”商标不属于有一定影响力和知名度的商标。同时，在电脑行业中，“PDA”为轻巧的掌上型计算机的代称，该标志不特指原告单位及产品。在这种情况下，就排除了公众见到被告的域名，会误认为使用该域名的网站与原告存在特定关系的可能。因此被告注册该域名的行为，没有使公众产生混淆，不存在以此利用原告商标声誉牟取利益，故原告主张被告的行为构成不正当竞争亦不能成立。

（三）被告证明“PDA”属于产品通用名称，注册域名www.pda.com.cn合法有效

《中国互联网络域名注册暂行管理办法》第二十三条对域名纠纷的处理做了相应规定，但由于该办法属于部门规章，故对域名注册单位处理此类纠纷时产生效力。而本案属于商标侵权及不正当竞争纠纷，被告的行为是否构成侵权，应按照《商标法》及《反不正当竞争法》的有关规定进行处理。2001年修改的《商标法实施条例》第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”本案中，被告提供的证据材料证明，“PDA”属于产品通用名称，原告虽然注册了“PDA”商标，但无权禁止他人的正当使用行为。被告如无利用原告商标声誉谋求不当利益的恶意，也没有使公众产生混淆，其依法有权注册使用涉案域名www.pda.com.cn从事商事活动。

所以在本案中，原告指控被告注册www.pda.com.cn域名的行为侵权了自己的“PDA”商标权及构成不正当竞争，缺乏事实和法律依据，其诉讼请求法院未予支持。

法条点击

《中华人民共和国商标法》（旧）

第三十七条　以核定使用的商品和核准注册的商标为限。

第三十八条　有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（1）未经注册商标所有人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的。

……

《中华人民共和国商标法》（2001）

第五十二条　有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；

（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

《中华人民共和国商标法实施条例》（2002）

第四十九条　注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号、或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

第五十条　有下列行为之一的，属于商标法第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为：

（一）在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；

（二）故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。

《中华人民共和国反不正当竞争法》

第二条　经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。

……

【注释】

[1]北京市第二中级人民法院（2005）二中民初字第4131号民事判决书。

[2]王纪平：《网站名称保护须建“游戏规则”》，载《瞭望新闻周刊》2000年第32期，第39页。

[3]《中华人民共和国最高人民法院公报》2002年第3期。

[4]北京市第二中级人民法院（2005）二中民初字第512号民事判决书。

[5]北京市第一中级人民法院（1999）一中知初字第48号民事判决书。