专利侵权判定的几个问题

专利侵权判定的几个问题

王永昌^[1]

一、如何缩短审判周期，提高审判效率问题

目前，有些专利侵权案件的审理周期还很长，四五年甚至七八年结不了案的情况仍然存在。造成这一现象的主要原因，绝大多数都是因为当事人一方向专利复审委员会请求宣告专利权无效导致专利侵权案件中止诉讼所造成的。但是，按照现行的法律框架，专利法没有赋予人民法院在审理专利侵权案件的同时可以对专利权是否有效进行直接认定的职能，对于一些缺乏法律稳定性的专利权的侵权案件还不得不中止诉讼，这是法律制度的原因。为了弥补制度上的不足，最高人民法院在2001年6月22日发布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条至第十一条对专利侵权中止诉讼问题做了专门规定，其基本精神就是要求审理法院在对所受理的专利侵权案件决定是否中止诉讼时，要根据现有证据和专利法的规定，对原告的专利权的法律稳定性进行审查，包括对“三性”和是否符合专利法规定的其他授予专利权的条件进行审查，根据专利权法律稳定性的程度来决定是否中止诉讼，从而把中止诉讼的专利侵权案件限制在必要的范围内，总量上减少中止诉讼案件的数量。在现行的法律框架下，只有这样做，才能最大程度地平衡好专利权人的利益和社会公众的利益。人民法院在专利侵权诉讼中对专利权的法律稳定性依法进行审查，与专利法的规定并不矛盾，没有超越司法权的范围。

当然，最高人民法院的上述司法解释对于涉及进入行政诉讼程序而尚未审结的宣告专利权无效决定的专利侵权案件，受理法院是否中止诉讼问题并没有明确，这是司法解释执行过程中出现的新问题，也是由于当时起草条件不成熟而并未事先做出规定。在这个问题上，尚存在不同的认识。一种观点认为应当中止诉讼，等待作出生效行政判决后再恢复审理。主要理由是进入行政诉讼程序而尚未审结的宣告专利权无效决定的效力是待定的，专利权是否有效难以确定，仍然不具有法律稳定性。另一种观点认为是否中止诉讼，要根据该专利权的法律稳定性来决定。主要理由是专利权的法律稳定性是相对的，复审—行政诉讼—再复审一再行政诉讼可能是一个永无休止的怪圈。一般来说，经过专利复审委员会复审过的专利权，如果作出的是维持专利权有效的决定，表明专利权的法律稳定性相对较强，可以恢复审理，无须等待行政案件的判决结果；如果作出的是宣告专利权无效的决定，人民法院可以根据宣告专利权无效的决定是否证据确实，是否理由充分，对有关的专利权的法律稳定性作出判断，从而决定是否中止诉讼；如果作出的是维持专利权部分有效的决定，人民法院也可以根据案件具体情况决定是否中止诉讼。为了统一做法，最高人民法院在2004年4月15日就江苏省高级人民法院《关于当宣告专利权无效或者维持专利权的决定已被提起行政诉讼时相关的专利侵权案件是否应当中止审理问题的请示》所作的批复中，将这个问题作了明确。即人民法院在审理侵犯专利权民事案件过程中，当事人不服专利复审委员会有关宣告专利权无效或者维持专利权的决定，在法定期间内依法向人民法院提起行政诉讼的，该侵犯专利权民事案件可以不中止诉讼。但是，根据现有证据材料，受理该侵犯专利权民事案件的人民法院认为继续审理与相关专利行政案件的判决结果可能发生冲突的，经当事人书面申请，也可以中止诉讼。所以，批复的基本精神和前述司法解释的精神是一致的，都要求人民法院在决定专利侵权案件是否中止诉讼时，要对该专利权的法律稳定性进行审查。

当然，缩短周期，提高效率的根本出路，还在于研究专利授权体制与司法体制的合理衔接问题，譬如可以考虑对专利复审委员会所作出的无效宣告请求行政决定进行一次终审，减少一个审级；或者成立专利法院，减少无效宣告无效行政复审环节；或是将专利侵权程序与无效程序合并，法院在侵权程序中可以直接对专利权是否有效作出司法认定。

二、专利权人能否选择从属权利要求确定专利权的保护范围问题

这是在最高人民法院出台《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》后明确允许公知技术抗辩后审判实践中提出的新问题。该司法解释第九条第（二）项规定，被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的，不中止诉讼。由于允许公知技术抗辩，被告使用的技术，就独立权利要求来说，有可能是公知技术，但是，就从属权利要求来说，有可能没有公开，换句话说，独立权利要求记载的技术方案是公知技术，并不必然导致从属权利要求记载的技术方案也是公知技术，从属专利权利要求记载的技术方案仍有可能获得专利权。因此，在被告提出公知技术抗辩的情况下，如果还是坚持以独立权利要求确定专利权的保护范围的原则而缺乏灵活性，则可能对专利权人不公平，有可能被被告利用来逃避侵权。所以在被告提出公知技术抗辩的情况下，应当准许专利权人主张以从属权利要求确定专利权的保护范围。如果不是在被告提出公知技术抗辩的情况下，专利权人主张以从属权利要求确定其专利权保护范围的，应当有一个前提，那就是独立权利要求必须有效，否则应当按照有关中止诉讼的规定进行处理。

三、如何解决专利侵权判定的确定性问题

主要有以下几个问题需要探讨：

一是上位概念表述的技术特征的解释问题。上位概念通常覆盖下位概念，在侵权判定时，一般来说，只要被控侵权产品所具有的技术特征是专利权利要求记载的技术特征的下位概念，就应当落入专利权的保护范围。但是，也有特殊情况，如“安全电热毯”实用新型专利，权利要求用了“传热液”这一概念，被控侵权产品用的传热液是水，显然，传热液是水的上位概念，但是，专利说明书已明确说明用水作传热液是现有技术，并且用水作传热液会导致结冰而将软管折断，所以说明书记载的实施方式是用冷冻剂作传热液，可以克服水作传热液的缺陷。如果对传热液这一上位概念在解释时不作限定，将水或者类似于水的液体排除在外，显然对被控侵权人不公平。所以，有关上位概念的解释，应根据说明书描述的具体实施方式和本领域普通技术人员能够联想到的实施方式来进行解释。这样也就与审查指南一致了。审查指南认为，下位概念破坏上位概念的新颖性和创造性，而上位概念不破坏下位概念的新颖性和创造性。如果被控侵权产品或者方法所具有的技术特征是下位概念，且专利说明书并没有具体描述这种下位概念的实施方式，而普通技术人员也无法联想到，仍然没有落入用上位概念所表述的专利权的保护范围。

二是开放式、半开放式表述的技术特征的解释问题。这种专利权利要求的表述往往使用于化学发明专利。对于以开放式或者半开放式表述的权利要求，应当以说明书是否具体描述了在权利要求中没有提到的其他化学组分。说明书已经描述到的，可以将该部分解释进权利要求中；如果没有描述到，则不能任意扩大，应仅限于权利要求中所记载的那些组分。

三是功能、效果表述的技术特征的解释问题。一般应根据说明书中对该技术特征实施方式的具体描述，以所属技术领域的普通技术人员通过阅读说明书及其附图可以明了和不经过创造性劳动即可联想到的具体实施方式为限。说明书仅描述了实现该功能或者效果的一种具体实施方式的，应当将该技术特征解释为仅覆盖了这一具体实施方式及其等同方式。说明书描述了实现该功能或者效果的多种具体实施方式，而且权利要求记载的功能或者效果技术特征是对这些具体实施方式所共有的功能或者效果的适当概括的，应当将该技术特征解释为覆盖了所有能够实现该功能或者效果的具体实施方式。

四是含有数值范围的技术特征的解释问题。如果权利要求记载的一项技术特征含有限制性的数值范围，一般不应将该数值范围以外的数值解释为该数值范围所限定的技术特征的等同技术特征。例如，权利要求为“铜的含量为30～70克”，那么，被控侵权产品的相应技术特征为铜的，其铜含量为29克，则不能以29克与30克接近而适用等同原则判定被控侵权产品落入专利权的保护范围。理由是权利要求记载的技术特征所限定的保护范围已经很宽，如果再予以扩大，则对于社会公众有失公平。

四、外观设计专利侵权的判断主体问题

设立外观设计保护制度，其目的是鼓励发明创造还是为了区别产品来源？这是考虑外观设计专利侵权判断主体问题的出发点。我国专利法第二条规定，本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。显然，我国专利法是以鼓励发明创造作为外观设计保护制度的价值取向的。

由于外观设计保护制度是以鼓励发明创造为价值取向的，而不是为了区别商品来源，因此，在近似外观设计的判断主体、认定近似外观设计的标准和判断方法上，都应当按照鼓励发明创造来设计。譬如，在判断主体上，应当以普通设计人员是否需要通过创造性劳动能够联想到；在判断标准上，应当是该外观设计与被控侵权的外观设计或者现有外观设计相比是否具有创造性或者非显而易见；判断方法应当是因素判断。

但是，在具体操作上，又似乎与专利法确定的鼓励发明创造的价值取向相矛盾，在近似外观设计的判断主体、判断标准和判断方法上，与区别商品来源的价值取向发生了错位。例如，在判断主体上，则为以普通消费者的眼光进行判断；在判断标准上，则为是否造成产品混淆；在判断方法上，则采用单独对比、直接观察、隔离对比、综合判断、要部判断。

由于发生了错位，实践中也产生了这样的问题：外观设计专利可能是产品的形状，他人在该形状上加上图案或者颜色，从是否会造成普通消费者混淆这个角度讲，由于图案或者颜色不同，可能不会造成混淆误认，当然也就不是近似外观设计。但从保护发明创造这个角度讲，在他人发明的形状外观设计上加上颜色或者图案，就可以使用他人的形状外观设计专利而不侵权，这显然不公平。

不过，以普通消费者作为近似外观设计的判断主体，也有其合理性。主要有两点：一是视觉混淆。外观设计是视觉性的发明创造，具有视觉效果，不具有技术因素，所以两个近似的外观设计产生的直接后果就是造成视觉上的混淆误认；二是市场因素。创造外观设计产品的目的是要销售给相关的消费者，如果市场上同时销售的两种外观设计产品，对于普通设计人员不会造成误认，但对于消费者则造成了误认，或者是相反，那么，若以普通设计人员作为判断主体还有什么意义呢？所以，这就是为什么现在世界上不少国家都采用普通消费者作为判断近似外观设计的主体的原因所在。

鉴于上述原因，我们国家采用以普通消费者作为判断近似外观设计的主体也不是不可以的，但是，要尽量运用现行的制度来减少由于价值取向错位所带来的问题。譬如，前面讲到的形状外观设计与在他人的形状外观设计上增加图案或者颜色的问题，就可以根据要部判断原则，认定二者为近似外观设计。

五、制造、使用、销售的认定问题

有关这一问题，本不复杂，但由于涉及到一个外观设计专利侵权案件，使得这个问题变得复杂起来。某自行车厂生产儿童自行车，本厂只生产自行车车身，车筐是外单位生产的。专利权人拥有车筐外观设计专利权，以自行车厂生产的自行车侵犯其专利权为由，向法院提起诉讼。这里就涉及到自行车厂生产的自行车安装有专利权人的外观设计专利产品车筐，是什么行为？有的认为是制造行为，有的认为是使用行为，有的认为是销售行为，意见分歧很大。对于这样的行为，笔者认为以认定为销售行为比较妥当，因为被告并没有制造行为，认定为制造是不妥的。但也不能认定为使用行为，因为被告并没有使用车筐，使用车筐的人应该是买车的人，被告只是将车筐安装在自行车上提供给买车人使用。被告的行为实际上是将自行车连同车筐一起进行出售，是销售行为。当然，如果被告与案外人按照分工，共同生产带有侵犯外观设计专利权车筐的自行车，则应当被认定为是共同制造行为。

六、有关证据的几个问题

（一）专利侵权涉及新产品方法的发明专利的举证责任倒置问题

这个问题的焦点主要集中在如何处理好证据质证与保护被告商业秘密的关系问题上。根据专利法第五十七条第二款规定，这类专利侵权案件要由被告提供其产品制造方法不同于专利方法的证明，这是被告的法定举证义务，应当严格执行。但是，在执行该项规定时，也要注意依法保护好被告的商业秘密。特别要把握好以下几点：一是要在原告完成了应负的举证责任之后，才能实行举证责任倒置。专利法第五十七条第二款虽然规定专利侵权案件涉及新产品方法的发明专利实行举证责任倒置，但并不是说原告可以不负任何举证责任，原告首先要证明被告生产的产品与自己依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品，同时还要说明依据自己的专利方法所直接获得的产品是一项新产品。如果原告不能证明这两点，或者被告能够举出相反的证据推翻原告的事实主张，被告就不承担提供自己产品制造方法的举证责任。二是应当将被告提供的证明其产品制造方法的证据限定在必要的范围内。即以足以证明其产品制造方法与原告的专利方法不同为必要，而不是要求被告提供其产品的全部制造方法。例如，被告只要证明其产品制造方法的个别工艺步骤、化合物的个别组分等，与方法专利的某一必要技术特征不同也不等同，即为完成了举证责任。这样就可以在很大程度上起到保护被告商业秘密的作用。三是被告根据法定举证责任倒置义务所提供的证明其产品制造方法的证据应当依法进行质证方能作为认定案件事实的根据，不能以所提供的证据涉及商业秘密为由而拒绝质证。既然要质证，当然也就要将证据提供给对方，否则就无法质证。现在，有的法院不让原告接触被告的涉及商业秘密的证据，以致出现被告提供的证据的载体都有瑕疵，使得证据质证与保护被告商业秘密的关系失衡，专利法有关举证责任倒置的规定也因此而落空。当然，为了防止扩散被告的商业秘密，人民法院一定要严格依照民事诉讼法和本院司法解释规定的程序进行质证，并且可以根据具体案件采取相应的防范措施。

（二）技术鉴定问题

主要是人民法院可以委托什么样的鉴定事项。现在有一点大家已经取得了共识，就是委托鉴定的事项只能是专业技术问题，而不能是法律问题。但是在实践中，大家对什么是专业技术问题，什么是法律问题，在理解上并不一致，以致造成委托鉴定的事项差别很大，社会上议论也很多，说法院的审判权“旁落”了。专业技术人员在代替法官判案。笔者认为，什么是专业技术问题，什么是法律问题，关键是看这个问题是否需要利用专业技术人员的专业知识和经验来解决。比如，是否落入专利权的保护范围、是否构成侵权等问题，是不需要专业技术人员的专业知识和经验来解决的。但是，如果案件涉及的问题需要利用专业技术人员的专业知识和经验来解决，就应当属于专业技术问题，可以委托技术鉴定。例如，专利侵权案件中所涉及的技术特征之间的技术手段及其功能、效果是否基本相同，本领域的普通技术人员是否不需要创造性的劳动就能够联想到等问题，就需要利用专业技术人员的专业知识和经验来解决，如果法官自己不能解决，就可以委托技术鉴定。而现在有一种观点甚至认为，像上述问题也不能委托鉴定，因为专业技术人员一旦对这些问题作出肯定或者否定的回答，法院就只能作出侵权或者不侵权的判定，实质上是将法律问题委托鉴定，法院委托技术鉴定的事项只能限于鉴定客体的相同或者差异上，其他问题仍应由法官来判断。笔者觉得不能这样将问题绝对化。技术鉴定不同于检验检测。检验检测可以只就被检对象的相同或者差异情况进行简单罗列，而技术鉴定则不能这样。技术鉴定要根据鉴定对象的相同或者差异情况，分析其在技术上的意义，并作出技术上的判断。事实上，专利侵权诉讼中，法官最需要专业技术人员帮助的是利用其专业知识和经验所作出的技术上的判断，而不是一大堆的技术现象的罗列。当然，专业技术人员所作出的技术上的判断，对于法官认定侵权还是不侵权确实起着关键作用，但不能据此就认为专业技术人员在代替法官判案。鉴定意见是否被采信，判定侵权是否符合法律规定的其他要件等，都掌握在法官手里，不会产生审判权“旁落”的问题。需要注意的是，法院委托技术鉴定的专业技术问题，应当是法官不能作出判断的问题，如果法官利用自己对有关技术问题的理解就能作出判断，就无须委托技术鉴定。

（三）专利侵权的诉前证据保全问题

主要是权利人能否单独申请诉前证据保全。应当说，专利法没有规定专利侵权的诉前证据保全，与著作权法、商标法的有关规定确实不协调。最高人民法院在2001年6月公布的《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》中，对此作了很大突破，即允许申请人在申请诉前停止侵犯专利权行为的同时，申请证据保全，但对申请人能否单独申请诉前证据保全并没有规定。笔者认为，既然专利法和司法解释已经这么规定了，就应当按照规定办，否则就没有了法律依据。

【注释】

[1]最高人民法院民事审判第三庭审判长。