如何进行专利权转让

4.如何进行专利权转让?——陈××诉国家知识产权局专利行政管理纠纷案^[4]

案情简介

原告:陈××

被告:国家知识产权局

第三人:上海恒×电动工具制造有限公司(以下简称恒×公司)、张××

2003年7月15日，张××向国家知识产权局申请本专利，专利代理机构是世贸代理公司。2005年5月20日，张××向被告提交了著录项目变更申报书及专利权转让合同。同年6月6日，被告作出手续合格通知，核准本专利的专利权人由张×变更为张××和陈××，变更后的专利代理机构仍为世贸代理公司，代理权限为申请本专利以及在本专利有效期限内的全部专利事务。

2005年9月12日，恒×公司与陈××签订了双方协议，该协议书载明的甲方是恒×公司，乙方是陈××。该协议的主要内容是:双方经友好协商一致同意恒×公司拥有本专利专利权，并生产销售本专利产品;双方都有保护本专利专利权的责任和义务。该协议书有恒×公司盖章和陈××的签字。

2005年9月26日，恒×公司向被告提交了著录项目变更申报书及三方协议书，申请将专利权人由张××和陈××变更为恒×公司。三方协议书的主要内容和签署的时间与双方协议书相同。两份协议书的区别在于:乙方增加了张××;在乙方签字处增加了张××的签字;恒×公司再次盖章。

被告经审查后于2005年10月17日作出手续合格通知，准许本专利权人由张××和陈××变更为恒×公司。原告不服该手续合格通知，向法院提起行政诉讼。原告诉称:其从未与恒×公司签订过转让专利权的协议书，恒×公司向被告提交的由原告和恒×公司、张××签订的协议书(以下简称“三方协议书”)上“陈××”的签字并非其本人签字，该协议书系伪造的协议书;原告曾经与恒×公司签订过专利实施许可协议书(以下简称“双方协议书”)。从该双方协议书载明的内容看，原告完全没有放弃专利权的意思表示，仅仅是许可恒×公司实施专利;被告对于恒×公司提交申请著录项目变更的材料，未尽审查职责。原告请求法院判决撤销2005年10月28日手续合格通知，判令被告承担本案诉讼费，判令被告赔偿原告因本案造成的经济损失包括律师费、交通费、无法实施专利的损失费等共计5万余元。

原告在法定举证期限内向本院提交了下列证据:(1)行政复议申请书，证明原告不服手续合格通知向被告申请行政复议;(2)双方协议书，证明原告没有无偿转让专利的意思表示;(3)三方协议书，证明签字和印章是伪造的;(4)恒×公司向被告提交的著录项目申报书，证明申报书中载明的原告住址与原来的记载不符，以及被告未予认真审查;(5)原告缴纳专利年费的收据，证明原告没有变更专利权人的意思表示;(6)被告于2005年6月6日作出的著录项目手续合格通知书，证明原告与张××是合法的专利权人;(7)检索报告，证明本专利现在的专利权人已经变更为恒×公司。

被告辩称，本专利的代理机构世贸代理公司向被告提交了恒×公司和陈××、张××签订的三方协议书，一致同意恒×公司拥有本专利，并生产销售本专利产品。被告根据三方协议于2005年10月28日作出的手续合格通知正确。该通知事实清楚、适用法律正确、程序合法。被告请求法院判决维持该通知。被告为证明被诉具体行政行为的合法性，在法定举证期限内向本院提交了下列证据:(1)实用新型专利请求书及专利代理委托书，证明张××委托世贸代理公司向被告提出申请的情况;(2)第一次著录项目变更申请材料及手续合格通知书，证明第一次著录项目变更的情况;(3)第二次著录项目变更申报材料，证明第二次著录项目变更的情况;(4)2005年10月28日手续合格通知书，证明本案被诉具体行政行为的情况;(5)行政复议申请书，证明原告向被告申请行政复议的情况;(6)张××意见陈述书，证明张××陈述意见的情况;(7)恒×公司意见陈述书，证明恒×公司陈述意见的情况;(8)第925号行政复议决定书，证明经被告复议维持了被诉具体行政行为。

审理结果

法院审理认为，根据《专利法》第10条的规定，转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告;《专利法实施细则》第119条规定，向国务院专利行政部门提交申请文件或者办理各种手续，应当使用国务院专利行政部门制定的统一格式，由申请人、专利权人、其他利害关系人或者其代表人签字或者盖章;委托专利代理机构的，由专利代理机构盖章。根据国家知识产权局2001年公布施行的《专利审查指南》第一部分第一章的规定，申请专利已委托专利代理机构的，除按照《专利代理条例》被撤销专利代理机构外，应当由专利代理机构办理著录项目变更手续。根据上述规定，被告作为国务院专利行政部门，具有受理著录项目变更申请和核准变更的法定职权。

本案中，恒×公司作为著录项目变更申请人，向被告提交了著录项目变更申报书，陈××委托的世贸代理公司在申报书上签章，恒×公司向被告提交了三方协议书，因此申请著录项目变更材料的形式符合上述规定;三方协议书的内容与陈××和恒×公司签订的双方协议相同，三方协议书的内容应当视为是陈××的真实意思表示;根据三方协议书的内容“双方经友好协商一致同意恒×公司拥有本专利专利权”，被告核准本专利的专利权人由张××、陈××变更为恒×公司的行为并无不当，且该行为并未侵害原告的合法权益。

原告关于请求法院判决撤销2005年10月28日手续合格通知及行政赔偿的诉讼请求，均缺乏事实和法律依据，法院不予支持。

据此，法院判决如下:一、驳回原告陈××要求撤销被告国家知识产权局于2005年10月28日作出的手续合格通知的诉讼请求;二、驳回原告陈××关于赔偿其经济损失的诉讼请求。

法理评析

本案争议的焦点在于如何确定专利申请权及专利权转让、专利权转让如何订立合同。

1.著录项目变更手续

专利申请人提交专利申请时在请求书中填写的内容成为著录项目。专利申请的著录项目直接关系着专利申请人以及专利权人权益的实现。在有关申请人或专利权人事项、发明人姓名、专利代理事项、联系人事项、代表人等事项的著录项目发生变化时，必须按照相关规定向国务院专利行政部门办理著录项目变更手续。专利权被授予之后，如果相关的项目发生变更，也需要办理相应的著录项目变更手续。

如果专利申请人在提交专利申请时未委托专利代理机构，那么著录项目变更手续由申请人或者其代表人办理;已经委托专利代理机构的，则应当由专利代理机构办理著录项目变更手续。因专利申请权的转移引起著录项目发生变更时，新的权利人或者其委托的专利代理机构也可以提出变更请求。国务院专利行政部门依据著录项目变更请求人提交的著录项目变更申报书和附具的证明文件进行审查。对于不符合规定的变更申报手续，国务院专利行政部门将向请求人发出视为未提出通知书。著录项目变更手续自国务院专利行政部门发出变更手续合格通知书之日起生效。

申请人(或专利权人)因权利的转让或者赠与发生权利转移提出变更请求的，应当提交转让或者赠与合同。该合同是由单位订立的，应当加盖单位公章或者合同专用章。公民订立合同的，由本人签字或者盖章。有多个申请人(或专利权人)的，应当提交全体权利人同意转让或者赠与的证明材料。专利申请权(或专利权)转移的，变更后的申请人(或专利权人)委托新专利代理机构的，应当提交变更后的全体申请人(或专利权人)签字或者盖章的委托书;变更后的申请人(或专利权人)委托原专利代理机构的，只需提交新增申请人(或专利权人)签字或者盖章的委托书。

本案中，恒×公司作为著录项目变更申请人，向被告提交了著录项目变更申报书，陈××委托的世贸代理公司在申报书上签章，恒×公司向被告提交了三方协议书，因此申请著录项目变更材料的形式符合法律规定。国家知识产权局根据此所作出的变更决定是符合法定程序的。

著录项目变更涉及权利转移的，手续合格通知书应当发给双方当事人。同一次提出的申请人(或专利权人)涉及多次变更的，手续合格通知书应当发给变更前的申请人(或专利权人)和变更后的申请人(或专利权人)。手续合格通知书中的申请人(或专利权人)应当填写变更后的申请人(或专利权人)。涉及专利代理机构更换的，手续合格通知书应当发给变更前和变更后的专利代理机构。

著录项目变更手续自专利局发出变更手续合格通知书之日起生效。专利申请权(或专利权)的转移自登记日起生效，登记日即手续合格通知书的发文日。著录项目变更手续生效前，专利局发出的通知书以及已进入专利公布或者公告准备的有关事项，仍以变更前为准。

2.专利权转让合同

专利权作为财产权的一种，也是可以移转的。但是，专利权是一种无形财产权，其并不完全等同于有形财产权，对其转让也与有形财产转让的规定和做法有一定的区别。

就专利权的转让，我国原《专利法》第10条第四款规定:“转让专利申请权或者专利权的，当事人必须订立书面合同，经专利局登记和公告后生效。”现行《专利法》第10条第三款也规定:“转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。”这就首先要求了转让专利权的当事人，必须订立书面合同，如果没有订立合同或者采用口头或其他非书面形式的合同，则转让无效。其次，要求转让合同应当经过专利行政部门登记公告，否则转让也是无效的，并且登记之日是转让的生效之日。之所以作出这样的规定，是因为专利权是由国家专利行政部门经过审查而批准的，其授予经过了登记和公告。另外，专利权的法律状态不仅仅涉及转让合同当事人之间的利益，同时也影响到社会公众的利益。因此，对于专利权的变动来说，应当以公示的方式告知公众。

本案中，本专利的代理机构世贸代理公司向被告提交了恒×公司和陈××、张××签订的三方协议书，一致同意恒×公司拥有本专利，并生产销售本专利产品。被告根据三方协议于2005年10月28日作出的手续合格通知正确。该通知事实清楚、适用法律正确、程序合法。

3.当事人在进行专利申请权或者专利权转让时应当注意的事项

当事人在订立转让合同时，应当注意的事项有:

(1)确认转让方是否为合法的专利权人

任何单位和个人都可以作为专利权转让合同的受让方，在支付约定的价款后取得专利权，成为新的专利权人。但作为专利权转让合同的转让方，则必须是具有专利权的人或单位，即专利权人。专利申请被批准后，专利权由提出专利申请的个人所有或单位所有或持有。个人提出专利申请的，专利权归提出专利申请的个人所有;集体所有制单位提出专利申请的，专利权归提出申请的单位所有;全民所有制单位提出专利申请的，专利权归提出申请的单位持有;由两个或两个以上的单位协作或一个单位接受另一个单位委托的任务完成的发明创造，其专利权归提出专利申请的一方或共同提出专利申请的双方共同所有或持有。因此，专利权转让合同的转让方可以包括以下几种:第一，专利申请被批准后，提出申请的个人;第二，专利申请被批准后，提出申请的单位;第三，专利权的合法承受人，包括通过继承、转让取得专利权的个人或单位。

(2)明确专利权转让前发明创造的实施情况及后果

在专利权转让之前，专利权人可能已经实施其发明创造，或者通过技术秘密转让合同或专利实施许可合同许可他人实施其发明创造。由于专利权的转让，专利权人发生变化，实施专利和许可他人实施专利的权利归属于受让方，转让方不再享有专利权。因此，对在专利权转让合同成立以前原专利权人已经实施或正在实施的专利，或通过合同许可他人实施专利的情况，应当作出适当的处理。

一种情况是，在订立专利权转让合同前，转让方已经实施或正在实施发明创造专利的，在订立专利权转让合同时，当事人应约定转让方是否能够继续实施该发明创造。如果当事人未就此作出约定，则合同成立后，转让方应当立即停止实施该专利。另一种情况是，在订立专利权转让合同前，转让方已与他人就该项专利订立专利实施许可合同并正在履行的，在订立专利权转让合同时，当事人可以在合同中约定原实施许可合同中权利义务的处理。如果当事人未就此作出约定，则合同成立后，原实施许可合同约定的权利义务，全部由受让方承担。

(3)明确专利权被宣告无效的理由及法律后果

在专利权的有效期内，如任何单位或者个人认为专利权的授予不符合专利法的有关规定，都可请求专利复审委员会宣告专利权无效。由于审查员的工作失误、公众对专利公告的忽略、异议未及时提出、实用新型专利申请不经过实质性审查等原因，有时专利权人会得到不正当的权利，使他人受到不应有的约束，所以专利法规定了宣告专利权无效的程序。任何单位或个人都可以根据以下理由，对发明或实用新型专利提出无效宣告的请求:

①专利的主题不是《专利法》中所称的发明、实用新型或外观设计;

②专利的主题违反国家法律、社会公德或妨害公共利益，或者按照《专利法》第二十五条的规定属于不授予专利权之列;

③专利的主题不具备新颖性、创造性或者实用性要求;

④“专利权人”对其主题无权取得专利权，例如专利权人侵害他人的技术成果的权益而获得专利;

⑤专利申请说明书没有对专利的主题作出清楚、完整的说明，即未达到能使同专业领域的一般技术人员能够实施发明创造的程度，或者专利申请的权利要求书没有以说明书为依据;

⑥授予专利权所依据的修改过的申请或者分案申请超出了原说明书记载的范围。

专利权被宣告无效，专利权人被认为自始不存在。因此，可以认为专利权转让合同的转让方无权订立专利权转让合同。根据我国合同法的规定，专利权转让合同成立后，专利权被宣告无效的，转让方应当返还价款。专利权被宣告无效，往往会使专利权转让合同的受让方蒙受经济损失。因此，在订立合同时，受让方应要求转让方就其专利权作出适当的保证，即保证其有权就该专利权进行转让，并约定其承担因专利侵害他人合法权益而被宣告无效的责任。

法条点击

《中华人民共和国专利法》(2008年12月27日)

第十条　专利申请权和专利权可以转让。

中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。

转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

2000年修订《专利法》第十条第二款中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的，必须经国务院有关主管部门批准。

第十九条　在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。

中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托依法设立的专利代理机构办理。

专利代理机构应当遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理专利申请或者其他专利事务;对被代理人发明创造的内容，除专利申请已经公布或者公告的以外，负有保密责任。专利代理机构的具体管理办法由国务院规定。

2000年修订《专利法》第十九条第一款、第二款在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理。

中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托专利代理机构办理。

《中华人民共和国合同法》(1999年3月15日)

第三百四十二条　技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。

技术转让合同应当采用书面形式。

第三百四十九条　技术转让合同的让与人应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者，并保证所提供的技术完整、无误、有效，能够达到约定的目标。

第三百五十五条　法律、行政法规对技术进出口合同或者专利、专利申请合同另有规定的，依照其规定。