有限公司与国家知识产权局专利复审委

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【摘要】：13.外观设计专利权能否使用他人在先权利?2007年6月23日，××公司针对本专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求。2008年1月22日，专利复审委员会举行了口头审理。因此专利复审委员会作出第11142号决定，维持该专利权有效。原审判决认定事实清楚，适用法律正确。判决驳回上诉，维持原判。

13.外观设计专利权能否使用他人在先权利?——××寝饰用品(南通)有限公司与国家知识产权局专利复审委员会外观设计专利权无效行政纠纷上诉案^[6]

案情简介

上诉人(原审原告):××寝饰用品(南通)有限公司(以下简称××公司)

被上诉人(原审被告):国家知识产权局专利复审委员会

本案涉及国家知识产权局于2004年12月8日授权公告，申请日为2004年3月31日，名称为“床上用品套件(飘香)”，专利号为200430017288.0的外观设计专利(即本专利)。

2007年6月23日，××公司针对本专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求。并提交了如下附件:

附件1:日本八宝堂出版的期刊《图案テイア》2003年6月号，共2页，分别是封面以及第44号作品的照片。该照片公开了三个依托流苏相连的双节葫芦，葫芦上点缀若干四瓣小花。

附件2:已经生效的(2005)通中民三初字第0140号民事判决书，在部分页上盖有江苏省南通市中级人民法院档案室的红色印章，在最后一页盖有江苏省南通市中级人民法院的红色印章。该判决第六页载明:日本八宝堂于2003年6月出版的《图案テイア》2003六月号第23页刊载有小林康之创作的一幅美术作品，该作品图案为三个依托流苏相连的双节葫芦，葫芦上点缀有若干四瓣形小花。涉案专利被套上的图案与该美术图案非常近似。

××公司认为:(1)本专利所示被比设计与附件1所示在先设计均是三个依托流苏相连接的双节葫芦，葫芦上点缀若干四瓣形小花，与在先设计相比，被比设计只是葫芦的位置稍有不同，四瓣小花的数量稍有增减，而枕套主视图只是若干四瓣小花的简单组合，与在先设计四瓣小花的组合相比，并无创造性改变，床单主视图实际上没有图案，且在使用状态参考图中处于隐蔽部位，靠垫套主视图同样如此;(2)江苏省南通市中级人民法院(2005)通中民三初字第0140号民事判决书也对被比设计与在先设计作了对比，得出“非常相似”的结论，因此被比设计与他人在先取得的合法权利相冲突，依法不能授予专利权。

2008年1月22日，专利复审委员会举行了口头审理。在口头审理中，××公司明确其无效宣告请求理由为:用附件1第23页编号为44的图片证明被比设计产品在先公开发表，用附件1、2结合证明本专利与他人在先取得的合法权利相冲突。××公司在口头审理过程中提交了附件1期刊的整本复印件。

专利复审委员会经审理后认定:

1.关于证据

附件1为日本八宝堂出版的期刊《图案テイア》2003年6月封面以及第44号作品的照片，××公司提交了该期刊的整本复印件，并且在第44号作品所在页以及在最后一页空白页上盖有苏州大学图书馆的红章，在最后一页上标注有“该日本原版期刊为苏州大学图书馆北区艺术阅览室收藏”的字样以及有北区读者工作部艺术阅览室朱××的签字，签字日期为2005年12月28日。

附件2为(2005)通中民三初字第0140号民事判决书，其真实有效，并有法院证明该判决发生法律效力，可以作为本案的有效证据使用。在附件2中涉及与附件1相同的证据，该判决书对附件1的认定为:“被告丹顶鹤公司、刘××提供的美术图案杂志(即附件1)虽为国外出版物，但该杂志系公开出版物，且被告是从国内图书馆借得，不属必须办理公证、认证手续的证据，因此对该杂志的真实性予以确认。”综上所述，专利复审委员会对附件1予以采信，并且其公开日为2003年6月，早于本专利的申请日，其可以作为本案的有效证据使用。

2.关于《专利法》第23条

关于在先公开发表。被比设计是一组床单、被套、枕套、靠垫套的床上用品套件，附件1第2页的照片右侧公开了三个依托流苏相连的双节葫芦，葫芦上点缀若干四瓣形小花的内容，其属于在先公开发表，但其仅为图案设计，未表明其所使用的具体产品，不能从在先设计中得知其是与床上用品相同或相近类别的产品，根据《审查指南》第四部分第五章第6节的规定，被比设计与在先设计既不相同也不相近似。

关于与他人在先权利冲突。××公司提交的附件2并没有作出本专利与所述美术作品权利相冲突的判决或认定，即未提交《专利法实施细则》(2002年修订)第65条第三款所规定的能够证明本专利与在先权利相冲突的处理决定或者判决。因此，对××公司的该无效宣告请求理由不予审理。

因此专利复审委员会作出第11142号决定，维持该专利权有效。××公司不服该决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院认为，××公司提交的附件1第2页中显示的照片仅仅属于图案设计，没有和特定的产品相结合，无法表明其使用的产品类别，不能认定本专利与在先设计相同或者相近似。江苏省南通市中级人民法院(2005)通中民三初字第140号民事判决书并没有对本专利与附件1所述的美术作品存在权利冲突作出认定或者判决。在此情况下，专利复审委员会认定××公司没有提交《专利法实施细则》(2002年修订)第65条第三款所规定的能够证明本专利与在先权利相冲突的处理决定或者判决并无不当。

××公司不服北京市第一中级人民法院行政判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

审理结果

北京市高级人民法院认为:在对该幅美术作品享有相应权利的人未主张其权利的情况下，人民法院不能作出是否构成权利冲突的判决。江苏省南通市中级人民法院(2005)通中民三初字第140号民事判决虽然认为“涉案专利被套上的图案与该美术图案非常近似”，但并没有对本专利与附件1所述的美术作品是否存在权利冲突作出认定或者判决。在此情况下，专利复审委员会认定××公司没有提交《专利法实施细则》(2002年修订)第65条第三款所规定的能够证明本专利与在先权利相冲突的处理决定或者判决并无不当。原审判决认定事实清楚，适用法律正确。判决驳回上诉，维持原判。

法理评析

1.什么是他人在先权利?

他人在先权利，是指早于专利的申请日或者优先权日的属于他人的合法权利。

外观设计是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案所作出的设计，而同样设计形状、图案、色彩的权利包括实用新型专利、商标权、著作权、肖像权、知名商品的特有包装或者装潢使用权等。在实践中，更是有一些外观设计专利申请人未经许可，将他人已经注册的商标或者享有著作权的美术作品结合自己的产品申请外观设计专利。由于我国目前对外观设计专利的申请只进行初步审查，因此这些申请在符合《专利法实施细则》规定的形式要件的情况之下，该外观设计的专利申请人很容易获得外观设计专利，因此外观设计专利时常会出现与他人权利相冲突的情形。按照《专利法》第23条规定，外观设计应当与现有设计或抵触申请既不相同，也不相近似，作为判断外观设计新颖性的比较对象，该现有设计或抵触申请应当是外观设计，注册商标和美术作品原则上不能作为比较的对象。因此《专利法》第23条第三款规定:“授予专利权的外观设计不得与他人在申请人前已经取得的合法权利相冲突。”

2.与他人在先权利构成冲突的条件

(1)他人在先的合法权利主要包括商标专用权和著作权。实践中，最常见的情况是外观设计专利权人未经许可将他人的注册商标(包括经审定予以公告但尚未获得注册的商标)或者他人的美术作品作为自己的外观设计的一部分或者全部。因此，外观设计专利权与他人在先取得的合法权利相冲突主要体现为专利权与商标权、著作权的冲突。从理论上讲，也有可能出现专利权与在先取得的厂商名称权、姓名权、肖像权等权利之间的冲突。

(2)与专利权相冲突的权利必须是在先已经取得的权利。所谓“在先取得”，是指该权利的产生之日早于外观设计专利的申请日或者优先权日。如果商标权、著作权等权利的取得之日晚于外观设计的申请日或者优先权日，则不影响外观设计专利权的授予。根据相关法律的规定，对于商标权、姓名权、名称权等需要通过注册或者登记而产生的权利，注册或者登记之日为该权利取得之日;对于自动产生的著作权，作品创作完成之日即为权利取得之日。

由于我国对注册商标实行审定公告制，即在商标获得注册之前，有三个月的异议期，期满无异议或者异议不成立的，才予以注册。因此，如果外观设计专利的申请日晚于注册商标的审定公告日，尽管其早于该注册商标的权利取得日，但由于在外观设计专利的申请日，该商标已经被公告，外观设计申请人可以查阅该公告而得知已经公告的商标，为了防止有人将他人已经审定公告但是尚未获得注册的商标纳入自己的外观设计之中，导致权利的冲突，也不应当对含有申请日前他人已审定公告的注册商标的外观设计授予专利权。当然，如果该审定公告的商标后来未被核准注册，则可以对含有该商标的外观设计在符合其他条件的情况下授予专利权。

(3)权利冲突的表现形式。外观设计专利与注册商标相冲突的表现形式是外观设计的形状、图案的全部或者一部分与他人的注册商标相同或者相近似。从主观因素上看，外观设计专利的形状或者图案与注册商标相同或者相似可能有两种原因，一是外观设计申请人故意剽窃或者抄袭他人的注册商标;二是因为巧合，也就是外观设计专利申请人独立作出的设计方案的全部或者一部分与他人的注册商标相同或者近似。因巧合而形成的权利冲突，也不应当对此网开一面。由于注册商标是依法由国家行政机关授予并予以公示的权利，尽管有关专利行政部门在对外观设计专利申请授予专利权之前不进行实质检查，但是外观设计专利的申请人应当在申请前对国家已经公告的注册商标进行检索，以防止因重复使公众产生混淆。因此，即使外观设计与在先注册的商标因巧合而相同或相近似，也不应允许此种权利冲突存在，影响法律的稳定性。因此无论是申请人抄袭、剽窃他人成果的，还是出自自己的独立设计，对于与他人已经注册的商标相同或者相近似的外观设计专利申请来说，都不应该授予其专利权。

实践中出现的外观设计专利权与著作权产生冲突主要表现为外观设计的设计方案全部或者部分与他人享有著作权的作品相同。但是在这种情况下，并非只要出现了全部或者部分相同的情况，就拒绝授予外观设计专利权。但如果该外观设计是申请人独立创作的，不存在抄袭或者剽窃他人作品的情况，那么该外观设计本身就构成了可以受著作权法保护的作品，即使该外观设计与他人在先享有著作权的作品相同或相似，也不能以“权利冲突”为理由不授予专利权。

(4)与新颖性的差别。判断外观设计专利是否具有新颖性，是与申请日之前已经公开的外观设计进行比较，其是从维护公众的合法权利角度出发;而判断外观设计专利是否与他人在先取得的合法权利相冲突是与他人的注册商标或者作品等相比较，其目的是维护特定权利人的合法权利。因此虽然同为判断外观设计能否授予专利权的实质条件，新颖性与不得与他人在先权利相冲突，有如下不同之处:

其一，判断新颖性的参照物必须在外观设计专利的申请日之前即已公开，而判断权利冲突的参照物不必是已经公开的。“不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的规定不包含所属权利的客体必须已经公开的含义。例如，他人在先完成的美术作品即使没有公开发表，按照著作权法的规定也享有著作权。如果有人未经作者同意而在其外观设计中采用该作品，仍然构成与他人的在先权利相冲突。

其二，在先权利必须是在外观设计专利的申请日之前处于有效的状态，才能构成权利冲突。如果在提出外观设计专利的申请时，他人的在先权利已经依法终止，或者权利已届有效期，或者因其他原因归于无效，那么则不能构成与他人在先权利的权利冲突，也当然无法以此为理由拒绝授予该外观设计以专利权。而新颖性则不同，新颖性的判断只依赖已知设计已经公开的事实，而非已知设计的权利状态。

3.与他人在先权利冲突问题的程序

国家有关专利部门在授予外观设计专利权之前只进行初步审查，而不会一一调查该申请是否与他人在先权利相冲突。因此，要解决外观设计专利权与他人在先权利冲突，必须依靠专利法中规定的专利无效宣告程序来解决。根据《专利法》第45条及《专利法实施细则》第64条第二款的规定，任何单位或者个人认为已经授权的外观设计专利权不符合《专利法》第23条规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

实践证明，专利复审委员会对他人在先权利冲突的问题解决起来困难重重。专利复审委员会在对无效宣告请求进行审查时，主要判断申请专利的发明创造与请求人举证的已知技术相比是否具有新颖性、创造性、实用性，判断申请的主题是否属于《专利法》第5条、第25条所排除的范围以及是否符合《专利法实施细则》第2条的定义，判断说明书、权利要求书的撰写是否符合《专利法》第26条的规定。这些判断都属于专利复审委员会力所能及之范围。然而在处理因与他人在先权利冲突而主张专利权无效时，将会遇到如下问题:

(1)如何确认在先权利的主体资格?在外观设计的专利权与他人的在先权利发生冲突时，认定他人在先权利真正的归属是首要任务。对于商标权来说，权利的主体比较容易判断，因为商标专用权是国家授予并予以公示的权利，其权利主体和生效日期都有确定的途径予以确认;对于著作权权属的认定就比较困难，因为著作权权利的产生源于作品的完成，无需行政机关批准，也无需公示。因此，当判断一项外观设计专利权是否与他人的著作权发生冲突时，首先要确定著作权是属于谁的，著作权又何时产生，这些问题仅以专利复审委员会的能力难以判断。

(2)如何认定权利是否发生了冲突?“与他人的在先取得的合法权利相冲突”，是指外观设计与商标权、著作权相冲突，而非商标权、著作权与外观设计相冲突。因此，要认定是否构成冲突，就必须依据商标法和著作权法的相关规定。首先，专利复审委员会是否有足够能力运用商标法和著作权法来进行权利的确定，这是个难题;其次，专利复审委员会是否有法定资格进行判断，这也是个难题。

《专利法实施细则》(2002年修订)第65条第三款还规定，“以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。”《专利法实施细则》(2002年修订)第65条第三款是对《专利法》第23条规定的具体适用条件作出的进一步规定。按照《专利法实施细则》(2002年修订)第65条第三款的规定，专利复审委员会受理任何单位或个人以权利冲突作为专利权无效宣告请求的前提条件，是提交证明权利冲突的证据。2010年修订的《专利法实施细则》，在第65条、66条中也做了相似的规定。

4.对本案的分析

本案中，××公司以本案的外观设计专利与他人的著作权相冲突，并且提交了日本八宝堂出版的期刊上面刊登的照片，公开了三个依托流苏相连的双节葫芦图案，葫芦上点缀若干四瓣小花，以及已经生效的(2005)通中民三初字第0140号民事判决书，该判决第六页载明:日本八宝堂于2003年6月出版的《图案テイア》2003六月号第23页刊载有小林康之创作的一幅美术作品，该作品图案为三个依托流苏相连的双节葫芦，葫芦上点缀有若干四瓣形小花。涉案专利被套上的图案与该美术图案非常近似。

××公司认为，本案专利与日本八宝堂出版的期刊上刊登的照片中的图案均是三个依托流苏相连接的双节葫芦，葫芦上点缀若干四瓣形小花，与在先设计相比，被比设计只是葫芦的位置稍有不同，四瓣小花的数量稍有增减，而枕套主视图只是若干四瓣小花的简单组合，与在先设计四瓣小花的组合相比，并无创造性改变，床单主视图实际上没有图案，且在使用状态参考图中处于隐蔽部位，靠垫套主视图同样如此;江苏省南通市中级人民法院(2005)通中民三初字第0140号民事判决书也对被比设计与在先设计作了对比，得出了“非常相似”的结论，因此被比设计与他人在先取得的合法权利相冲突，依法不能授予专利权。

判断本案专利是否构成与他人在先取得的合法权利相冲突，首先需要判断是否存在他人在先取得的合法权利。本案中日本八宝堂出版的期刊上刊登的照片出版于2003年6月，其作品创作时间定然早于2003年6月。本案专利由国家知识产权局于2004年12月8日授权公告，申请日为2004年3月31日，晚于日本八宝堂出版的期刊的出版时间。由于著作权因作品创作完成而自然产生，日本与我国又同是《伯尔尼公约》的缔约国，因此该照片中的图案自然享有著作权，受到我国著作权法保护。因此，××公司举出的期刊上刊登的照片，构成他人在先取得的合法权利。

接下来要判断本案的是外观设计专利与他人的合法权利是否构成冲突。本案中，××公司举出江苏省南通市中级人民法院(2005)通中民三初字第0140号民事判决书，意在说明法院将本案的外观设计专利与在先设计作了对比，得出“非常相似”的结论，然而南通市中级人民法院并未将此写入判决书内，这一结论并无法律效力。《专利法实施细则》(2002年修订)第六十五条第三款规定，以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交已生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。此规定说明，若想以与他人在先取得的合法权利相冲突为理由，请求宣告外观设计专利权无效，必须要提交生效的、能够证明权利冲突的处理决定或者判决。××公司虽然举出了江苏省南通市中级人民法院的民事判决书，但是该判决书中并无任何已经生效的，对本案外观设计专利与日本八宝堂出版的期刊上刊登的照片图案作出判断的决定或判决。因此，××公司主张宣告本案外观专利无效，并无法律上的依据。

就在2010年，为适应2008年《专利法》的修改，《专利法实施细则》作了新的修改。新的《专利法实施细则》第66条第三款规定，“以不符合专利法第二十三条第三款的规定为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交证明权利冲突的证据的，专利复审委员会不予受理。”原来第65条第三款规定能够证明权利冲突的必须是生效的处理决定或者判决，新的《专利法实施细则》将此改为“证明权利冲突的证据”，此一改动，意在为专利复审委员会在处理在先权利的问题上“松绑”。但也为其带来了问题，即上文所提到的，专利复审委员会将如何判断哪些证据能够证明权利冲突，而哪些证据不能。因此，如果本案发生在新的《专利法》和《专利法实施细则》颁布之后，那么本案中，对南通市中级人民法院中记载的“涉案专利被套上的图案与该美术图案非常近似”能否采信为证明本案外观设计专利与他人在先的著作权的证据，就可能有另一种判断了。

本案中主张本案外观设计专利与他人在先权利发生冲突的××公司并非在先权利的权利人，即××公司并不是日本八宝堂出版的期刊上刊登的照片图案的作者。《专利法》第45条规定:“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”根据此条规定，在外观设计专利与他人的在先权利发生冲突时，并非只有权利人才能主张该外观设计专利权无效。这一规定说明，外观设计专利不仅需要尊重他人在先的外观设计专利，在此方面受任何人的监督，而且需要尊重他人的其他在先权利，这既包括他人的著作权和商标权，还包括其他的在先权利。在激烈的市场竞争中，主张外观设计专利权与他人的在先权利发生冲突，也是与竞争对手在专利竞争中取胜之道之一。

法条点击

《中华人民共和国专利法》

(2008年12月27日)

第二条　本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

第二十三条　授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。

授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

第四十五条　自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

《中华人民共和国专利法实施细则》