染色机染色机染色机染色机染色机

23.对同一申请人于同一日申请的两项以上的相近似的外观设计授予专利权，是否违反专利法关于禁止重复授权的规定?——国家知识产权局专利复审委员会与科××商标投资有限公司专利无效行政纠纷再审案^[1]

案情简介

再审申请人(一审被告、二审被上诉人):中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会

再审被申请人(一审原告、二审上诉人):科××商标投资有限公司(FALMER INVESTMENTS LTD.)

原审第三人:佛山市顺德区××机械有限公司

科××商标投资有限公司(以下简称“科××公司”)是名称为染色机(J)、染色机(K)、染色机(L)、染色机(M)、染色机(N)外观设计专利的权利人，专利号分别为02333397.9、02333398.7、02333399.5、02333400.2、02333501.7。2005年2月18日，佛山市顺德区××机械有限公司(以下简称“顺德机械”)以上述5项外观设计专利不符合《专利法》第23条和《专利法实施细则》第13条第一款^[2]的规定为由，向专利复审委提出无效宣告请求。2005年12月12日，复审委作出第7858、7859、7860、7861、7862号无效宣告请求审查决定:顺德机械提供的专利权人为科××公司的上述5项外观设计专利，是由同一专利权人于同日申请的中国外观设计专利，该5项外观设计专利均属于同样的外观设计，其授权不符合《专利法实施细则》第13条第一款的规定。据此，专利复审委员会宣告这5项外观设计专利全部无效。

科××公司不服专利复审委这5项专利无效审查决定，于2006年4月11日向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求法院撤销5项专利无效审查决定，维持外观设计专利有效。

审理结果

北京市第一中级人民法院一审认为:《专利法实施细则》第13条第一款规定，同样的发明创造只能被授予一项专利。《专利审查指南》第一部分第三章第4.5.1节规定，同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似。这一规定是完全符合《专利法实施细则》第13条第一款的立法目的。科××公司的5项外观设计专利构成近似，违反了专利法上的单一性原则，属于重复授权，据此判决维持专利复审委无效审查决定。

科××公司不服该一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院二审认为，科××公司于同日就相同产品申请了5项相近似的外观设计。依据《专利法》第31条第二款关于单一性的规定，科××公司的5项外观设计申请因不符合单一性的规定而不能作为一项专利申请，只能作为5项不同的外观设计申请。但是，专利复审委和一审法院又依据《专利法实施细则》第13条第一款和《审查指南》的规定，认为科××公司的5项相近似的外观设计专利构成重复授权，并宣告全部5项专利无效，这一作法显失公平。对于申请人作出的发明创造，只要符合相关法律规定且没有侵犯国家利益、社会公共利益及他人的合法权益，应当予以保护。因此，二审法院认为科××公司的上诉理由成立，专利复审委的无效审查决定适用法律错误，应予撤销。一审判决适用法律错误，应予改判。据此，二审法院判决:(1)撤销一审判决;(2)撤销专利复审委第7860号决定;(3)维持名称为染色机(L)、专利号为02333399.5的外观设计专利权有效。

专利复审委不服该二审判决，向最高人民法院申请再审。

最高人民法院另查明，科××公司于2002年7月19日申请了名称为染色机(A)的外观设计专利，并被授予专利权。该专利与科××公司2002年8月6日申请的染色机(J)、染色机(K)、染色机(L)、染色机(M)、染色机(N)等5项外观设计专利相比，整体区别仅在于染色机前表面由方窗和圆窗组成的单元数量不同，其余外观基本相同。

当事人双方争议的焦点是:对同一申请人于同一日申请的两项以上的相近似的外观设计授予专利权，是否违反《专利法实施细则》第13条第一款关于禁止重复授权的规定，最高人民法院认为，《专利法实施细则》第13条第一款系关于禁止重复授权的规定，即:同样的发明创造只能被授予一项专利。就外观设计而言，为防止外观设计专利权之间的相互冲突，无论是相同的外观设计，还是相近似的外观设计，也不论是否为同一申请人，均应按照上述行政法规的规定授予一项专利权。在本案中，二审判决关于同一主体同日就相同产品申请两项以上近似的外观设计不适用《专利法实施细则》第13条的认定，没有现行法律的依据。专利复审委依据《专利法实施细则》及《专利审查指南》的相关规定，将同样的外观设计解释为两项外观设计相同或者相近似，并无不当。

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第54条第(一)项、第61条第(二)项、第63条第二款和《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第76条第一款、第78条之规定，最高人民法院判决如下:

一、撤销北京市高级人民法院(2006)高行终字第469号行政判决;

二、维持北京市第一中级人民法院(2006)一中行初字第540号行政判决。

法理评析

一、禁止专利重复授权原则的含义

我国《专利法》第9条规定:“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”这一规定被认为是“禁止重复授权”原则的法律依据。关于“禁止重复授权”的确切含义一直存在着较大的争议，一种观点认为，“禁止重复授权”是指对于同样的发明创造，在某一个时间点只能有一项有效的专利权;另一种观点认为，该原则是指对于同样的发明创造，只能有一次授权行为。司法实践中，最高人民法院在舒××、专利复审委员会与济宁××锅炉厂发明专利权无效纠纷一案中，采纳了第一种观点，指出专利法上的禁止重复授权，是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在，而不是指同样的发明创造只能被授予一次专利权。该判决书中指出:

1.《专利审查指南》允许同一申请人同时或先后就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，这种作法的形成有其历史原因，虽不尽完善，但客观上有利于申请人选择对其发明创造最为有利的保护方式。

2.《专利法》及其实施细则对同一申请人就同样的发明创造分别提出实用新型和发明专利申请的情形未作规定，立法上为同一申请人保留了一个比较宽松和方便的专利申请选择途径。《专利审查指南》对于禁止重复授权原则的解释和国务院专利行政部门过去十多年来的有关作法，未违背专利法的基本立法精神，未造成专利权人和社会公众利益的重大失衡。相反，这有利于鼓励发明人尽早公开有关发明创造，有利于及时保护有关发明创造，有利于他人避免重复研究和在此基础上及时进行改进创新。

3.国务院专利行政部门相关作法在我国已经实际执行了十多年，如果简单地否定其合法性和合理性，将涉及众多的相关专利的效力，显然不利于对已有的专利或者专利申请的保护。

根据这一观点，不难发现“禁止重复授权原则”作为专利制度的一项基本原则，是为了防止权利之间存在冲突，禁止对同样的发明创造授予多项专利权，具体来说，其包含了两重含义:一是不同主体不能就相同的发明创造同时享有专利权，二是同一权利人的一项发明创造在同一时间点仅能获得一项专利权的保护。根据《专利法》的相关规定，“重复授权”是专利无效的法定理由之一。为了避免出现重复授权，我国专利法对不同主体就同样的发明创造均申请专利权的现象，规定了“申请在先”原则，将申请在后的发明创造视为“抵触申请”;针对同一主体就一项发明创造申请多项专利权保护的情况，也作出了具体的规定，最大限度地避免重复授权的出现。

二、禁止重复授权原则的前提——同样的发明创造

根据《专利法》第2条的规定，专利法所称的“发明创造”是指发明、实用新型和外观设计。因此，“同样的发明创造”应包含“同样的发明或实用新型”及“同样的外观设计”。

《专利审查指南》指出，所谓“同样的发明创造”是指两份申请要求保护的发明创造相同。“‘两项权利要求所要求保护的发明或者实用新型相同’，是指它们的技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同，预期效果相同。”对于外观设计，《专利审查指南》扩大了同样的发明创造所包含的内容，“同样”的外观设计不仅包含“相同的”外观设计，还延伸到“相近似”的外观设计，《专利审查指南》第一部分第三章4.5.1明文规定:“同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似。”从形式上看，重复授权包括三种情况，即将相同的发明创造申请两项以上的发明专利、申请两项以上的实用新型专利，或者既申请发明专利又申请实用新型专利。

1.同样发明、实用新型的判定

对于发明和实用新型而言，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。被比对的两项权利要求所要求保护的范围相同的，应当认为是同样的发明创造;要求保护的范围不同的，不论二者的说明书内容是否相同，均不属于同样的发明创造。对于一个专利申请或者专利要求保护的范围完全落入并小于另一专利申请要求保护的范围的情形，即权利要求保护范围部分重叠的，也不能认为属于同样的发明创造而依据禁止重复授权原则拒绝授予其中一项申请以专利权，而是应当根据对新颖性、创造性等其他专利授权条件的审查来决定是否授予专利权。

对于发明或者实用新型专利权的保护范围的确定，按照我国《专利法》的规定，应当以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。在使用说明书及附图解释权利要求时，不应当将仅反映在说明书及附图中而未记载在权利要求书中的技术特征读入到权利要求之中，用于限制专利权的保护范围;也不能直接以仅在说明书附图中所反映出的具体结构来限定权利要求中相应技术特征的含义。

在《专利审查指南》第二部分第三章3.1中，“同样的发明或者实用新型”解释为:“被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由他人向专利局提出申请并在申请日后(含申请日)公布的(以下简称申请在先公布在后的)发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。需要注意的是，在进行新颖性判断时，审查员首先应当判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同，如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或者实用新型。”

2.同样的外观设计的判定

就外观设计专利而言，比较的文本是表示在两份外观设计专利申请或专利的图片或者照片中的外观设计产品。《专利审查指南》第一部分第三章第6.5.1节规定:“同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似。”可见，什么是“同样的外观设计”，包括两项外观设计相同或者相近似两种情况。

三、不同主体就同样发明创造申请专利权保护的处理

(一)不同主体先后就同样发明创造申请专利权保护

1.申请在先原则

依据《专利法》第9条的规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。一般认为，先申请原则规定了就同样的发明创造有两份或两份以上的申请的情况下，只能对其中一个申请授予专利权。当申请日早的申请即在先申请构成申请日晚的申请即在后申请的阻碍时就是先申请原则。即不管是谁最先完成的发明，专利权授予最先提出的专利申请。世界上绝大多数国家都采用先申请原则。

2.抵触申请

抵触申请是指在申请日以前，同样的技术已由他人向国务院专利行政部门提出过申请，并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中，那么该他人的这一申请就是被审查之申请的抵触申请。

“抵触申请”制度与“禁止重复授权”制度既有区别又有联系。在抵触申请制度和禁止重复授权制度中都使用了同样的法律概念——同样的发明创造，但在确定是否是同样的发明创造时却采用了不同的比对方法，抵触申请制度采用的是全文比对方法，而禁止重复授权制度采用的是权利要求书比对方法。在抵触申请条件下，先申请人可能在说明书或附图中公开一种新的技术方案，但在权利要求书中却没有记载。这样可能产生两种结果:一种结果为在先申请人其后修改权利要求书，将说明书中记载的新的技术方案补入权利要求中，增加了权利要求，只要没有超出说明书公开的范围，则这种修改是允许的，在这种情况下，根据先申请原则，专利应授予在先申请人。另一种结果为在先申请人没有修改权利要求书，其新的技术方案仅在说明书中公开了，在这种情况下，因为其仍然是在先申请人，所以其仅在说明书中记载的新技术方案，属于其自愿将其可以享受一项技术方案的独占权奉献给社会，专利法应尊重其意愿，若授予在后申请人，则本可以由公众可以自由运用的一项技术方案却授予了他人，损害了社会公众的利益。正是基于以上两点理由，所以在进行抵触申请审查的时候，应与在先申请的全文进行对比审查。但对于禁止重复授权问题，因为重复授权的前提是已就相同的发明创造授予了一项专利权，已授权的专利权的保护范围已由权利要求书完全确定了，只要两者的权利要求书不同，就可以确保不会重复授权。因此在审查重复授权时，只需比较两者的权利要求书。

抵触申请针对的是他人的在先申请，并不包括本人的在先申请，因为同一人的在先或在后申请，其申请人是不变的，即使在先申请和在后申请都获得专利权，也不违反抵触申请制度和先申请原则。在禁止重复授权制度之下，专利权人只能通过择一放弃的方式，维持另一项专利权。因此从申请人的角度上来说，禁止重复授权是对抵触申请制度的进一步补充。

因此抵触申请制度和禁止重复授权制度相互结合和配合，以最终保证在申请人不同时，专利权只授予最先申请的权利人，避免了重复授权;而在申请人相同时只能有一项有效的专利权存在，从而避免重复授权。

(二)不同主体同一天提交的同样的发明创造的处理

先申请原则和新颖性要求都是在申请有先后的情况下进行比较的，如果两个申请是同一天提交的，从公平起见，法律不能判断谁应获得专利，只能由当事人商议解决，使多余的申请退出，从而避免了重复授权。以上规则一方面规定了专利申请的新颖性授权条件，另一方面也保证了同样的发明创造不会重复授权。

新颖性的判断规则是先申请原则的体现和具体执行，新颖性的考察又是与现有技术和抵触申请相关。抵触申请的规定是新颖性审查中针对在先申请在后公开的法律拟制的“现有技术”的特殊规定。对同一天的申请的规定是对先申请原则的特殊法律拟制。当有了先申请这个总的原则，及基于现有技术与抵触申请的新颖性审查，及同一日多个申请的特殊规定后，禁止重复授权的原则就体现出来了。可以说，专利法鼓励人们发明创造的目的决定了先申请原则，先申请原则通过对要求保护的发明创造的新颖性判断来实现。判断新颖性时，除了要审查要求保护的技术方案是否属于现有技术外，还要判断是否存在抵触申请。因此从整体上说，新颖性标准的设立既有防止将公知的技术内容授予专利权的目的，也含有避免重复授权的目的。

四、同一主体就同样发明创造申请多项专利权保护的处理

1.同一主体就同样发明创造申请同种专利保护的情形

所谓同一主体就同样发明创造申请同种专利保护的情形是指申请人就同样的发明创造在同一日或者先后申请两项或两项以上发明专利或者实用新型专利保护。对此，《专利审查指南》规定，“两件申请均符合授予专利权的其他条件的，应当就这两件申请分别通知申请人进行选择或修改。”“申请人陈述意见或修改后仍不符合专利法实施细则第十三条第一款规定的，对于申请日不同的，应当驳回后一件专利申请，并对前一件专利申请授予专利权;对于申请日相同的，两件申请均予以驳回。”

2.同一主体就同样发明创造申请不同种专利保护的情形

所谓同一主体就同样发明创造申请不同种专利保护的情形是指申请人就同样的发明创造在同一日或者先后既申请实用新型专利权又申请发明专利权。“在对一份申请进行审查的过程中，如果发现同一申请人就同样的发明创造提出的另一份申请已经被授予专利权，在尚未授权的申请符合授予专利权的其他条件时，应通知申请人进行选择。此时，申请人可以放弃其已经获得的专利权，也可以撤回其尚未被授权的申请……申请人选择放弃其已经授予的专利权的，应当在答复审查意见通知书的同时附交一份放弃其专利权的书面声明……前一专利权自后一专利权的权利生效日起予以放弃。”显然，这是一种兼顾考虑了我国对实用新型专利申请和发明专利申请分别采用审查周期短的初步审查制和审查周期较长的早期公开延迟审查制的具体国情和有些申请人既希望获得较长的专利保护期，又希望能够尽快地获得专利权的客观需要，既坚持了禁止重复授权的原则，同时又具有一定的灵活性的较为特殊的做法，有利于保护发明创造的拥有者的权益。

五、禁止重复授权与单一性原则的协调适用

在专利法修改之前，我国对外观设计专利的授权实行的是严格的单一性原则，“一申请一设计”。该法原第31条规定“用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上的外观设计，可以作为一件申请提出”，排除了具有相同设计构思的多项外观设计通过合案申请的方式获得授权。这意味着企业就同一产品产生的一系列类似的外观设计，如果放在一件申请中，会因为不符合单一性的规定而被要求分案，分成多个申请后又可能因为禁止重复授权的规定而被无效。

专利法第三次修改放宽了单一性的要求，增加了“同一产品的两项以上的相似外观设计，可以作为一件申请提出”。这种修改无疑是考虑了各方面意见后的最佳修改方式，由此解决了企业自行研发新产品时产生的系列外观设计保护问题，而且因为是一件申请，最终获得一项专利权，转让时一起转让，侵权诉讼中涉及一种产品和一项权利之间的争议，从根本上避免了重复授权、权利冲突的问题。

法条点击

《中华人民共和国专利法》(2008年12月27日)

第九条　两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

第二十二条　授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

2000年修订的《专利法》第二十二条(第二款)新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

第三十一条　一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。

2000年修订的《专利法》第三十一条(第二款)一件外观设计专利申请应当限于一种产品所使用的一项外观设计。用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上的外观设计，可以作为一件申请提出。

《中华人民共和国专利法实施细则》(2010年1月9日)

第三十四条　依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。(2002年《专利法实施细则》第三十五条也做了同样规定。)

第三十五条　依照专利法第三十一条第二款规定，将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的，对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。

2002年《专利法实施细则》第三十六条专利法第三十一条第二款所称同一类别，是指产品属于分类表中同一小类;成套出售或者使用，是指各产品的设计构思相同，并且习惯上是同时出售、同时使用。

依照专利法第三十一条第二款规定将两项以上外观设计作为一件申请提出的，应当将各项外观设计顺序编号标在每件使用外观设计产品的视图名称之前。