驰名商标的特殊法律保护

第三节　驰名商标的特殊法律保护

一、商标制度本身之局限性与客观现实

(一)未注册商标受保护的局限性

根据自愿注册的商标注册原则，除特殊商品如人用药品、烟草制品外，一般商品和服务是否使用商标以及商标是否注册，均由商品生产者、销售者或者服务提供者根据现实需要考虑。因此，从这个意义上说，商标专用权是指注册商标的专用权。

依据商标法的原理，商标专用权是基于注册商标而产生的，未注册商标的使用人不具有专用权。在理论上无法将使用他人未注册商标的行为归入侵权范畴。社会上甚至还经常出现“抢注”商标的现象。

【案例15-1】

抢注商标行为被制止^[11]

1995年12月至1998年7月，某外贸公司分5次向国家工商局商标局提出了200多件商标注册申请，被核准注册156件。其中有一部分是将与“凤凰”、“熊猫”、“伊利”、“佳宁娜”等几十件有一定知名度的商标相同的文字在非类似商品和服务上注册；有一部分是将与富岛基金、国嘉实业、兰生股份、望春花等几十家上市公司简称相同的文字，在相关商品和服务上注册。这个公司在注册这些商标后，随即通过多种方式联系商标转让，向北京、四川等商标事务所发函，请求联系商标转让，其中“熊猫”商标标价340万元，“大京九”商标310万元；还向社会公开发文，表示“以投入的成本费用作为基数与相关上市公司进行友好协商(商标转让事宜)”。

点评：若单纯从商标法上看，这种行为似乎是合法的。这也正是其“抢注”得以成功的原因所在，体现了商标法对商标保护之局限性。商标局最终认为，该外贸公司在短时间内大量地注册商标，主观上具有不正当注册的恶意；在注册后随即联系有偿转让，体现出注册商标的目的是为了通过转让，牟取不当利益。这种行为属于商标不正当注册行为。

(二)注册商标保护范围的非跨类性限制

立足于商标法的领域，根据注册商标的保护范围限于“核准注册的标识”与“核定使用的范围”之基本原理，注册商标权人无权禁止他人在其他类别上注册该相同或相似的商标，也无权排斥他人在其他类别上使用与该注册商标相同或者相似的商标。但是，如果一概以此标准来判断和处理所有的问题，则会出现一些不利之后果。例如，一枚商标已经具有相当的驰名度，消费者当看到该商标时，将会与某种特定的商品或者服务以及其商家联系起来，此时该商标就与某类特定商品或服务以及商家产生了紧密的关联效果。他人尽管在注册商标的其他类别上使用与该商标相同或相似的标识，客观上也将会产生混淆的后果。对此种跨类别使用商标的现象，按照商标法的原理和制度是难以解决的，而根据反不正当竞争法的原理分析，则属于不正当竞争行为。

(三)超越商标范围使用商标标识的无奈

商标法保护的是商标，而将他人的商标超越商标范围如在商号、域名等方面使用，依据商标法是难以解决的。

2001年6月，最高人民法院颁布了《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，明确列举了四种最为常见的情形：第一，为商业目的将他人驰名商标注册为域名的；第二，为商业目的注册、使用与原告的注册商标相同或近似的域名，故意造成与原告提供的产品、服务或者原告网站的混淆，误导网络用户访问其网站或其他在线站点的；第三，曾要约高价出售、出租或者以其他方式转让该域名获取不正当利益的；第四，注册域名后自己不使用也未准备使用，而有意阻止权利人注册该域名的。

【案例15-2】

VCD生产商借用他人商标为商号的竞争行为^[12]

某地从1994年就开始生产VCD机，虽然其VCD机多在假冒别人品牌的道路上成长，但也粗具规模。不少企业以“傍名牌”的形式借用“新科”、“万利达”、“先科”、“厦新”、“金正”、“步步高”等品牌来作为自己的企业商号，其生产的VCD机在市场上大量销售，导致了上述商标的产品销量锐减。该地“傍名牌”的厂家受到了工商行政管理部门的查处。

点评：表面上这种行为并未使用他人的注册商标作为自己的商标，但是在商号上使用了与他人的注册商标一样的文字，则使消费者产生误认、误购的结果。

二、对驰名商标给予特殊法律保护的表现

对驰名商标的特殊法律保护，实质上是给予驰名商标在一定范围内的扩展性特殊保护。

(一)不受理他人关于驰名商标的注册，撤销抢注

驰名商标不以注册为认定的前提条件，亦即驰名商标可能是未注册之商标。他人凡是与驰名商标相同或者相似商标的注册申请，而且不论该申请的商标是否属于与驰名商标使用在同类商品或服务项目上，有关国家的商标管理机关均应拒绝给予注册。如果已经得到注册的，驰名商标权利人得以在他人商标注册后5年内向商标评审委员会请求予以撤销，而对于恶意注册的则不受5年的时间限制。

(二)禁止使用他人的驰名商标

对于一般的商标，他人只要使用在非注册商标核定的使用范围内，就算商标相同或者相似，因无商标专用权，故不构成商标侵权。但是由于驰名商标具有的影响力和公众对其特有的关注，他人虽未将驰名商标注册于其他类别的商品或服务项目上取得专用权，但是使用在其他类别的商品上或者其他的服务类时，使用者这种有意识地暗示驰名商标与自己的商品或服务存在某种必然的联系，欺骗消费者、导致消费者的错误认识，从而增加销售额。这不仅侵害了消费者的权益，也直接地侵害了驰名商标权利人的权益。因此，驰名商标权利人可请求工商行政管理机构予以制止。

(三)降低对驰名商标申请注册商标的显著性要求

商标注册，需要具备显著性，这是商标注册的积极条件之一。原本不具有显著性的商标，通过长期大范围的使用而弥补了设计该商标时显著性不足之缺陷。例如，“555”香烟，由于其使用的纯数字组合，本身不具有显著性，不能获得注册，但是经过在特定的范围内长期、反复的使用而驰名，使得该商标标识在社会相关公众中有较大的认知度，从而具有了相应的显著性。不少国家的商标法对驰名商标的显著性作出了相应的放宽性规定，使得其能够获得注册。

(四)反驰名商标的“淡化”

从字面上理解的淡化，是指一个逐渐被稀释和冲淡的过程。反淡化理论不要求淡化行为者与驰名商标所有人之间存在竞争关系，不以是否产生混淆、误认为前提。

反淡化理论最早起源于德国判例，后被美国学者所继承，并在法、日等国家的判例中被引用。反淡化的理论通常被认为是美国斯科特1927年在《哈佛法律评论》发表的《商标保护的理论基础》创立的，其认为通过把驰名商标用于非竞争性的商品上，以致逐渐消磨或分散其识别性，影响商标(或商号)在公众中的形象之行为属于淡化行为。禁止使用在非竞争性的商品上。”正如美国律师协会知识产权分会主席汤姆斯·E.史密斯(Thomas E.Smith)对斯凯特的理论作了进一步阐述和发展所指出的“如果法院容许或者放任‘劳斯莱斯’餐馆、‘劳斯莱斯’自助餐厅、‘劳斯莱斯’裤子、‘劳斯莱斯’糖果存在的话，那么，不出10年，‘劳斯莱斯’商标的所有人就将不再拥有这个世界驰名商标”^[13]。因此，非权利人借助驰名商标在公众心目中的良好形象，将驰名商标用在非竞争性的商品上，从而逐渐削弱或降低了该驰名商标所具有的信誉的，就构成了淡化。1947年美国马萨诸塞州率先将斯科特的理论在立法中予以体现，通过了第一部州的反淡化法，之后其他州也陆续通过了自己的反淡化法，1995年美国通过《联邦商标反淡化法》明确了“不管驰名商标权利人与他人之间是否存在竞争关系，或者存在混淆、误解或欺骗的可能性，减少、削弱驰名商标对其商品或服务的识别性和显著性能力的行为”。反淡化成为保护驰名商标的另一途径被多国采纳。

对驰名商标的“淡化”通常有弱化、丑化和退化三种表现形态。

1.弱化

弱化，是指驰名商标与特定商品或服务本应具有的直接对应性减弱之表现。弱化分为直接弱化和间接弱化两种。

(1)直接弱化。将他人的驰名商标使用在与该商标所标志的商品或服务不相同、不相似的商品或服务上，为传统的直接商标侵权形态所不能概括。驰名商标蕴涵了巨大的市场声誉，相对固定地向消费者表达了某种具备优良品质商品或服务与驰名商标的关联性，并使驰名商标作为一种标志成为了该商品或服务的信誉保障。一旦提及该驰名商标，消费者就会立即产生固定的联想。如消费者看到“可口可乐”商标就会联想到碳酸饮料，见到“麦当劳”商标就会联想到快餐。可见，驰名商标与其关联商品或服务在思维上的关联性是唯一和直接的，如果放任“可口可乐”商标用在饮料以外的商品上使用，则不可避免地破坏了“可口可乐”商标与饮料在思想上唯一和直接的关联性。同样，如允许他人将“万宝路”使用在服装、鞋帽、包袋等类别的商品上，割裂了“万宝路”与香烟之间的关联，甚至产生了无端的关联性，从而会冲淡驰名商标原有的特定、明确之标识。

驰名商标的弱化行为，不恰当地利用了驰名商标与商品或服务之间的关联性，这犹如在一盏明亮的灯旁边悬挂了另一盏灯(无论该灯泡的瓦数大小)，都将会使原本的灯光弱化。因此，弱化行为应当受到禁止。

(2)间接弱化。在相同类别商品或服务上使用与驰名商标相似的商标，如将与驰名商标“金利来”相似的“全利来”、“金利莱”商标使用在领带上的行为，也属弱化行为。

在包装、装潢上使用他人的驰名商标也会构成对驰名商标的不良影响，例如将他人具有独特性的驰名商标图案或文字用于自己经营的商品的包装或装潢或者广告宣传中。对驰名商标的影射，也属于弱化行为，在国外大多数的广告法和反不正当竞争法中都有禁止性规定。如在某种酒心糖的广告中称其为“五粮液酒心糖”或“茅台酒心糖”等，尽管在我国的《反不正当竞争法》和《广告法》中并没有此类的规定，但此类行为却借用了他人的驰名商标之影响力，也对驰名商标产生一定的不良影响。

2.丑化

丑化，通常是指将他人的驰名商标进行恶意、贬义性的使用或者在使用中产生不良影响的行为。如“百威”有经典的广告词——“那里有生活，那里就有百威(bud)”。而一个杀虫剂的生产商也作了类似的广告——“那里有生活，那里就有臭虫(bug)”。在后面的广告中将讨厌的臭虫与前面广告中的“百威”产生了不正当的联系，从而破坏了驰名商标的良好形象和信誉。

3.退化

退化，又称为曲解，是指由于权利人对驰名商标的不当使用或他人以间接的方式，将驰名商标曲解为核定使用的商品或服务的普通名称的行为。

商标与商品应当有紧密的关联，但是这种关联却又不能是直接的相等。否则，会割裂商标与其对应的商品在思想上的关联性，破坏商标与商品的区分功能。驰名商标具有较高的声望，能够指引消费者购买某类商品或服务，在一定意义上它已经成为某类商品或服务的代表。如果将这样的驰名商标作为某一类商品或某一类服务的通用名称使用，无疑会削弱该驰名商标与特定种类商品或服务的对应性识别作用和显著性。如“吉普”一开始是一个商标，经过长期的使用逐渐成为了驰名商标，其与商品——越野车在思想上的关联性是唯一和直接的。而当越野车的销售商和消费者长期将“吉普”与越野车等同使用时，慢慢地“吉普”就被沦为越野车的代名词，从而丧失了其显著性。“阿斯匹林”作为一种治头疼药的驰名商标，但是却逐渐演变成为了治头疼的通用药品名称；“氟里昂”也曾是驰名商标，现沦为氟制冷剂的通用名称。

(五)禁止他人在非商标领域的不合理使用

根据企业名称登记的有关规定，只要在特定工商行政管理辖区的地域范围内、在同行业内申请的名称与已经存在的企业名称不相同，一般都会获得登记认可。由于企业名称登记与商标注册属于两个不同的审查登记系列，而且所规定的条件也不尽相同。事实上就存在着一些企业有意或无意地将他人的驰名商标或者驰名商标中的一部分作为自己企业的名称使用。自驰名商标认定之日起，他人将与该驰名商标相同或相似的文字作为企业名称一部分使用，且可能引起公众误认的，工商局不予核准登记；已经登记的，驰名商标持有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记，企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。

1999年的保护工业产权巴黎联盟大会和世界知识产权组织大会《关于驰名商标保护规定的联合建议》第3条也规定与商标发生冲突的域名亦在驰名商标的“排除权”之列；第6条还进一步规定如果某域名或该域名的主要部分至少构成对驰名商标的复制、模仿、翻译或音译，且该域名是恶意注册或使用的，即应认为该域名与该驰名商标发生冲突。对于将他人驰名商标作为域名登记或者使用的，驰名商标权利人有权要求其停止使用，并有权要求相关部门予以撤销。

(六)不得对驰名商标进行其他的损害行为

凡是对驰名商标之声誉产生损害的其他行为，均应予以禁止。驰名商标权利人可依合同法或者侵权法又或者反不正当竞争法要求禁止。

1.侮辱性使用

在展览带有驰名商标的商品时，应当尊重他人的驰名商标。如果将他人的驰名商标之标识、带有驰名商标的包装进行侮辱性、诽谤性使用(画上红色交叉等)，或者损毁性展示(破烂不堪等)，产生不良影响的，也将构成对驰名商标权利之侵害。

2.有意歪曲

有意识地将驰名商标之文字或者图案进行歪曲性使用，将会使驰名商标的接触者产生错误认识，割裂了驰名商标应有的显著性和应有之特征，也将构成对驰名商标的损害。

3.损坏现状维持

户外广告宣传画或者客户宣传画册中涉及他人驰名商标的，无论是人为的还是出于自然现象，对损毁部分(如霓虹灯广告中灯管之“缺胳膊少腿”现象等)不及时修复，都会产生对损害驰名商标的不良宣传效果。

【练习题】

1.概念题

驰名商标；淡化；弱化；丑化；退化。

2.思考题

(1)驰名商标的认定机构有哪些？

(2)驰名商标的认定条件有哪些？

(3)如何理解驰名商标的反“淡化”理论以及“淡化”现象？

3.案例分析题

(1)沃尔玛百货有限公司(以下简称沃尔玛公司)是世界第一大零售企业，经营业务遍及世界各国。1996年7月，该公司将英文服务商标“Wal-Mart”翻译成中文“沃尔玛”在第35类“推销(替他人)”等服务项目上注册了商标。此后，并陆续在31个类别上取得了商标注册。2001年、2003年沃尔玛公司被《财富》杂志列为全球500强企业的第一位。沃尔玛公司在中国市场相继投资开设了31家购物广场和山姆会员商店，对“沃尔玛”商标进行了大量的广告宣传。该商标作为沃尔玛公司提供推销服务的主要商标，目前在中国几乎家喻户晓。童某某未经沃尔玛公司的许可擅自在其生产、销售的灯具及其包装上使用“沃尔玛”标识，在其企业名称中也使用了“沃尔玛”的字样，申请了www.Woerma.com.cn的域名并在其网页上显著使用“沃尔玛”等字样。沃尔玛公司认为童某某的行为已经侵犯了自己的商标专用权，故请求法院判令被告停止侵权、赔偿损失并撤销www.Woerma.com.cn的域名。^[14]

问：结合驰名商标制度，该案件应当如何处理？根据是什么？

(2)创立于1971年的星源公司，以咖啡为主营业务，自同年在美国西雅图开设第一家“STARBUCKS”咖啡店以来，经过30多年的发展已成为全球著名的咖啡连锁经营企业。1976年，星源公司在美国申请注册了第一个“STARBUCKS”商标。此后，“STARBUCKS”和“STARBUCKS COFFEE(Design)”商标陆续在全球120多个国家和地区申请注册，核定使用的商品及服务达20多个类别。1998年起，星源公司以“STARBUCKS”的中文译名在中国注册了“星巴克”商标。1996—2003年，星源公司在中国大陆分别注册了“STARBUCKS”和“STARBUCKS”文字及图形商标。在星源公司进入中国市场后的4年间，星巴克连锁店得到迅速发展。2000年3月，经星源公司授权成立了统一星巴克咖啡有限公司，并在上海、杭州、深圳等城市开设了多家星巴克咖啡连锁店。

成立于2000年3月的上海星巴克公司以“星巴克”为字号，在其下属的南京路分公司经营的咖啡馆内，灯箱、座位隔离板以及菜单、发票、名片等物品上均使用与“星巴克”、“STARBUCKS”文字及图形相同或近似的服务标识。

星源公司以商标侵权和不正当竞争为由向法院起诉了上海星巴克公司及其南京路分公司，请求法院确认原告“STARBUCKS”、“星巴克”等6种商标为驰名商标，判决两被告停止使用相关标识和含有“星巴克”字样的企业名称，并公开赔礼道歉，赔偿经济损失50万元及为制止侵权行为而发生的合理开支人民币56万元等。^[15]

问：该案件应当如何处理？根据是什么？

【注释】

[1]可口可乐居最有价值品牌榜首.浙商网：http://www.zjol.com.cn/05biz/system/2007/07/30/008650719.shtml，2009年10月28日访问．

[2]郭禾.驰名商标和商誉无关.电子知识产权，2009(8)：18．

[3]问题婴幼儿奶粉事件.新浪新闻中心：http://news.sina.com.cn/z/wtnfyesjs 2008/，2009年10月28日访问．

[4]国家工商总局商标局、商标评审委员会负责人就驰名商标认定和保护工作的有关问题答中国工商报记者问.中国知识产权在线：http://www.ipsoon.com/chiMing/HTML/51138.shtml，2009年10月27日访问．

[5]程永顺.驰名商标被异化的两个主要原因.电子知识产权，2009(8)：16．

[6]刘春田.知识产权法.北京：高等教育出版社、北京大学出版社，2007：314．

[7]2008中国驰名商标十强省市排行榜.世界品牌实验室：http://brand.icxo.com/htmlnews/2009/04/28/1377138.htm，2009年10月30日访问．

[8]最高人民法院公布“驰名商标司法认定”十大案例.世界品牌实验室：http://brand.icxo.com/htmlnews/2009/04/28/1377138.htm，2009年10月30日访问．

[9]中国驰名商标名单.法制日报，1991-09-20(2)．

[10]驰名商标将实行申请认定，不再由政府批量认定.新浪网：http://finance.sina.com.cn/b/20030520/0848342302.shtml，2009年10月30日访问．

[11]梅洪如.工商部门断然出手，商标抢注枉费心机，中国(深圳)外贸中心公司六十七件商标被撤销.人民日报，1998-07-08(2)．

[12]李争平，何振红.“花都机事件”留下的思考.中国质量万里行，2000(5)．

[13]［美］苏珊·瑟拉德.美国联邦商标反淡化法的立法与实践.外国法译评，1998(4)：2．

[14]最高法院公布十个驰名商标认定案例(2005年)．中国法院网：http:// www.chinacourt.org/public/detail.php？id=159721，2009年10月30日访问．

[15]上海首例跨国驰名商标侵权案，美星巴克获胜.餐饮运营商：http://www.cy110.com/Drinks/coffee/181259.html，2009年10月30日访问．