王秉琨诉复审委员会确认“约束管船原理”发明专利权纠纷案

案例26　王秉琨诉复审委员会确认“约束管船原理”发明专利权纠纷案

案例概述

上诉人王秉琨因是否授予专利权一案，不服北京市中级人民法院行政判决，向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院依法组成合议庭，对该案进行了审理。

北京市中级人民法院认为，本案事实清楚，原告对该发明专利申请为技术方案并无异议。对比文件1所揭示的是目前现有技术的状况，该技术是否存在缺陷与本案无关，但原告能否创造性地克服缺陷则是本案的关键。因此，认为本案双方所争议的焦点是该专利申请是否具备《专利法》第二十二条所规定的创造性的问题。经法庭调查及原告陈述，原告已主动废弃权利要求4，即废弃了在船体上设置风力机带动发电机发电的特征。被告对此没有提出异议，对此不再论述。另见该专利申请与对比文件1的权利要求书与说明书对比，该发明的约束管与对比文件的1的进水口所设高度略有不同；该发明的喷水管是向后方或侧后方排水，而对比文件1仅公开了向后方排水；该发明并没有明确地描述具体的工作程式，只有一些描述功能性限定的语言。综上所述，该专利申请与现有技术相比，无实质性差别，是本领域普通技术人员无需创造性劳动就可以得出的技术方案。

所谓发明专利的创造性是将专利申请的技术与现有技术相比，同时具备两个条件：

（1）该发明有突出的实质性特点，是指发明的技术特征同现有技术相比，具有本质的区别。

（2）该发明要有显著的进步，即与现有技术相比，具有更好的技术效果或者有利于推动技术进步。

而王秉琨申请的发明专利的技术方案，只是对现有技术的某些枝节部分加以微小的改动，不能满足专利法规定的创造性条件。专利复审委员会作出复审决定，程序合法、适用法律正确，其复审决定应予维持。原告王秉琨的诉讼请求缺乏充分的理由，北京市中级人民法院不予支持。依照《行政诉讼法》第五十四条第（一）项的规定，判决维持专利局专利复审委员会××年5月28日作出的复审请求审查决定。

王秉琨不服一审判决，上诉至北京市高级人民法院，理由是，原审判决认定的事实和理由错误，其提出的发明专利申请，已在权利要求书和说明书对约束管船克服兴波阻力的结构的技术方案，作了清楚、完整的陈述，本领域技术人员非常容易理解其内容，而对比文件1所述的船依然能产生兴波阻力，与之相比他的发明专利申请具有创造性，更没有从对比文件1中受到启发。因此要求二审法院撤销原审判决。

北京市高级人民法院经审理查明，王秉琨于××年4月12日向专利局提出了发明名称为“约束管船原理”的发明专利申请，该申请已由专利局于××年4月25日公布，其权利要求为：

（1）一种通过船头吃水线以下设置约束管把船头水约束住，由离心式水泵或其他设备把约束管内水向后方或侧后方排出，同时形成向前推力的方法，克服了排水船航行中兴波阻力对航速的影响。突破了原排水船达到一定航速兴波阻力呈多次方增长的限制，可使约束管船成为一年中高速水上运输工具。本发明的特征在于航速由约束管吞水速度决定。

（2）按权利要求1所述，船头约束管内水排出同时形成向前的推力，在克服兴波阻力的过程中同时形成推力，提高了高速排水船的有效功率。

（3）按权利要求1所述，约束管船航速由约束管吞水速度决定，船型系数可尽量趋大，可大量增加船型的宽度和深度，减少造船用材、降低船造价。

（4）按权利要求1所述，约束管船成为一种高速水上运输工具，可利用高速产生的巨大风能，在船体上部置风力机带动发电机发电，节约能源消耗。

（5）按权利要求1所述，约束管船基本改装现有排水船，提高现有排水船航速。

在实审程序中，专利局于××年12月25日驳回了该专利申请，驳回的理由是，该申请的权利要求1、权利要求2、权利要求4所限定的发明不具有《专利法》第二十二条第三款规定的创造性；权利要求4与权利要求1的发明之间不具有共同的发明构思，申请不符合《专利法》第三十一条规定，不具有单一性；权利要求3、权利要求5不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。

王秉琨不服专利局的驳回决定，于××年1月19日向专利复审委员会提出复审请求，主要理由是：

（1）对比文件1违反《专利法》第三十四条规定，超出自申请日起18个月内予以公布的规定期限。

（2）对比文件1公开的进水口可设在船首的侧面，特别是船出水口后，因而不能达到消除兴波阻力的目的。

（3）权利要求4的引用部分是约束管船成为一种高速水上运输工具，不是克服兴波阻力，它是从属于权利要求1的。

（4）其余权利要求也都符合《专利法》的有关规定，具有创造性，应当授予专利权。

专利复审委员会在复审审查中，依据两份现有技术文件进行了对比，这两份现有技术文件，对比文件1是“新型低阻船体”。对比文件2是利用风能发电的技术，据此作出复审请求审查决定，认为：

（1）一份对比文件对于专利审查的意义在于它是一份反映申请日前现有技术状况的客观依据。至于该对比文件的公开时间是否存在程序错误，以及申请人实际上是否在申请日前阅读过该对比文件，均不影响该对比文件在申请日前已作为现有技术公开的客观事实，因此，对于请求人强调对比文件1的公开不合程序以及申请人实际上并未受对比文件1的影响的理由，与判断该专利申请的专利性无关。

（2）只有当权利要求限定的是一种技术方案才能得到保护。对本发明而言，它涉及的是一种船型，因此，权利要求对这种船型的限定应当通过其结构特征来反映，而不是像权利要求2～5中用诸如“提高有效功率”、“提高航速”等功能性语言进行限定。

（3）权利要求1中所包含的结构特征有：a．约束管设置在船头的吃水线以下；b．用离心泵或其他设备将进入约束管内的水向后方或侧后方排出，以形成向前的推力；c．船速由约束管吞水速度决定。

由对比文件1的说明书及附图中可以看出：a．对比文件1中也有一个管状的进水口，该进水口的主要部分均位于船头吃水线以下；b．进入进水口的水也是通过泵向后排出的，由此形成向前的推力；c．船速恰好为进水口的进水速度。

由以上对比，对于本领域技术人员，其差别并非实质性的差别，不需再付出创造性劳动。因而，权利要求1所限定的发明不具备《专利法》第二十二条规定的创造性。而权利要求2、权利要求3、权利要求5仅仅重复了权利要求1有关特征功能性的限定，这些只能反映出技术方案欲达到的效果和指标，只是技术方案所产生的必然结果，而不是技术方案本身这一事实。因此，在从属权利要求2、权利要求3、权利要求5中没有包含比权利要求1的技术方案更多的技术内容。该发明的权利要求4中附加了在船体上设置风力机带动发电机发电的特征，该特征已在对比文件2中公开，成为现有技术，而且，即使此特征补入权利要求1中，也仅仅是两种现有技术的简单组合，且并未产生意想不到的效果。因此，根据本申请文件，不可能组合出一种可具备创造性的独立权利要求。

鉴于上述理由，即使考虑到本申请在原始公开范围的各种组合，由本申请中也不可能导致一个可具备创造性的独立权利要求。因而有关驳回决定中所涉及的本申请不符合《专利法》第三十三条、《专利法实施细则》第二十一条第一款的理由，复审中未予以考虑。据此决定，驳回本复审请求，维持专利局作出的驳回决定。

北京市高级人民法院认为，上诉人王秉琨在一审诉讼期间即明确放弃了权利要求，即废弃了在船体上设置风力机带动发电机发电的特征，被上诉人对此未提出异议，故而本案争执点集中在该发明专利申请是否具有创造性上。

创造性指同申请日以前已有的技术相比，该发明应有突出的实质性特点和显著的进步。将对比文件1披露的技术方案与该专利申请的权利要求相比。可以发现：该发明专利申请的进水口完全设置在水面下，而对比文件1所述的进水口绝大部分设在水下；该发明专利申请的喷水管是向后方或侧后方排水，对比文件1公开的仅是向后方排水。该发明的从属权利要求仅使用了功能限定的语言，对本发明的效果作了描述，而没有对比文件1更多的技术内容。显然，该发明专利申请中对船舶结构所做的改动对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，即该技术方案是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理就可以得到的，不具备突出的实质性特点。结合该发明技术解决方案本身的实质性，同时考虑本发明的目的和效果，与现有技术相比，本发明专利申请也不具有长足的进步。

另外，现有技术是指申请日以前在国内外出版物上公开发表，在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。因此，对比文件1在程序上存在的错误以及发明人是否阅读过它，并不影响其成为现有技术。

综上，上诉人以上述两个理由，否认对比文件1已公开及其发明专利申请具有创造性的主张，北京市高级人民法院不予支持。一审判决认定事实清楚、适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审诉讼费200元，由王秉琨负担；二审诉讼费200元，由王秉琨负担。

案例评析

《审查指南》对发明和实用新型的“创造性”作了很详细的阐述：

一、审查原则。根据《专利法》第二十二条第三款规定，审查发明是否具备创造性时，应当审查发明是否具有突出的实质性特点，还应当审查发明是否具有显著的进步。

在评价发明是否具有创造性时，审查员不仅要考虑发明技术解决方案本身的实质性，而且还要考虑发明的目的和效果，将其作为一个整体来看待。审查员可以将两份或者两份以上的对比文件、或者这些文件的某些部分、或者同一份文件的不同部分组合在一起进行评定。对于对比文件的结合，审查员应当考虑以下问题；组合的难易程度，即发明所属技术领域的技术人员，将这些对比文件的内容组合在一起构成发明的技术方案是否显而易见；组合的对比文件是来自相同的、类似的、相近的，还是较远的技术领域；需要组合的对比文件数量。

二、审查基准。评定发明有无创造性，应当以《专利法》第二十二条第三款为基准。为有助于正确掌握该基准，下面给出一些参考性判断基准。应当注意的是，这些判断基准仅是参考性的，审查员在审查具体的案子时，不要生搬硬套，而要根据每项发明的具体情况，公正地做出判断。

第一，发明解决了人们一直渴望解决，但始终未能获得成功的技术难题。某个科学技术领域中的技术难题，人们长久渴望解决，经发明者的努力，予以解决了，应该认为这类发明具备创造性。例如，自有农场以来，人们一直期望解决在农场牲畜（如奶牛）身上无痛而且不损坏牲畜表皮地打上永久性标记的技术问题，某发明人基于冷冻能使牲畜表皮着色这一发现而发明的一项冷冻“烙印”的方法成功地解决了这个技术问题，该发明具备创造性。

第二，发明克服了技术偏见。技术偏见是指在某段时间内，在某个技术领域中，技术人员对某个技术问题普遍存在的成见，它引导人们不去考虑其他方面的可能性，阻碍人们对该技术领域的研究和开发。如果发明克服了这种技术偏见，应该认为是具备创造性的。例如，电动机的换向器与电刷间界面，通常认为越光滑接触越好，电流损耗也越小。一项发明将换向器表面制出一定粗糙度的细纹，其结果电流损耗更小，优于光滑表面。该发明克服了技术偏见，具备创造性。

第三，发明取得了预料不到的技术效果。发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，产生“质”的变化，具有新的性能：或者产生“量”的变化，超出人们预期的想像，这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推想出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，发明具备创造性。

第四，发明在商业上获得成功。当发明的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的，则该发明具备创造性。但是，如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如，由于销售技术的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据。

三、不同类型发明的创造性判断。以下就不同类型发明的创造性判断举例说明。

第一，开拓性发明。一种全新的技术解决方案，在技术史上未曾有过先例，它为人类科学技术在某个时期的发展开创了新纪元，这种发明称为开拓性发明。

开拓性发明同现有技术相比，具有本质的区别和显著的技术进步，具备创造性。例如，中国的四大发明——指南针、造纸、活字印刷和火药。此外，在某一时期，作为开拓性发明的还有：蒸汽机、白炽灯、收音机、雷达、激光器等。

第二，组合发明。组合发明，是指将某些技术特征进行新的组合，构成一项技术解决方案，以达到某种目的。

如果组合的各技术特征，在功能上彼此相互支持，并取得了预料不到的技术效果，或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越，这种组合发明具备创造性。组合发明的每个技术特征本身是否完全公知或者部分公知不影响创造性。例如，第一辆汽车的发明，它是由发动机、离合器和传动机构等组合而成，组合后的技术效果是制成一种前所未有的新型交通工具。这种组合发明的技术效果，对该发明所属技术领域的技术人员来说，预先是难以想到的。因而，该发明具备创造性。至于各组合的部分，在申请时是否完全公知，或者部分公知都不影响创造性。

此外，如果组合仅仅是公知结构的变型，或者组合处于常规技术继续发展的范围之内，而没有取得预料不到的技术效果，则这样的组合发明不具备创造性。

第三，选择发明。选择发明，是指从许多公知的技术解决方案中选出某一技术方案的发明。选择发明是化学领域中常见的一种发明类型。如果选中的技术解决方案能够取得预料不到的技术效果，则发明具备创造性。

但是，如果发明仅仅是从一些具有相同可能性的技术解决方案中选出一种，而选出的这种方案未能取得预料不到的效果，则不具备创造性。例如，现有技术中存在很多加热的方法。一项发明是在已知的化学反应中选用一种公知的电加热法，该选择发明没有取得预料不到的技术效果，因而不具备创造性。

如果发明是在可能的、有限的范围内选择具体的尺寸、温度范围或者其他参数，而这些选择可以由本领域的普通技术人员通过常规手段得到时，该发明不具备创造性。如果发明是可以从现有技术中直接推导出来的选择，也不具备创造性。

第四，转用发明和用途发明。转用发明，是指将某一技术领域的公知技术转用到其他技术领域中的发明。如果这种转用能够产生预料不到的技术效果，或者克服了原技术领域中未曾遇到的困难，则这种转用发明具备创造性。但是，如果转用是在类似的或者相近的技术领域之间进行的，并且未产生预料不到的效果，则这种转用发明不具备创造性。

用途发明，是指将公知产品用于新的目的的发明。如果产品的新用途，能够产生预料不到的技术效果，则发明具备创造性。例如，将作为木材杀菌剂的五氯酚制剂用做水田除草剂而取得了意想不到的效果，该发明具备创造性。但是，如果新的用途发明，仅仅是使用了已知材料的公知的性质，则不具备创造性。例如，将作为润滑油的公知组合物在同一技术领域中用做切削剂的发明不具备创造性。

第五，要素变更的发明。要素变更的发明，包括要素关系改变的发明、要素替代的发明和要素省略的发明。

一是要素关系改变的发明，是指发明与现有技术相比，其形状、尺寸、比例、位置及作用关系等参数有了变化。如果要素关系的改变，导致发明质量、功能及用途上的变化，从而产生了预料不到的技术效果时，则该发明具备创造性。例如，一项有关剪草机的发明，其特征在于刀片斜角与公知的不同，其斜角可以保证刀片的自动研磨，而现有技术中所用刀片的角度没有自动研磨的效果。该发明通过改变要素关系，产生了预料不到的技术效果，因此具备创造性。但是，如果要素关系的改变，不能使发明产生预料不到的技术效果，则发明不具备创造性。例如，现有技术公开了一种刻度盘固定不动，指针转动式的测量仪表。一项发明是指针不动而刻度盘转动的同类测量仪表。该发明与现有技术之间的区别仅是要素关系的调换，即“动静转换”。这种转换并未产生预料不到的技术效果，所以不具备创造性。

二是要素替代的发明，是指已知产品或方法的某一要素由其他要素替代的发明。如果这种替代能使发明产生预料不到的技术效果，则具备创造性。但是，如果发明是相同功能的常用手段的等效替代，或者是用某一公知材料替代公知产品中的某材料，而这种公知材料的类似应用是已知的，且没有产生预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。

三是要素省略的发明，是指省去已知产品或者方法中的某一项或者多项要素的发明。如果发明与现有技术相比，发明省去一项或多项要素后，依然保持原有的全部功能，或者带来预料不到的技术效果，则该发明具备创造性。但是，如果发明省去一项或者多项要素后其功能也相应地消失，则该发明不具备创造性。

四、审查创造性时应注意的问题：不管发明者在创立发明的过程中是历尽艰险，还是唾手而得，都不应当影响对该发明创造性的评价。绝大多数发明是发明者创造性劳动的结晶，是长期科学研究或者生产实践的总结。但是，也有一部分发明是偶然做出的。偶然性不影响该发明具备创造性。审查发明的创造性时，由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断，因而容易对发明的创造性估计偏低，从而犯“事后诸葛亮”的错误。审查员应当牢牢记住，对发明的创造性评定是以发明所属技术领域的技术人员根据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的，从而避免其主观因素的影响。

创造性指同申请日以前已有的技术相比，该发明应有突出的实质性特点和显著的进步。将对比文件1披露的技术方案与该专利申请的权利要求相比。可以发现：该发明专利申请的进水口完全设置在水面下，而对比文件1所述的进水口绝大部分设在水下；该发明专利申请的喷水管是向后方或侧后方排水，对比文件1公开的仅是向后方排水。该发明的从属权利要求仅使用了功能限定的语言，对本发明的效果作了描述。而没有对比文件1更多的技术内容。显然，该发明专利申请中对船舶结构所做的改动对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，即该技术方案是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理就可以得到的，不具备突出的实质性特点。结合该发明技术解决方案本身的实质性，同时考虑本发明的目的和效果，与现有技术相比，本发明专利申请也不具有长足的进步。