何沛平诉吴县经济技术开发研究所“新型多节瓦”实用新型专利权纠纷案

案例28　何沛平诉吴县经济技术开发研究所“新型多节瓦”实用新型专利权纠纷案

案例概述

原告何沛平因被告江苏省吴县经济技术开发研究所侵害实用新型专利权纠纷案，向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼。

原告诉称：“整体形小青瓦”是原告的专利。被告研制的“新型多节瓦”，其主要形状特征都在原告的专利保护权范围内，侵害了原告的专利权。请求被告停止侵害，赔偿经济损失。

被告辩称：被告研制的“新型多节瓦”在造型、工艺、材质等方面，均不同于原告的“整体形小青瓦”。这是被告独立构思、自行研制的，且在原告的专利未公告时，就已申请专利，因此不存在侵权的事实。

南京市中级人民法院依法组成合议庭，经进行公开审理，查明：原告何沛平的“整体形小青瓦”是一种新型屋面复盖瓦片，××年6月研制成功。同年7月17日，原告向中国专利局提出实用新型专利申请，要求保护的权利范围是：呈圆弧筒形；瓦内外两面相隔一定距离有一台阶；宽度与小青瓦等宽，长度4～7级，级距约30～50厘米。中国专利局于××年11月7日予以公告，××年2月28日授予何沛平“整体形小青瓦”实用新型专利权。

被告吴县经济技术开发研究所的“新型多节瓦”，是××年10月4日向中国专利局提出实用新型专利申请（专利申请号为CN99212348）。要求保护的权利范围是：呈圆弧形；盖瓦、底瓦正面呈多节状；盖瓦各节长度等于宽度，一般4～7节，每节约30～60厘米；盖瓦前沿反面有一宽0．5～1厘米、深0．3～0．8厘米的凹槽，底瓦后沿正面有一凸径，盖瓦、底瓦凹凸连接嵌合；底瓦有一平面，起稳定作用。中国专利局于××年8月4日予以公告。此后，被告将“新型多节瓦”技术先后转让给18个单位使用，获得转让费26．2万元，扣除模具费、代培技术费等费用和应交税金等，获纯利5．5万元。

××年7月，原告何沛平从电视、报刊的广告中得知被告正在转让的“新型多节瓦”技术主要形状特征属于“整体形小青瓦”专利保护范围，以被告侵害其专利权为由，向法院提起诉讼。

南京市中级人民法院审理认为：《专利法》第五十九条规定，认定他人是否侵害了专利权人的专利权，要以专利权人要求保护的权利范围为标准。原告的“整体形小青瓦”，要求保护的权利范围是“圆弧筒形、台阶状”；被告的“新型多节瓦”，主要形状特征是“圆弧形、多节状”。两者虽然提法不同，其实质是一样的。因此，被告的“新型多节瓦”的主要形状特征部分，侵害了原告专利权要求保护的权项。“新型多节瓦”在尺寸、材质、色彩等方面虽与“整体形小青瓦”有差异，但这些不是整体的发明构思，没有实质性的技术突破，不影响侵权事实的认定。

被告的“新型多节瓦”，有“凹凸连接嵌合”和“起稳定作用的平面”等新的技术特征，是原告的“整体形小青瓦”专利保护权项中没有的内容，属于新的发明创造。因此，这两项新技术不构成侵权。但是，被告这两项新技术的实践，有赖于原告“整体形小青瓦”实用新型的实施。所以，被告的“新型多节瓦”主要形状特征部分侵权的事实，不能因此否定。

依照《专利法》第九条规定的“最先申请”原则，被告以其申请专利的时间，早于原告专利公告的时间，辩解自己没有侵权的理由不能成立。

根据上述事实和理由，依照《民法通则》第九十五条的规定，原告何沛平取得的专利权受法律保护。《民法通则》第一百一十八条的规定，原告何沛平要求被告停止侵害、赔偿损失的请求是正当的，应予支持。鉴于被告转让专利技术所获的利润中，与其两项新技术有关，故可考虑适当赔偿。

据此，南京市中级人民法院于××年4月22日判决：

（1）被告立即停止转让“新型多节瓦”属于侵权的圆弧形、多节状部分的技术。

（2）被告赔偿原告损失25000元，判决生效后10日内一次付清。

一审宣判后，双方当事人表示服判。

判决书送达后，原告和被告要求法院就“整体形小青瓦”专利权的转让事宜进行调解。鉴于被告的“新型多节瓦”技术确实比原告的“整体形小青瓦”更臻于完善，实用性强，但是，被告要实施这项技术，依法必须得到原告的许可。为了有利科学技术的发展，促进专利技术尽快转化为生产力，更好地为社会主义建设服务，经南京市中级人民法院调解，原告和被告于××年4月24日达成如下协议：

（1）原告将已获得的实用新型“整体形小青瓦”和“整体形小青瓦模具”专利权转让给被告。转让费1万元，在双方到专利局办妥有关专利权转让的手续后1个月内，由被告一次性付给原告；

（2）原告向中国专利局撤销对被告的专利申请提出的异议；

（3）原告对被告实施“整体形小青瓦”的技术方面给予指导。

案例评析

本案主要涉及基础发明与改进发明之间的关系。同时也可以通过这个判决得出一个结论：专利权是一种排他权，而不是一种独占权。

1．专利权的效力。专利权区分为积极效力和消极效力。积极效力指专利权人在一定期限内专有实施其发明的权利，即享有一定期间合法的独占权。消极效力则是专利权人具有专有性、排他性的权利，他人若无法律上的权源而违法实施发明，专利权人有权要求其排除侵害，如有损害构成侵权行为时，可要求损害赔偿。

关于专利权是一种什么样的权利，各国学说存在争议，如有的学者认为该权利为一种独占权，而有的学者则认为其为一种排他权。但大部分学者认为，专利权是一种排他权，因为对于一个发明人来说，只要他的发明不违法，不违反社会道德，就享有他在制造、使用、出售其发明及其他方面的权利，享有这种权利不需要专利法。而作为专利法上的权利，是因为享有专利权的人能够有权排除他人对其发明创造的制造、使用、销售和进口。因为从理论上讲，专利权人享有独占其发明创造的权利，但一个发明人即使凭其发明创造得到了有效专利，未必就有权制造、使用或出售自己的发明。由专利产生的独占性是一种否定性质的权利，一种“排他权利”。这从各国的专利法的规定也可以得出这个结论。

美国《专利法》第271条规定：除本法另有规定外，任何人在美国境内，在专利期限内，未经许可而制造、使用或出售取得专利权的发明等，即为侵害专利权。

法国《专利法》第29条规定：专利权具有防止第三方未经专利权所有者同意进行下列活动的效力：制造、提供、贩卖、使用、进口或为上述目的而占有使用作为专利对象的工艺方法直接制成之物品。

英国《专利法》第60条规定：根据本条规定：如有人在专利有效期间内未经专利权人同意，在联合王国对于一项发明有下列行为之一者，应作侵害发明论处：一是当该发明是一项产品时，他制造、处理、销售、使用或进口该项产品，或为了处理或其他上述目的而保存该项产品；二是当该发明是一项方法时，在联合王国使用该方法或使用、进口或保存直接由该方法所获得的产品。

从这些国家的规定来看，均强调从禁止的角度来规范专利权。我国专利法的规定也采用的是这种做法。《专利法》第十一条规定：

“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。”

因此可以认为，我国法律规定的专利权从性质上讲应当属于一种排他权。本案则通过具体例子，进一步说明了专利权的这一性质。根据本案的判决，虽然被告获得了专利权，而且该专利权也是合法有效的，但是如果被告要想具体实施专利，必须事先取得原告的许可。因为被告专利与原告专利构成基础专利与从属专利的关系，而从属专利的技术特征必然覆盖基础专利所有的技术特征。因此作为从属专利权人的专利权主要体现为一种排他权，而非一种独占权。因为作为从属专利权人，无法独立实施其专利，必须依赖于基础专利权人的许可。

2．基础专利与从属专利。作为基础专利，指不依赖于现存专利权而作出的发明创造。所谓从属专利，指一项专利技术的主要技术特征包括了前一有效专利，即基础专利的主要技术特征。作为从属专利的形式主要有：一是在原有产品专利技术特征的基础上，增加了新的技术特征；二是在原有产品专利技术特征的基础上，发现了原来未曾发现的新的用途；三是在原有方法专利技术特征的基础上，发现了原来未曾发现的新的用途。因此如果从属专利权人实施其专利技术，必然覆盖基础专利的保护范围。因此从属专利的实施必然有赖于基础专利的许可。这就要求从属专利权人要实施自己的专利，或者许可他人实施，必须事先征得基础专利权人的许可。

从属专利技术一般比基础专利技术先进，为了促进更先进的专利技术的实施，防止基础专利权人滥用专利权，坚持不同意从属专利权人实施其专利技术，法律规定了强制许可制度。《专利法》第五十条第一款规定，一项取得专利权的发明或者实用新型比以前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。同时，根据《专利法》第四十八条的规定，颁发有关基础专利的强制许可，应当符合两个条件：一是从属专利技术与基础专利技术相比，具有显著经济意义的重大技术进步；二是从属专利的专利权人应当提交未能以合理条件与前一专利权人签订实施许可合同的证明。

3．专利侵权的判定方法。本案判定被告侵权的思路，体现了法院判定发明和实用新型专利侵权的基本方法和原则。法院首先分解原告专利的独立权利要求中记载的必要技术特征；其次分解被告产品的主要技术特征，最后把两者的技术特征进行比较，获得对比结果。如果被告产品的技术特征包括了原告专利的独立权利要求中记载的全部必要技术特征，即在被告的产品中能够找到原告专利的独立权利要求中记载的所有必要技术特征，就可认定被告的产品完全覆盖了原告的专利保护范围，法院就应当认定被告制造该产品或者转让该产品技术构成侵权。需要注意的是，该必要技术特征不仅包括专利权的独立权利要求中特征部分的权利要求，还包括前序部分的权利要求。即必须将前序部分的技术特征与特征部分的技术特征结合起来，作为一个整体进行考虑。因为在司法实践中，很多人可能认为前序部分的特征属于已有技术，因此在进行侵权判断时，不需要考虑。