上海钓鱼荧光浮子浮漂案例

案例29　上海三信公司诉青浦县得月电器塑料厂“钓鱼荧光浮子”实用新型专利权纠纷案

案例概述

原告上海三信渔具有限公司于××年7月11日向国家专利局申请名称为“钓鱼荧光浮子”的实用新型专利。××年1月9日，原告获得“钓鱼荧光浮子”实用新型专利权。该实用新型专利涉及一种钓鱼用的、能够发出荧光的浮子，其权利要求为：

1．一种钓鱼荧光浮子，由能浮于水面的轻质材料制成的浮子体组成，其特征在于制成浮子体的轻质材料为耐水蚀的轻质材料，在浮子体的表面涂有荧光层，在浮子体的中间置有一个穿透的长孔。

2．根据权利要求1所述的钓鱼荧光浮子，其特征在于制成浮子体的耐水蚀的轻质材料为可发性聚苯乙烯PVC材料或注塑材料或吹塑材料。

3．根据权利要求1所述的钓鱼荧光浮子，其特征在于在浮子体的中间长孔内置有一个橡胶块，一根由细软金属丝制成的弯折成蝌蚪形的引线针的两端并紧后一起穿过橡胶块并穿越过浮子体的整个长孔。该实用新型专利的说明书中记载：为了更方便钓鱼者使用，在浮子体的中间长孔内置有一个橡胶块，一根由细软金属丝制成的弯折成蝌蚪形的引线针的两端并紧后一起穿过橡胶块并穿越过浮子体的整个长孔，钓鱼者使用时，只要将钓鱼线的一端穿入引线针的蝌蚪形头孔内后手捏引线针的两端，将已穿有钓鱼线的引线针拉出浮子体的长孔外，亦即钓鱼线方便地被穿过橡胶块及浮子体的长孔。该实用新型专利说明书附图上的钓鱼荧光浮子由浮子体、荧光层、橡胶块、引线针组成。

同年2月25～28日，被告青浦县赵屯得月电器塑料厂在“第九届中国国际钓鱼用品交易展览会”上展示其制造的“‘得月’荧光浮漂”（也称“‘太空豆’荧光浮漂”）。“中国国际钓鱼用品交易展览会”于同年3月10日出具证明，该证明的内容是：上海青浦得月电器塑料厂在“第九届中国国际钓鱼用品交易展览会”上展示的“‘得月’荧光浮漂”（也称“‘太空豆’荧光浮漂”）产品与上海三信渔具有限公司的钓鱼荧光浮子专利产品相同。“第九届中国国际钓鱼用品交易展览会”广告宣传册第20页至第21页载明：上海得月电器塑料厂现有产品：组合浮漂、荧光浮漂、夜光浮漂、太空豆浮漂、矶钓浮漂。河南松鹤工贸总公司太平洋渔具商行购买“‘得月太空豆’荧光浮子”的收据以及该公司于××年4月22日出具的证明证实，××年2月26日，该公司在展销会期间进得“‘太空豆’荧光浮子”6000包。

经比对，被告制造的“‘得月’荧光浮漂”产品的技术特征与原告“钓鱼荧光浮子”的实用新型专利的权利要求保护范围基本相同。

庭审中，原告以防止泄露其商业秘密为由，拒绝将其主张10万元经济损失的证据提交被告质证。

另外，××年4月13日，原告（作为甲方）与被告（作为乙方）签订协议书约定：甲方与乙方在开发和生产发泡系列产品上达成如下协议：一是甲方委托乙方生产发泡系列产品，甲方提供发泡技术工艺和发泡产品的规格或样品，新产品第一次模具费由甲方负担（每付150元），甲方永久享有专利权和产权，负责产品的销售，乙方根据甲方订单负责保质、保量生产等；二是以后在此基础上派生出来的发泡产品，无论是他人投入模具费，还是乙方自己投入模具费，乙方都不得为他人生产该产品，否则将追究其经济责任，违反一次罚金人民币50万元等。

审理中，被告提出，上述协议书中的发泡系列产品即原告的“钓鱼荧光浮子”实用新型专利产品。原告提出，上述协议书中的发泡系列产品并非原告的“钓鱼荧光浮子”实用新型专利产品，只是“钓鱼荧光浮子”实用新型专利产品中的一个组成部分（即《实用新型专利说明书附图》中的浮子体和荧光层）。

被告在本案答辩期过后，向国家知识产权局专利局提出宣告原告“钓鱼荧光浮子”专利权无效的申请，并递交了××年《Fishing　Hooks　＆Tackles》杂志作为证据。原告提出，××年《Fishing　Hooks　＆Tackles》杂志上所展示的产品与原告的“钓鱼荧光浮子”实用新型专利并不相同。

原告上海三信渔具有限公司诉称，原告系“钓鱼荧光浮子”实用新型专利的专利权人。原告向国家专利局申请该实用新型专利之后，发现被告生产、销售相同产品。原告为此曾告知被告，要求被告在原告获得专利授权后停止生产、销售相同产品。××年1月9日，原告获得专利授权。同年2月25日，被告在“第九届中国国际钓鱼用品交易展览会”上展示并销售与原告专利相同的产品，构成对原告专利权的侵害。原告为此请求法院判令被告：停止侵害原告的专利权；向原告赔礼道歉；赔偿原告经济损失人民币10万元；承担本案诉讼费。

被告青浦县赵屯得月电器塑料厂辩称：原告的“钓鱼荧光浮子”实用新型专利不具有专利法所规定的新颖性，日本国于××年在广告中展示同类产品，被告据此已向国家知识产权局专利局提出宣告原告专利权无效的申请；原被告曾于××年4月13日签订协议书，约定原告委托被告生产500万只发泡产品，该发泡产品即原告事后申请专利的“钓鱼荧光浮子”，被告并非擅自生产，且被告实际生产138000只发泡产品，被告为此而采购了荧光漆与EPS（可发性聚苯乙烯）等原料，故被告的行为并未构成对原告专利的侵权；被告实际生产“‘得月’荧光浮漂”（也称“‘太空豆’荧光浮漂”）600包，在“第九届中国国际钓鱼用品交易展览会”上并未销售。

法院认为，原告上海三信渔具有限公司的“钓鱼荧光浮子”实用新型专利合法有效，应受法律保护。被告青浦县赵屯得月电器塑料厂辩称原告专利无效，但尚无国家知识产权局专利局的有效文件予以确认，且被告在本案审理期间所提交的证据尚不足以充分证明其抗辩理由，本院对被告的这一抗辩理由不予采信。

法律保护专利权人的发明创造，其保护范围以专利权人从发明创造的目的出发所完成的，并体现在权利要求书上的技术方案为限，说明书和附图可以用于解释权利要求。原告“钓鱼荧光浮子”实用新型专利的权利要求书、专利说明书充分反映了该实用新型专利的必要技术特征和保护范围。其必要技术特征和保护范围仅限于权利要求1所表述的内容，即“一种钓鱼荧光浮子，由能浮于水面的轻质材料制成的浮子体组成，其特征在于制成浮子体的轻质材料为耐水蚀的轻质材料，在浮子体的表面涂有荧光层，在浮子体的中间置有一个穿透的长孔”。被告制造的“‘得月’荧光浮漂”产品中的荧光浮子部分的技术特征覆盖了原告实用新型专利的权利要求保护范围。原告认为其“钓鱼荧光浮子”实用新型专利的必要技术特征和保护范围包括权利要求3，原告的这一主张与专利法的规定不符，本院不予采信。

法律规定，实用新型专利权被授予后，除法律另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、使用、销售其专利产品。被告制造的“‘得月’荧光浮漂”产品中的荧光浮子部分的技术特征虽然覆盖了原告实用新型专利的权利要求保护范围，但被告的制造行为已经原告许可。原告认为其许可被告制造的发泡产品只是原告专利产品的一部分，原告并未许可被告制造专利产品。事实上则是原告许可被告制造的发泡产品就是原告事后提出申请并取得专利权的“钓鱼荧光浮子”。依照专利法的有关规定，原告提出的被告的制造行为侵犯原告专利权的诉讼请求不能成立。

虽然被告制造系争产品的行为不构成对专利权的侵犯，但是原被告之间的协议并未许可被告可以销售其制造的上述系争产品。被告明知原告为“钓鱼荧光浮子”实用新型专利的专利权人，在未经原告许可的情况下，擅自销售覆盖了“钓鱼荧光浮子”实用新型专利必要技术特征和权利要求保护范围的“‘得月’荧光浮漂”，其行为侵害了原告依法享有的专利权。

原告提出的被告销售侵权产品的诉讼请求成立，被告依法应当承担停止销售、赔偿原告经济损失、向原告赔礼道歉等民事责任。原告主张经济损失的相关证据未经被告质证，不能作为确认原告主张的经济损失数额的依据。在难以完全准确确认原告的实际损失和被告的侵权获利的情况下，由法院考虑被告侵权的手段和情节、侵权时间和范围、被告的主观过错等因素，确认损害赔偿的数额。

综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、第一百三十四条第一款第（一）项、第（七）项、第（十）项、第二款及《中华人民共和国专利法》第五十九条、第六十条的规定，判决如下：

（1）被告青浦县赵屯得月电器塑料厂停止对原告上海三信渔具有限公司的“钓鱼荧光浮子”实用新型专利权的侵害。

（2）被告赔偿原告经济损失人民币5000元（判决生效后10日内给付）。

（3）被告以书面形式向原告赔礼道歉，内容须经本院审核。

（4）本案诉讼费人民币3510元，由原告上海三信渔具有限公司承担人民币1500元，由被告青浦县赵屯得月电器塑料厂承担人民币2010元。

案例评析

（1）实用新型专利侵权纠纷诉讼中被告申请专利无效的问题。本案的系争标的是一项实用新型专利。根据我国专利法，实用新型专利申请提出后，只经过一个初步审查阶段，一旦在初步审查中未发现驳回理由的，便由国务院专利行政部门授予实用新型专利权，这一过程中没有发明专利申请所必须经过的实质审查阶段。在国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权以后，任何单位和个人可以依法请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

这实际上是将实质审查的作用后置了。这样做的好处是：一来由于实用新型专利的特点，审查的效率对一项实用新型专利能否在市场上给权利人带来最大的经济利益有举足轻重的影响，因此有必要简化实用新型的申请审查程序；二来在市场经济条件下，各个市场主体间都在为实现自身的利益进行激烈的竞争。任何一个市场主体都不肯让他人通过申请具有瑕疵的实用新型专利并获授权来谋取不正当利益，一旦发现这种情况，其必然会采取有效的行政或法律手段。这种市场主体为避免其他市场主体对其现实或者预期利益的不法侵害而主动积极、发自内心的行为，在维护获得授权的专利的真实性、合法性方面，显然比得上国务院专利行政部门的实质审查。

实践中，专利权无效宣告程序常发生于专利侵权纠纷诉讼过程中，这是被控侵权人答辩的程式化手段。最高人民法院颁布了司法解释，对于专利侵权纠纷诉讼受理之后，被告向专利复审委员会提出宣告专利无效的请求，诉讼应当中止和可以不中止的情况都作了明确规定。被告青浦县赵屯得月电器塑料厂在本案答辩期过后，才向国家知识产权局专利局提出宣告原告上海三信渔具有限公司的“钓鱼荧光浮子”专利权无效的申请，法院在尚无国家知识产权局专利局的有效文件予以确认且被告在案件审理期间所提交的证据不足以充分证明其抗辩理由的情况下，对被告这一抗辩理由不予采信是符合有关规定的。

《专利法》第四十七条第二款规定：

“宣告专利无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”

因此，即使专利复审委员会对被告的专利无效申请予以支持，只要该决定未在本案执行完毕前作出，则被告就必须履行本案的判决。

（2）权利要求和必要技术特征、专利保护范围的关系。我国《专利法》第五十六条规定：

“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。”

据此，权利要求在专利文件里所起的作用实际上是以英、美专利制度为代表的周边限定制度和以过去的德国专利制度为代表的中心限定制度的折中。

我国《专利法实施细则》第二十二条规定：

“发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规定撰写：

（一）前序部分：写明发明或者实用新型要求保护的主题名称和发明或者实用新型主题与现有技术共有的必要技术特征；

（二）特征部分：使用‘其特征是……’或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。

发明或者实用新型的性质不适合用前款方式表达的，独立权利要求可以用其他方式撰写。

一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求，并写在同一发明或者实用新型的从属权利要求之前。”

特征部分的技术特征是实用新型的必要技术特征中的非已知技术特征，是专利权人在现有技术基础上经过创造性劳动所贡献出的前所未有的技术特征。它和前序部分中的已知技术特征一起，共同构成实用新型的全部必要技术特征，限定独立权利要求的保护范围。

同时，我国《专利法实施细则》第二十三条规定：

“发明或者实用新型的从属权利要求应当包括引用部分和限定部分，按照下列规定撰写：

（一）引用部分：写明引用的权利要求的编号及其主题名称；

（二）限定部分：写明发明或者实用新型附加的技术特征。

引用一项或者两项以上权利要求的从属权利要求，只能引用在前的权利要求。使用两项以上权利要求的多项从属权利要求，不得作为另一项多项从属权利要求的基础。”

从属权利要求除了包括独立权利要求的全部技术特征之外，还包括附加的技术特征，对实用新型做了进一步的限定，它的保护范围比独立权利要求要窄。

法院判断专利侵权是否成立时，以独立权利要求作为依据。正如法院在判决中所述的其必要技术特征和保护范围仅限于权利要求1所表述的内容，即一种钓鱼荧光浮子，由能浮于水面的轻质材料制成的浮子体组成，其特征在于制成浮子体的轻质材料为耐水蚀的轻质材料，在浮子体的表面涂有荧光层，在浮子体的中间置有一个穿透的长孔。被告制造的“得月”荧光浮漂产品中的荧光浮子部分的技术特征覆盖了原告实用新型专利的权利要求保护范围。因此，判令被告青浦县赵屯得月电器塑料厂须承担专利侵权责任。而原告上海三信渔具有限公司认为其“钓鱼荧光浮子”实用新型的必要技术特征和保护范围包括权利要求3，这与《专利法》的规定不符，故而法院未予采信。其实，权利要求3作为从属权利要求，其保护范围要比独立权利要求窄，显然落入了从属权利要求保护范围的技术自然落入独立权利要求的保护范围。

在被控侵权人申请宣告专利权无效，专利复审委员会作出宣告独立权利要求无效，但从属权利要求全部或部分有效时，专利权人若根据专利复审委员会的要求，把认定有效的从属权利要求改写成独立权利要求，则该专利仍然有效，可以继续用以对抗被控侵权人。如果本案被告青浦县赵屯得月电器塑料厂向专利复审委员会申请宣告专利无效，专利复审委员会只支持其对独立权利要求的无效宣告请求部分，则此时原告上海三信渔具有限公司在修改了权利要求以后，再主张其“钓鱼荧光浮子”实用新型的必要技术特征和保护范围包括权利要求3也不迟。

（3）本案中被告的行为是否属于侵权与违约的情况。很显然，被告的行为侵犯了原告的专利权，其销售行为系违法行为，被告主观上系故意，给原告造成了损失，行为和损失之间有因果关系，侵权四要件无一不成立。又因为本案牵涉到原被告双方之间签订的由原告委托被告生产专利产品的协议书，于是我们可以深入讨论一下，被告的行为是否还构成违约呢？

合同当事人是否违约，依据在于合同上双方约定的条款是否被不折不扣地遵照执行了。因为本案中的合同是一个承揽合同，其约定的范围仅限于被告制造专利产品或原告收购专利产品的行为，双方违约与否及承担何种违约责任，似乎只涉及这两个行为，而与被告后来的销售行为无关。但其实原告也可以以被告将生产的用于让原告收购的专利产品销售给他人的行为，实际上表明其履约不能为由，要求其承担违约责任。

我国《合同法》第一百二十二条规定：

“因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”

原告是诉被告违约还是侵权，由其根据具体情况自行决定。相比较而言，原告诉违约，举证比较容易，且在没有实际损失时，只要合同中有违约金条款，就可以获得违约金，但实际损失如果超过对方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失，超过部分将得不到法院支持；另外若原告诉侵权，一旦发生被侵权人人身权益受损的情况，则其可能获得精神赔偿。

就本案而言，原告因为合同的存在，在举证方面并未比诉违约要烦琐，但问题在原告以防止泄露商业秘密为由，拒绝将其主张的10万元损失的证据提交质证，结果法院仅支持其5000元并判决其承担诉讼费1500元，似乎原告在这方面可以采用其他的举措以求更为理想的结局。

（4）如果原告拒收其委托被告生产的发泡产品且未付相关费用，被告能否行使留置权变卖该产品？本案中，被告曾辩解称由于原告拒收上述产品且未付相关费用，被告有权销售上述产品。法院认为，依照法律规定，原被告之间因协议而发生的争议，应当通过合法的程序，向有权处理的行政机关提出或向人民法院提起诉讼。被告以自行销售的方式处置系争产品，违反了专利法的有关规定，其上述辩解不能成立。

假设被告辩称的情况属实的话，让我们先回过头来看原被告双方的协议，其内容有二：一是甲方委托乙方生产发泡系列产品，甲方提供发泡技术工艺和发泡产品的规格或样品，新产品第一次模具费由甲方负担（每付150元），甲方永久享有：专利权和产权，负责产品的销售，乙方根据甲方订单负责保质保量生产等；二是以后在此基础上派生出来的发泡产品，无论是他人投入模具费，还是乙方自己投入模具费，乙方都不得为他人生产该产品，否则将追究其经济责任，违反一次罚金人民币50万元等。

从内容上看，这是一份承揽合同。我国《合同法》第二百六十四条规定：定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外。留置权在我国《担保法》中有详细的规定，如该法第八十二条规定：本法所称留置，是指依照本法第八十四条的规定，债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照本法规定留置该财产，以该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。也就是说，如果原告未支付相关费用的话，作为承揽合同承揽人的被告可以依法留置发泡产品，同时应依法确定两个月以上的期限，通知原告在该期限内履行债务。如果原告逾期仍不履行，《担保法》第八十七条作了规定：债务人逾期仍不履行的，债权人可以与债务人协议以留置物折价，也可以依法拍卖、变卖留置物。显然，此时被告变卖原告委托其生产的发泡产品从合同法和担保法的角度并无可令人非议之处。

我们再从专利法的角度来分析，《专利法》第五十七条开头便是：“未经专利权人许可实施其专利，即侵犯其专利权”，“实施专利”的含义在《专利法》第十一条也有明确的规定。

被告变卖原告委托其生产的发泡产品，目的在于补偿其因对方违约而遭受的损失，这一点在《担保法》第八十七条第三款中体现得非常明显：“留置物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿。”这一目的与专利法中所述的“生产经营目的”是有所区别的。除非双方事先就约定该产品不得留置，否则会出现因委托生产的产品系专利产品（订立协议时仅是一般产品，专利权是在协议订立之后差不多两年才获得的）而剥夺作为另一方当事人法定权利的留置权中变卖承揽产品以补偿其损失的权利之情况，这是不是属于滥用专利权呢？如果发生了这种情况，被告严格按照合同法和担保法的规定处理的话，就不能以被告侵犯专利权论处。