对企业专利证战略的应用之总结

第五节　对企业专利证战略的应用之总结

我们从不同的角度，可以对专利战略的战略模式进行归纳。例如为应对竞争而采取的专利战略，有基本专利战略、外围专利战略、引进专利战略、文献公开专利战略等；为适应市场变化需要而采用的专利收买战略、交叉许可战略、专利与商标相结合的战略、专利与标准相结合的战略、专利权投资与产品输出战略；为谋求企业自身发展而采取的专利协作战略、共同开发战略、专利回输战略、基本专利终了战略和国外专利战略等。

一、专利基本战略

实施专利战略的起点，包括三个方面的基本认识：

第一，没有发明创造就没有专利，专利战略也就无从谈起；

第二，不是任何技术成果申请了专利后就能身价百倍而独占市场，关键在企业是否准确地选定了开发目标；

第三，只有依据本国、本企业的实力和基础，选择适当的技术开发战略，才能加速通过技术将资源转化为产品或服务，光有专利而不加以创造性地运用，是不能取得经济效益的。

在专利战略的起始阶段包括激励发明战略、开发目标选定战略、技术开发战略：

1.激励发明战略及战术

激励发明创造，需要国家级战略和企业级战略的配合。国家级激励发明创造战略，以日本最为典型和成功。企业级激励发明创造战略，可采取一系列措施，如：

（1）建立合理的奖励制度；

（2）增加研发投入；

（3）在企业建立鼓励合理化建议制度；

（4）建立专利战略时代的研发工作规章和规程；

（5）加强国内外技术引进工作，尤其是加强从国内高校和研究所的技术引进工作，做好产学研合作开发的专利管理工作。

日本三菱公司的对员工发明的终生多次奖励是值得我们参考和借鉴的：在申请专利后到获准之前，只要是好的发明，不论获准与否，三菱公司给予“优秀发明表彰”，颁发奖金和奖状。如果这项发明获得专利并在公司内部实施，三菱公司会给予发明人“实绩补偿”。每年最少3万日元，实施至何时即给到何时。如果这项发明被许可给其他公司实施，三菱公司也会依所获得的权利拨出一定比例作为发明人的“实绩补偿”。如果一项发明同时在公司内外实施，则发明人的“实绩补偿”一年最高可以拿到日币100万元。发明人离职后仍能领取“实绩补偿”。甚至死亡后其继承人也可以续领，直到公司不再使用或不再许可他人使用这项专利为止。此外，三菱公司还设有累计专利件数的“登记表彰”，员工所获的国内专利件数达到一定数量时，即给予一定数额的奖金。各厂、事业本部和三菱公司的社长也设有“工场和表彰”、“本部长表彰”和“社长表彰”，奖励方式由厂长、本部长和社长自行决定。

2.目标选定战略

企业在目标选定战略阶段的专利战略主要表现在利用专利文献的情报价值上。通过专利分析，可以准确了解到：

（1）现有技术所处成长阶段；

（2）新技术的发展动态和可能的应用领域；

（3）本行业的技术发展动态；

（4）竞争最热的技术领域；

（5）竞争对手的研发动态；

（6）新产品的可能寿命、潜在市场和经济价值。

在选择技术开发目标时，对于一些开创性的专利技术，其市场预测有独特的规律。对那些前所未有的技术和产品，消费者对它一无所知，不能对其进行市场调查和预测。因此，对于专利技术的开发目标来说，有些主要依赖于技术预测；有些只能在产品做出来以后，通过向潜在的买主宣传其真正的价值，开辟新的市场；并且因为预测工作本身含有一定的不确定性和偏差，可能带来风险，从而会影响企业的成败，因此，发明、设想或者建议可能从基层提出，也可能要经过有各个单位负责人和专家参加的会议讨论后提出，但最后决策的仍是企业的最高领导人。

3.技术开发战略

技术开发战略大致有两种

一种是以美国为代表的开拓型技术开发战略，其成果多属于基本专利；

另一种是以日本为代表的追随型技术开发战略，其成果多属于改进专利、应用专利等外围专利。后者具有起点高、成本低、风险小等优点。

中国企业目前的技术水平，在多数领域还是落后的，因此，应采用追随性战略，紧紧跟着国外同行的研发工作，及时了解国外同类企业的研发动态和最新成果，适时引进新技术、并尽快加以消化吸收，然后在引进技术的基础上进行改进和自主创新，研发出更好的技术或者产品，并适时申请专利，用法律保护自己的技术成果。

二、专利申请战略与战术

对于企业开发出的技术是申请专利还是作为技术秘密或其他方式取决于企业专利战略和经营战略的需要。通常企业应建立一种制度，由企业的管理、技术、法律、销售等方面人员组成的机构来评价企业作出的发明创造，并决定是否申请专利。一旦决定申请，应对在哪些国家申请专利进行分析。一般采用“市场导向”申请战略，即优先选择市场最大或人口最多的国家申请专利。但是，如果发明创造属于高技术范畴，如微电子、遗传工程等，只有极少数企业能够生产这种产品，在这种情况下，“市场导向”申请战略也许并不是最好的。此时则应考虑“生产导向”申请战略，即在竞争对手从事生产经营的国家申请专利，一旦发生侵权，专利权人可以采取法律手段在原产地扣押侵权产品而不论其将要行销的国家。对于有高度发达的工业又有广阔市场的国家，可以同时应用这两种战略。总之，企业应当考虑在有潜在市场或潜在竞争对手的国家申请专利，以保护自己在这些国家的市场利益和竞争优势。

专利申请战略，主要要回答三个问题：（1）是否所有的发明创造都要申请专利，（2）何时申请专利，（3）申请什么样的专利。

1.权利选择

有的技术成果不必申请专利、以技术秘密（Know-how）来保护更为有利，如：美国的“可口可乐”饮料配方，作为企业的技术秘密，至今已经有100多年；有的发明可以一部分技术申请专利、另一部分作为技术秘密保密；或者在专利申请文件中掩盖一部分技术诀窍。

2.申请时机的抉择

（1）对于基本发明，一般要等其应用研究和周边研究大体成熟后，再提出专利申请。防止其他企业在基本发明的基础上，作继续改进性研究，或抢先申请应用发明专利，而造成对自己基本发明的封锁保护；

（2）竞争对手很多，或者市场需求量大，或者是容易被模仿的技术，应尽快申请专利；

（3）对本企业领先的不易被模仿的技术，可以在竞争对手快要追上的时候再申请专利，一方面延长了保护期，另一方面也避免了技术过早地公开而给对手可乘之机。

3.申请类型的选择

（1）申请基本专利（基本专利战略），基本专利是独创性非常高的发明，它具有广泛应用的可能性和获取重大经济效益的前景。基本专利有以下特征：

a.竞争对手无法绕过基本专利而模仿；

b.在实用化时，它还需要解决一系列的技术问题，从而可衍生出大量的相关专利；

c.开发周期长，费用大，需要社会技术力量的支持；

d.发展前景大，有的基本发明对产业活动会产生根本性的影响，甚至引发新的工业革命。申请基本发明专利，需在申请前、后高度重视外围专利保护，形成专利保护网；对产生基本专利的技术要进一步贮存技术，取得改进专利，以便在基本专利到期后，仍能够起到保护作用。

（2）申请外围专利（外围专利战略），外围专利又称改进专利。外围专利战略是日本企业最擅长的战略。所谓外围专利战略，指在只依靠基本型专利不能很好保护自己的时候，采用具有相同原理并围绕基本专利的许多不同专利来加强自己，与基本专利权人进行对抗的战略。在核心专利周围布署改进专利、下游专利可以帮助本企业获得核心专利权人的交互授权。例如，台湾富士康、台湾鸿海、韩国三星跟踪国外企业的核心技术，大量布署外围专利，也创造了可靠的杀手锏。

a.在先申请制国家或条件下，当已经知道对手也在研发同一技术项目，且已经接近成功时，则先以基本专利广泛地控制核心技术，然后在其周围不断地、逐步地申请应用、改进专利，最后构成以基本专利为中心的专利网；

b.尽可能将基本专利和外围专利同时申请，以避免先公开基本专利后引起其他企业申请外围专利的竞争；

c.当本企业的产品无法绕过他人的基本专利时，可对基本专利作改进产生应用发明，申请外围专利，在基本专利的周围形成一道墙（专利保护网），使基本专利权人在此领域丧失活动余地，使其动辄侵权，迫使基本专利权人放弃竞争，或者向本企业提出专利许可谈判。

（3）申请防卫专利，有的发明虽然是本企业暂时不实施的，但作为一种技术储备或将来实施更新发明的基础，应当申请防卫专利，以免被其他企业抢先申请而形成对自己的限制。

（4）申请迷惑专利，在同行之间竞争异常激烈时，为了不让对手清楚地掌握本企业的技术发展方向，故意将一些并非本企业所需的技术申请专利，让对手无法跟踪自己的发展。还可以在专利“授权人(assignee)”一栏隐匿真实身份。这是国外公司惯用的竞争策略。很多西方大企业往往用100多个名称充当本企业拥有的专利的授权人，有些公司甚至用300多个名称给自己的技术申报专利。例如，Aventis拥有2.9万多项专利，其中仅仅约1%的专利在授权人中包含Aventis这个词。这些用其他名字秘密部署的专利，使竞争对手无法了解自身真正的实力，相当于埋藏了一些专利地雷。

三、专利利用战略

专利利用战略包括对本企业申请获权专利的利用和对其他企业专利的利用及其他企业利用本企业专利三个方面。具体战略的选择、运用、组合应科学分析本企业与竞争对手或者合作方的企业规模、企业类型、企业业绩、企业信誉、企业技术实力、企业品牌实力、企业信息能力、企业发展策略等多方面因素，在实践中灵活地选择和实施。

（1）专利独占战略，对任何国家的企业都不授予许可实施权，只追求专利权企业独家利益。但该企业要能承担开拓市场的风险和具有投资的条件。

（2）许可实施战略，许可其他企业实施本企业专利，收取一定的费用，该战略在本企业无条件实施的情况下采用。

（3）许可使用战略，自身生产能力远远不能满足市场需求的情况下，可许可其他企业使用本企业专利，收取一定使用费用的战略。

（4）专利与产品相结合的战略，持有基本专利的企业，允许其他企业使用自己的专利，但作为交换的条件，把本企业的产品强加给对方以提高自己在市场竞争中的地位。

（5）专利与商标相结合的战略，商品投放市场后，为了更大利益，可以将专利权和相关商标权捆绑在一起出让或者许可。商标的作用很大，可为了商标在市场上站住脚跟，需要一定的时间和投资。为了减少商标的广告投资，可以采用强制使用商标作为使用专利权交换条件的战略。

（6）专利投资战略，以专利技术入股，与当地资本联合逐步在各国设立合资公司或合营公司，在该公司利用本企业的专利技术，从而掌握其支配权。美国的杜邦公司擅长采用此战略。

（7）交叉许可战略，随着技术的复杂化、复合化发展趋势的加强，即使是大企业，也不可能独占技术，于是出现将各自拥有的技术互相靠拢，签订以相互的专利权交叉实施许可合同的战略，从而形成联合技术优势。另外，在与同行也的其他企业的技术十分接近、甚至权力归属错综复杂的情况下，为了防止混乱，也可采用交叉许可战略。可以是同类技术交换，也可以是不同的技术相互交换来弥补自身的薄弱环节。

（8）专利协作战略，各企业将相互拥有的专利权拿出来合作，是一种协同合作的战略。多以生产合作的形式出现，以防止出现专利纠纷。

（9）引进专利战略，本企业自身不搞技术开发，专门引进其他企业优秀专利技术的战略。

（10）专利收买战略，将竞争对手的专利全部买下，从而达到独占市场的战略，与引进专利战略不同，收买专利的目的不限于引进技术，最终是为了独占市场，专利收买战略要适可而止，否则就可能违反“反垄断法”。

（11）专利出售战略，当本企业专利闲置，成为虚价值或者低价值资产存量时，可将专利权当作普通商品出售，达到盘活企业资本的目的。

（12）专利回输战略，国家和企业均可采取专利回输战略。

（13）专利与标准相结合的战略。

美国每年花费7亿多美元用于研究和制定技术标准。这些标准大都捆绑了大量的美国专利。相反，中国每年仅仅用8000多万人民币研究和制定技术标准。由于中国每年要签发约4000个技术标准，因此每个标准能够获得的研究和制定费用仅约2万元。目前，许多发达国家、跨国公司和产业联盟都力求将自己的专利技术提升为标准，以获取最大的经济利益，“技术专利化、专利标准化、标准垄断化”已经成为知识经济条件下国际竞争的新游戏规则。标准的实质和特征就是技术体系中对于技术的知识产权，由于专利权具有地域性和排他性，一旦这种标准得到普及，会形成一定形式的垄断，尤其是在市场准入方面，它会排斥不符合该标准的产品，只将符合自己标准的产品奉为嫡传，从而达到排斥异己的目的。这就是技术标准和知识产权关系的关键所在。我们要与现在国际的技术标准与知识产权政策的游戏规则相接轨，并制定出自己的技术标准与知识产权政策相结合的最佳方案。近年来，中国也已经开始在一些重大领域投巨资研究和制定技术标准。例如：中国实施了三大领域（数字电视、EVD、等离子显示屏）的标准战略，清华大学、上海交大获得了国家3亿多元的拨款用于研究和制定数字电视的技术标准；在激光视盘机领域，中国信息产业部对北京阜国公司EVD技术标准的研究和制定提供了大力支持；在等离子显示屏领域，中国东南大学获得了较大的支持。中国近年来还公布了无线通讯方面的加密技术标准。在制定上述技术标准的过程中，均要捆绑中国企业的专利，尤其是核心专利。在标准中推行专利战略的措施有：力争将自有专利技术纳入标准体系；组建知识产权联盟参与标准的制定；适度使用专利标准等技术壁垒。Phillips公司早在1998年就成立了“系统标准特许部”，负责技术标准管理工作和专利许可工作，形成了具有自己企业特色的“专利许可的特色套餐”。

四、专利防御战略

在其他企业进行专利改进，或者其他企业的专利妨碍了本企业，为保护本企业，使本企业不受损失或使本企业所受损失减少到最低，需要采用专利防御战略：

（1）专利地图战略，在选定专利技术开发目标阶段，应充分利用专利文献制成专利地图等工具，分析、了解其他企业的专利情况，将产品开发引导到不侵犯他人专利的方向上，然后，还要密切注意其他企业专利的动向和最近进展，将此工作作为日常工作。

（2）文献公开战略，当没有必要取得独占权但若被其他企业抢占在先申请专利又不妥当时，可抢先将技术内容在杂志上公开，虽然自己未能取得专利，但也达到了防止其他企业取得专利的目的。

（3）异议干扰战略，对其他企业申请专利权可以采取经常性的妨碍活动，提异议，请求专利复审委员会宣告无效。在中外法院受理的专利侵权案件中，在美国国际贸易委员会受理的337个案件中，绝大多数被告都会反诉对方专利无效。这些案件中，相当多的专利会被无效掉。例如，中国台湾的一个制伞专利文献构成在先技术，而且被中国大陆专利审查员漏检了。针对后来的侵权诉讼，反诉相关专利无效的策略获得了成功。在中国大陆，国家专利局复审委员会每年受理的约4000件专利无效案中，大约2000多件会被宣告无效。也就是说，中国专利局签发的数百万件专利中，可能有一半会被漏检的外国专利、各国期刊论文，以及其他事实和规则予以推翻。通过商业检索、分析提高自有专利的质量，或者了解他人专利的杀伤力，这对于各类企业都非常必要。其实根据创造性要求、实用性要求、书面描述要求、可实施性要求、实施例要求等“专利性要件”提出的专利无效请求也有很大的胜算。英美一些专利分析公司往往对专利文献，甚至非专利文献进行深加工，以帮助企业更顺利地打赢无效案件。例如，美国Wisdomain公司按照自己独自发明的“平行检索”策略加工原始专利文献，以帮助企业发现类似技术。很多发明、产品往往是产业成熟后才有一个较为统一的名称。在此之前，其名称极富多样性。有些核心电子配件发明在专利文献中竟有上百个不同的名称。仅仅用上述统一名称实施“主题词检索”，人们根本无法在统一技术主题上检索到全部，甚至会漏掉主要的在先技术（包含在专利文献和非专利文献中）。当针对的是外国人在中国的专利申请时，应尽量使专利局拖延批准专利。日本文献报道说，日本对美国在日本的专利申请的批准，拖延10年到14年是不足为奇的。最典型的是日本对美国德州仪器公司的半导体专利申请推迟了30年才批准。

（4）异议获取技术信息战略，以异议获取更多的技术信息，对他人申请获权的基本发明进一步研究，作出更具先进性的改进发明，或对基本发明作表面上的改动，申请大量外围专利，迫使对方交叉许可，或者形成对抗的局面。

（5）外围专利战略，在竞争对手已经获得授权的基本专利的基础上开发质量更好的改进专利，或者申请大量的外围专利。

（6）绕开权项战略，绕过对方专利权项，开发不相抵触的技术。

（7）权项落空战略，当无法绕过对方专利权项时，应认真研究对方的权利要求书，看本企业的产品是否在其权利要求保护范围内，如若不在，提出证明。

（8）先使用权战略，若本企业的产品在对方专利的权利保护范围之内时，可提出自己的先使用权。

（9）引进、收买、取得实施许可专利战略，引进、收买对方的专利，或取得对方的专利实施许可。

（10）期满使用战略，有些基本专利无法突破，该基本专利若很快到期，可等到期满后再使用。

如果本企业的专利技术被竞争对手侵权，应采取下述措施：向侵权人发出警告；要求对方签订专利实施许可合同或者专利转让合同；通过新闻媒体对侵权行为进行曝光；要求对方给予损害赔偿；请求专利管理机关处理；向人民法院提出诉讼。

五、专利检索战略

时刻关注研究开发技术领域的新发展，注意对该技术领域的新信息，尤其是专利信息的收集与分析，这在专利战略实施过程中是至关重要的。

一是有助于研究者获取最新的专利技术信息，调整研究方向，避免重复研究；

二是有利于启发研究者的创新思路，缩短研究开发时间；

三是有利于掌握竞争对手的技术发展状况，及时采取相应对策，避免侵犯他人专利权。

通过跟踪调查技术发展动向，并根据出现的新情况不断调整其专利战略实施方案，使专利战略的实施更为有效，以实现专利战略的目标。专利文献是体现专利制度根本目的的媒介，它传播专利信息，促进科技进步，为经济、贸易活动提供参考信息，是对专利实施法律保护的依据和专利机构审批专利的基础。可以说专利文献是人类的知识宝库，是最新颖、最系统、最完整、最规范的技术信息源。有人将专利文献比喻为世界科学技术的备忘录、技术的大百科全书。与其它科技文献相比，专利文献具有以下特点：

（1）内容广泛，专利文献说记载的技术内容和技术范围极其广泛，集技术、法律、经济信息于一体，是数量巨大、内容广博的战略性信息资源。全世界发明成果的70%—90%仅仅出现在专利文献中，而不会出现在杂志、论文、会议报告等媒体上。由于专利有地域性，而且全世界绝大部分专利文献可以免费使用，例如，日本的专利申请中，申请人请求公开的仅有60%，被授权的仅有50%，完成保护期限的仅有2／3左右。日本权利人来中国申请专利的比例也很低，远远少于10%。因此，在日本受专利保护的技术大部分可以在中国免费使用。善用专利文献，人们可以节约研发时间60%节约研发经费40%。

（2）报道速度快，专利文献传播最新技术信息。世界上绝大多数国家实行的是先申请原则，对内容相同的发明，专利权授予最先申请的人。因此，发明人通常力求抢先提出专利申请。在如英国、德国、日本、中国等实行早期公开的国家，自申请之日起18个月，专利局就公开出版发明说明书，大大加快了技术交流过程。同一发明成果出现在专利文献中的时间比出现在其他媒体上的时间平均早1—2年。

（3）系统详尽，实用性强。专利文献格式统一规范，高度标准化，具有统一的分类体系，便于检索、阅读和实现信息化。

六、专利保护应急和预警机制

企业专利保护应急和预警，是指企业对突然出现的专利争端及时作出反应，对可能发生的专利争端提前发布警告，以维护企业利益和最大限度的减少损失。企业建立专利保护应急和预警机制是企业实施专利战略的重要组成部分。企业专利应急和预警机制的建立需要完善的专利信息资源和有经验的专业技术人员和法律人员作基础。将专利信息资源、人才资源集中使用，成立国家和省、自治区和直辖市专利应急和预警机构为国内企业提供咨询服务是适合中国国情的做法。另外，政府应鼓励和吸引专利中介机构进入企业帮助企业提高专利应急和预警能力，并制定相应的规定。

企业专利保护应急和预警机制至少应包括下列各项工作：

（1）企业制定技术开发项目之前，针对项目立项进行专利查新检索，了解现有技术状况和发展动态，并在借鉴现有技术的基础上，开展自主研究开发，避免低层次重复研究；专利信息分析对专利预警机制的建立起着相当至关重要的作用。业内人士认为，通过全面而严密的专利信息分析，企业可以由此找到技术的空白点和技术的发展趋势，发现已有的和潜在的竞争对手，在此基础上建立企业的专利战略，可以以最小的代价获得最大的收益；

（2）项目开发研究过程中，跟踪相关技术的发展状况，必要时更新专利检索信息；

（3）项目完成后，与项目开发人员研究共同制定专利保护方案；

（4）专利侵权诉讼发生之时，制定专利侵权技术判定报告，必要时，提出规避侵权的技术方案；

（5）研究企业所属行业技术发展现状，跟踪竞争对手专利技术发展情况，制定对策方案，提前发布警告；主要内容包括：发现在哪些重要的产业领域，国外有哪些企业提交了专利申请、所占比例多大？以及这些专利申请涉及哪些重要的技术，这些技术所处水平如何？当上述对比的结果达到了预先设定的报警水平时，国家可以通过适当的机制发布预警信息，以提醒相关领域的企业、行业协会以及政府机构、研究机构，迅速采用应对措施；

（6）制定企业专利申请、专利技术利用、专利权许可与转让方案。企业专利应急和预警机制的具体内容主要有：

（一）了解竞争对手在做什么

（1）从专利数据库中检索竞争对手专利技术发展信息，包括专利申请、撤回、专利授权、终止和无效情况；

（2）从非专利数据库中检索竞争对手技术研发信息，包括企业出版物、会议资料、项目发布、招投标、融资、广告、合作、访问等。

（二）对自主专利权的产生、专利技术的利用和保护的措施，特别是对自主专利权受到侵害时的反应

（1）制定技术研发的策略（研发首创发明还是改进发明，由企业的技术能力决定）；

（2）决定专利申请的时间、公开的内容、保护范围和地域；

（3）重视专利审查意见的答复和保护范围的调整；

（4）确定专利申请授权后的实施、许可和转让方案；

（5）完善专利权的保护（通过防御与进攻策略实施）。

（三）专利权和技术秘密的管理

对专利权和技术秘密的管理至少包括以下各项：

（1）对专利技术的实施许可与生产许可的规定；

（2）对专利申请、专利权的转让规定；

（3）对企业职工发明创造的申请权和专利权归属的规定，以及对发明人奖励的规定，以防止技术的转移；

（4）制定防止商业秘密（包括技术秘密）泄露的规定；

（5）启动临时措施与边境措施的时机选择；

（6）政府奖励的申报，包括文件的准备和数据统计，并要防止商业秘密的泄露。

（四）被诉侵犯专利权的应对

在企业被控侵犯专利权时，企业应认真应对，具体措施包括：

（1）由有经验的专业技术人员和法律人员制作是否侵权的技术判定报告；

（2）合理利用司法或者行政规则；

（3）利用无效请求进行反诉；

（4）利用交叉许可与原告商谈合作意向；

（5）启动快速反应程序，充分利用外部资源。

（五）警示发布

（1）近期警告提示（被诉侵权的前兆）；

（2）提前发布警告（在研究竞争对手的情况后随时报告企业决策层）；

（3）作为被告对策方案的制订（参见上述（四）的内容）；

（4）作为原告对策方案的制订，包括警告的时间、选择行政还是司法途径、请求处理或起诉的时间、诉前证据保全、边境措施等。