1. 公司发展—并购
并购传统上由公司商务拓展与外部金融和法律顾问领导。知识产权部分经常在最后阶段考虑,但知识产权风险成为障碍时,知识产权顾问才被带进来,问他是否有知识产权风险,一般是指第三方侵权主张的现实和潜在风险,因为这非常重要,可能使交易失败。这种常用的方法非常不乐观,因为几乎全部集中在第三方知识产权风险上,而不是分析和评估目标公司的知识产权作为决定因素是否值得交易,以及用哪种方法合适,是合并、股权收购或者是资产购买,更重要的是对价格的考虑。
首席知识产权官可以矫正各种无效率的方法,从知识产权角度考虑并购机会,评估战略贴合度、竞争优势、并购时机、成本和价值等。如果首席执行官成为并购团队的一员,在每一个流程阶段管理知识产权方面的交易,知识产权问题就不会耽误到最后。知识产权就会从一开始成为一个基础的考虑的焦点,成为支持交易和谈判的工具。
首席知识产权官能够在公司并购、公司剥离、共同开发和战略联盟方面增加公司价值。将知识产权进位到“总”字层,知识产权就会在并购战略的形成以及所有重要的前期阶段被考虑。
2. 研发、战略计划、标准
一个有效的研发计划可以产生竞争优势,使公司产生先发优势。有效的知识产权管理可以产生新的竞争优势。在传统的公司研发模式下,知识产权是从研发之树上自然成熟的果实。在知识产权指引的公司,知识产权部门有义务摇动这棵树,保证采收到更多的果实。但在这种状态下,知识产权只是研发的副产品。
最先进的是被指引的发明模式。这种模式包括发现未来技术研究路上的阻塞点和路障,然后组织内部和第三方顾问等研发资源,集中解决这些问题,然后申请较宽的专利保护范围,在其他竞争对手生产之前布局好专利。这样,知识产权就会成为驱动器而不是副产品。知识产权和研发部的互动是成功的关键,只有将知识产权人员提升到“总”,这种交流与合作才能完成。
策略性知识产权计划需要对公司运营的专利领域有细致的了解,同时了解第三方的相关专利,这是战略规划的基础。首席知识产权官可以绘制一幅准确的相关专利地图。这在美国尤其重要,因为故意侵权对公司可以产生可怕的危险。
这就需要获得研发、商务开发、战略规划的最新信息,以保持专利地图跟上发展。需要使用复杂的计算机工具实现及时和深入的专利地形评估信息,用来评估新产品、新服务、市场,并购机会、专利诉讼。
在与标准制定组织联系中,也需要首席知识产权官与首席技术官配合。对很多出现的新技术,标准是商业成功的驱动器,所以一个发明者社团可以启动一个新市场。从差的方面讲,含有自己专利的标准可以成为竞争对手的阻碍物或收费站; 从长远看,参与标准制定组织活动在很多行业是公司成长的必要条件。首席知识产权官要做到介入活动,决定是否和在多大程度上让公司的专利隶属于标准组织的许可责任,相关的潜在的反垄断和专利滥用方面的风险必须由知识产权官仔细考虑。
3. 法律维权
在大部分公司,知识产权保护职能设在法务部下,知识产权的负责人直接向首席法务官、总法律顾问、法务副总报告。从概念上说,新设立的首席知识产权官在层级上与他们相同,于是知识产权方面的责任分配就成为问题,特别是在知识产权诉讼方面。
两个部门负责人密切配合是肯定的,但哪一个有最终的决定权?每个公司情况都不一样。公司的大小、公司的文化、技术复杂度、首席知识产权官的法律经验等都很重要,还有个人的能力。
有人认为,应该将知识产权诉讼的权力交给首席知识产权官,因为知识产权许可,特别是以诉讼为背景的知识产权许可,诉讼成为不可或缺的因素。特别是在许可谈判的开始,需要这种相互影响的责任集中在一个人身上。
保留在总法务官的理由是知识产权是法律风险的一个重要源头,管理法律风险是法律部的责任。
4. 公共政策、政府事宜
不管是在美国还是在中国,企业的知识产权工作都与政府有相当的关系。比如在美国,近年来强大的市场力量集结起来推动专利法改革,知识产权机构这几年可能面临很大的改变。这些改变会在最高法院与联邦巡回法院之间、股民和强大的议会游说团体之间引起学术冲突。
在中国,国家的知识产权战略正在实施,各种奖励性政策不断推出,首席知识产权官这方面的工作不容忽视。
5. 税务规划
知识产权与税务有很大关连,特别是如果公司业务遍布全球时。仔细规划知识产权权属和跨国知识产权许可协议可以产生很大的税务利益和节约。在美国,通过将公司的知识产权由一个设在知识产权低税州的独立公司控制会有很大的收税节约。
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