1. 选择管辖法院
不同的管辖法院对同一个案件会作出不同的判决,同时选择不同的法院会给对手带来不同的诉讼成本。
原告都愿意在自己企业所在地提起诉讼,方便自己起诉,同时提高对方的应诉成本。
在美国,专利侵权诉讼的第一审管辖法院为被告的住所地或被告主要营业处所所在地的联邦地方法院,或是侵权行为所在地的联邦地方法院。原告可以有从中选择诉讼地。一般而言,考虑的因素包括选择法官有专利诉讼经验、愿意接受专利侵权案件、建立了相应的制度、可预期诉讼进程的法院。同时,原告还会考虑有关法院审查速度,作出马克曼命令的速度等因素。马克曼命令主要是对专利权利项中一些有争议的关键词做出司法解释,基本决定了专利权利的适用范围。很多案件在此之后都会选择和解。
美国的律师知道,某些地点的法庭更倾向于原告,如得克萨斯东区或加利福尼亚中部区; 某些地点的法庭裁决更快,如弗吉尼亚东区或得克萨斯东区; 某些地点可能对原告律师和子公司而言更方便; 某些法庭有更利于被告的规则,如加利福尼亚北区。
目前全美共有94个联邦地方法院,由于每个法院对于专利侵权诉讼案的审理程序、审案速度和审理结果未尽相同,因此专利权人在提起专利侵权诉讼之初,确实积极刻意地选择某特定法院为其专利侵权诉讼之管辖法院,以便在诉讼程序和判决结果上取得有利的地位,学者称此种现象为“forum shopping”。据统计数据显示,在2000年至2004年间,全美所提起的12786件专利侵权诉讼案中,47%集中系属于专利侵权诉讼案量排名前十名的联邦地方法院,且固定集中于某特定法院。据美国有关机构称,从2004年1月至2006年4月,得克萨斯州马歇尔法庭接受了218起侵犯专利的法律诉讼,成为美国原告最欢迎的专利诉讼管辖法院。数据显示得州东区法院非常倾向于专利诉讼原告。更令人惊讶的是,在加州北区,原告在过去三年中的陪审团裁决程序中超过了被告,而这个法院在传统上被认为是亲被告的。
得州东区法院
(1) 马歇尔市
马歇尔市只有两万居民,是以原联邦最高法院大法官约翰·马歇尔命名的。该市位于达拉斯以东150英里,到路易斯安那州只有几分钟车程。马歇尔是一个自我声称的世界陶都,每年有一个著名的火蚁节。这里的居民是得州典型的小城市居民,朋友关系可以维持一生,甚至延续好几代。这里的居民还在谈论南北战争,在墙脚争论几十年前的一场高中橄榄球比赛。
现在马歇尔中等家庭的年收入是3万美元。在历史的大部分时候,马歇尔是一个被财富和种族分割的社会。现居民的爷爷辈的人都依靠石油、天然气或者铁路运输挣钱,居住在有大门的宅子里,很少与城中出入沃尔玛和便利店的居民混淆。
马歇尔有很多教堂,有50座浸礼教友会的,35座其他新教教堂,一座天主教堂,很多建筑建成于19世纪50年代,有7个殡仪馆,4个给黑人,3个给白人。
马歇尔一度是得州最领先和最富裕的城市,但是很多城市产业以及很多城中的商店在近几十年消失了。2002年以后,马歇尔处在复苏的开始阶段。斧头和电锯的声音在砖铺的街道上回响,街道通往风格独特的城市广场。那些空了多年的建筑正在装修,改造成出租用的办公空间。
这些都来自于城外律师的迁入,原先依靠旅游者生存的饭馆现在为来访的律师准备中午和晚上的工作自助餐,一些连锁宾馆在州际公路两侧,在工作日有95%的入住率。在一些诉讼中,很多旅馆90%以上的入住率来自于一些前来办案的公司。
外来的律师经常开着拖车从旧金山或纽约来,带着案件需要的东西,包括卷轶浩繁的卷宗、复印机、办公桌、视频音频设备,甚至卡布其诺咖啡机。马歇尔人开始提供的短期的全设备租赁。
达拉斯的一个专利律师在法庭旁边买下一栋老建筑,并翻新装修,租用公司可以进来就工作,插上电缆就上网,拔了电脑就走人。
位于哈里森县的得州东区法院有107年历史,经过重新装修,增加了一个时髦的法庭,用于审判联邦专利诉讼案件。
马歇尔对修缮这座老法院非常高兴。专利案越来越多,当地原从事人身伤害案件的律师开始将注意力转向知识产权案件。专利诉讼是这里的大宗交易,马歇尔地方议会议长这样认为,他们高兴有这样的机会。
大部分马歇尔居民甚至不知道专利诉讼的存在,这些诉讼对他们最大的影响是: 他们找不到停车场了。
专利诉讼对马歇尔来说是最大的生意,美国几乎每一个大的高科技公司都在这里打过官司。
翻开2007年全球知识产权界50位最具影响人物名录,其中有一个特殊主体: 美国得州东区法院陪审员——他只是一个普通人,没有法律背景,没有专利工作经验,也不是知识产权领域的专家。但是作为东区法院陪审团的一员,他和许多人一样推动了创新技术的发展,其作用丝毫不逊色于国会和最高法院。在得州律师的眼中,他是一个受过良好教育、有好奇心并且定期到教堂做礼拜的人,经常对大公司的商业行为持怀疑态度,但却信奉权威,强烈主张尊重财产权。
自从得州东区法院开始受理联邦专利诉讼案件以来,陪审团一直发挥着重要作用。现在,这家法院已成为专利持有人提起侵权诉讼的首选场所,因为这里的陪审团给人一种感觉 (很大程度上也是一种事实),那就是对专利持有人非常同情,对侵权被告却无比严酷。因此,绝大部分案件都以专利持有人胜诉告终,而且法庭裁定的损害赔偿金数额也非常大。
(2) 马歇尔的律师
马歇尔历史上有一个非常强大的法律服务团队。19世纪后期,这是一个熙熙攘攘的城市,是南方与北方的交通枢纽,连接着当地的棉花种植园主和得州太平洋铁路。铁路建成以后,个人人身伤害律师来到城里,代理受伤的工人们进行诉讼。在最近的几十年,很多律师挣了几千万美元,成了州里的焦点,方法是通过集团诉讼,起诉公司利用石棉和硅土,反对麻醉品和烟草产业。
到20世纪90年代,看来马歇尔市律师的好日子到头了,州里的集团侵权诉讼改革限制惩罚性赔偿,为滥用药物诉讼设定的赔偿金上限有效地限制了律师的收入。2003年,得州的一个法律对医药侵权伤害案件的赔偿额设定了上限,加上电子办公系统代替了纸质办公文件系统,导致全州的人身伤害律师转行到知识产权诉讼的芳草地。专利诉讼原来主要集中在技术集中地如弗吉尼亚东区法院和加州北部法院,现在涌向了这个不生产软件却有很多陶瓷制造者的城市。
在马歇尔,经常讲的律师的笑话就是民事侵权诉讼改革将很多当地律师从P.I. 变成I.P.,也就是说,他们从人身侵权诉讼 (personal injury) 转到了知识产权诉讼。
萨缪尔·巴克斯特就是例子。他是一个州地区法院的法官,后来转行当人身侵权律师。1996年,他接到一个从达拉斯打来的电话,请他代理一件在马歇尔开审的专利诉讼案。他开始拒绝了,说自己对专利一窍不通。
最后他被说服接下这个案子,成为德州仪器诉三星一案中三星的辩护律师。最后这个案子和解结案。从那时开始,巴克斯特代理了一系列专利案件。
巴克斯特对他收养的两个儿子以及当地南北战争的史迹滔滔不绝,但被问及为什么马歇尔比很多大城市受理的专利诉讼案都多时,他话少了很多。他认为一个原因是速度技巧,如果你是原告,你在这里可以很快结案。
第二是这些年律师能找到的高收入诉讼案子很少,但律师对钱很感兴趣。马歇尔的法庭规则保证一个轻快的诉前程序,在30~60天内就能走完马克曼程序,
速度不是专利原告选择马歇尔的唯一原因。他们在这里的胜诉率比较高。
专利胜诉率高的另一个原因是原告一般都聘请马歇尔当地的律师。因为这些律师不但认识陪审员,还认识陪审员的朋友,知道这些陪审员的生活细节例如多长时间去一次教堂。他们举办7月4日国庆节社交会,邀请陪审团的人参加,社交会结束就可以认识每一位陪审员。
来这里访问的律师会遇到复杂的人际关系网。在一个专利诉讼案中,原告聘请了沃德法官的会计师。
但外面的律师很难融入,有些外来律师为了获得认同感会故意放慢讲话速度,拖长语调,或者穿上牛仔靴。这些律师被当地人称作高大建筑物中的律师,即使天气再热,他们也不会脱下外套。
实际上,当地律师喜欢编造从大城市和国外来的同行的笑话。从太平洋西岸来的律师会对马歇尔人的好客印象深刻,在用餐时,他们会用手机拍照,将图片发给家人,因为这些饭菜够很多人吃。
饥饿的原告律师、高效的法官、亲原告的陪审团,
这个地方的人信任政府,认为政府的角色就是保护个人财产。专利是政府授予的,盖着政府部门的大印。
很多律师知道陪审团很少受过技术训练和具备专业知识,对复杂的即时争论很少有兴趣,所以他们倾向于作出侵权分析。得州东区的陪审团与休斯敦、达拉斯或者奥斯汀的不同,连一个有技术训练和专业背景的陪审员都找不到。这就恶化了被告的问题,但使得得州东区联邦法院成为原告的首选之地,他们认为,陪审团愿意对软性的、或者表面的东西感兴趣。
(3) 马歇尔的专利案件
这个城市在法庭介绍和法律出版物中经常被称为专利幽灵和专利海盗的温床,这一点都不是恭维。根据专利诉讼研究公司Legal Metric的分析,此地专利所有人专利诉讼胜诉率为78%,全国为59%。这些数字吓得那些被告的大公司听到马歇尔法庭就退缩,宁愿协议解决。
吸引人的不是案件如何审理或者双方律师的辩论,而是为什么从东部和西部赶来的大公司来到这个地区法院扭打。因为它的经验和“火箭流程”,专利律师都涌到这里。实际上,专利诉讼已经变成了得州东区法院不可或缺的组成部分,这个地区的联邦法院如谢尔曼、泰勒等都在专利诉讼上下功夫,马歇尔只是挤在浪头。
数字能说明问题,从2000年1月到2006年2月,在得州东区法院立案的专利案件有441件,其中有60件在马歇尔立案。但是这种专利诉讼浪潮也令其他区的联邦法院侧目。他们疑惑是什么使得这个人口不到25000人的小城变成了知识产权诉讼的避风港,赢得了如此庞大的份额,每年都有几百件专利案子来到这里,这里的专利案子超过了旧金山、芝加哥、纽约、华盛顿,只有位于洛杉矶的加州中部法院接受的专利案可以与这个地区媲美。
使得马歇尔与其他城镇不同的是它的专利诉讼案。2002年时,得州东区法院 (包括泰勒、特克斯安那、马歇尔) 接受了32件专利案件,2006年接受了234个专利案件,很大一部分在马歇尔。
在过去的五年中,从波士顿、纽约、旧金山以及得州各地来的知识产权律师纷纷涌入这个地区,租用了沿着美国59号高速公路的连锁宾馆,使得马歇尔变成了一个专利诉讼的有利可图的小宇宙。
在私人飞机或租用汽车中,这些律师在工作日聚集在联邦法庭,穿着暗色的、昂贵的西装,带着投影材料,为百万计的利益而战,他们的对手都是大名鼎鼎的公司: 索尼、微软、日立……只要在软件、内容网站、通信、音视频领域的大家伙都在此列。
(4) 马歇尔法律
40年来,得州东区保持了一种“火箭结案流程”,对法庭辩论和举证设定严格的时限。这样,在一些动作舒缓的地区 (如达拉斯) 需要三五年才能了结的案子在马歇尔只需12~15个月。
这个地区有一个名声,就是审理专利案件有急迫感,这是其他法庭不具备的。不管代表哪一方,律师都希望两个结果: 希望赢,或者以尽量低的成本输,时间就是成本。律师认为得州东区的诉讼速度很有吸引力,大家认为该区的约翰·沃德法官在处理专利案件时准备充足,业务精通。
但未来并非没有问题,原先8~12个月能解决的案子现在需要20~24个月,宾夕法尼亚和威斯康星法庭也建立了自己的“火箭程序”,正在抢案源,原因是案子太多了。
(5) 沃德法官
德州仪器20世纪90年代的一系列专利案件使得马歇尔成为专利诉讼重镇。当时的律师向得州仪器公司的总法律顾问推荐得州东区法院,该公司就选择了该法院,因为在专利诉讼中原告可以选择任何侵权地提起诉讼,但是主要考虑的是结案速度,其他公司也开始跟风。马歇尔成为专利战场开始于二十多年前。那时,总部位于达拉斯的德州仪器开展一系列侵略性战略,许可它的专利。如果一个公司不妥协,或者谈判,德州仪器的律师团队就会将对方告上法庭。
到1999年,当沃德成为法官时,德州仪器已经为马歇尔法庭准备了一些专利案件。
沃德1943年生于得克萨斯州的博纳姆,1964年在得州技术大学获得艺术学士学位,1967年在贝勒县法律学校获得法学士学位, 1968~1999年,他从事渎职和产品责任方面的律师业务,1999年1月被克林顿任命为法官,同年7月获得参议院批准,9月就职。沃德被刻画为“言语平和的得州人”,保持一种平民风格,但性急如火。他对专利案件上瘾,认为具有智力挑战性。对专利法有坚实的基础,着力于效率,准备充分,审理案件时言语得当。
沃德法官曾经是一名资深的诉讼律师,知道专利诉讼的关键。15年前,他输了一场2700万美元的专利官司,对手是位于达拉斯的德州仪器公司。沃德在1999年代理现代电子对德州仪器的案件时输了2520万美元。沃德说,他输了官司,但喜欢上了这种智力挑战。所以他当了法官后就盯上了专利诉讼。
沃德法官决定设计一套系统,以吸引更多的知识产权诉讼。他参考了他所羡慕的加州北区法院的经验。沃德很少废话,态度亲和,受人欢迎,但在法庭上有性如烈火的名声。作为一名专利律师出身的法官,他很快对专利诉讼的慢速、文牍主义、拖延不决表示不满。所以他开始制订规则。这些规则为专利诉讼设定严格的时间表,明确什么时候重要的文件必须递交,什么时候必须开庭。上百页的申请或者律师代理词在沃德法官这里是行不通的。他为法律文件设定了页数限制,用秒表计算辩论的时间,到时间就粗鲁地打断律师的发言。这些变化将马歇尔联邦法庭变成了“火箭”,使得该法庭的断案速度大大快于其他地区。得州东区规则委员会由一群当地律师组成,他们帮沃德法官制定了基本的诉前和诉中指导规则,来这里诉讼的人必须遵守。
沃德制定了促进诉讼和判决加速的规则,这些规则源于加州北部地区法院。
他的诉讼规则包括前期证据开示,建立严格的案件最终期限,防止原被告双方滥用证据开示程序。程序的加快减少了原被告双方的支出,原告诉讼费就减少了一半。
审判规则包括严格限制法庭辩论的时间,原被告各有9~15小时的举证、其他法庭也许会用一个月或更多。
不像加州北部法院,他们也有自己的专利原则。得州东区法院一般来讲会为专利审判设定一个最后期限,一般是立案之日起18个月或者更少,这个期限对被告来说就是顶着脑袋的手枪,专利幽灵在他们的策略中最需要。
在加州,律师可以自由发挥,紧逼法官,直到法官提出严厉警告。在马歇尔,法官希望律师少讲话,使案子尽快加速。
这些规则加上得州东区法院一贯的高效率开始吸走超负荷的加州、弗吉尼亚、威斯康星法庭的案源。包括德州仪器在内的大公司将它们的专利争诉案带到马歇尔,但一些新出现的专利幽灵公司更为抢眼。
网络泡沫时期的专利已经货币化。法律太倾向于专利持有人。但是沃德说问题被夸大了,上诉案证明了他的观点,只有一件案子联邦巡回法官说他处罚过分,每一个判决都有根有据。
沃德后来讲,他的改革给自己惹来了麻烦,因为很多公司到他的法庭来寻求快速解决争端。加速的程序可以讨好客户。
沃德法官说他很少生气,但如果他发现一个律师不断引导证人,警告也不停止,他就会火冒三丈。
沃德加入得州东区法院后,该地区的专利诉讼案增加了十多倍。1999年只有14件专利案件,2002年32件,2005年155件,到2006年增加到234件。这个地区是美国8个专利诉讼超过100件的地区。到2006年,沃德个人审理了160多件专利案件。开始时,他审判马歇尔专利案件的90%,后来降到60%。
沃德审判的专利案件中,原告获胜的机率很高。据统计,有88%的案件专利所有者赢,全国的比例为68%。马歇尔法庭的专利持有人胜诉率为78%。90%的陪审团参与的裁决专利持有者赢。
有人指责马歇尔的陪审团亲原告,沃德说该地区历史上是远原告的,说马歇尔的陪审员是“所有权的维护者”,对“专利主的利益友善”。
沃德法官的严酷使马歇尔成为全球专利律师聚集的目的地,
2006年,日本aser Dynamics公司诉明基侵犯了一个光盘驱动专利,当明基的代理律师在诉前证据开示阶段没有说明白一系列有关的电子邮件,沃德决定杀鸡儆猴,判决明基支付50万美元罚金,没收了1/3的法庭时间。
场景
一个星期一的早晨,从全国各地著名律师事务所来的大约20个律师走进了灯光明亮、木板铺地的得州东区马歇尔联邦法庭。他们穿着白色的衬衫深色的西装,这些律师组成一个个小团队,团队成员间相互倾身沟通,抱手胸前,交谈声调非常平静,他们都是久经沙场的老将。
8: 30整,法庭右边门传来了脚步声,预示着令人敬畏的沃德法官来了,法庭立即紧张起来。法官穿着模糊的黑色袍子,戴着白色假发,快步走了进来,很快坐下来。在案件开庭前,沃德法官会进行一场“眼镜蛇演说”,礼貌地欢迎大家来到法庭,接着就是紧跟步伐的警告。那就是说,如果不能熟悉该法庭的规则,就会输掉案件。大家知道,他说到做到。他不会在开始就咬你,但如果你把他的话当耳旁风,他会毫不客气。
在此后的几分钟内,一个十人组成的陪审团粗略地听取了双方律师对案情的陈述。原告认为被告侵犯了其专利权,要求几百万的损害赔偿,被告的律师却说他代理的公司没有偷盗任何专利技术,并且说对方的专利甚至都无效。
沃德法官静静地听着,不动声色。他知道,律师都在看着自己的脸。律师对他的习惯早有耳闻: 当生气时,他的脸会变红,然后他的脖子变红,然后用手将下巴压到胸口。如果他摘下他的眼镜,那就不管你是原告被告,最好停止发言,退回自己的席位。
在这样的气氛中,专利侵权诉讼有序紧张地进行。如果取得了马歇尔市陪审团和沃德法官的青睐,专利诉讼的原告可以非常轻松地赢得专利诉讼案,将巨大的高科技公司拉下马。
前不久,沃德法官退休了,但在马歇尔法庭,不退的是他的办事风格和确定的规则。
2. 调查取证
诉讼是靠证据说话,用证据来说服法官或陪审团。在进入法律程序前,当事人必须想办法取得有力的证据。
取证的方法首先是取得侵权关键物证,就是购买涉嫌侵权的产品。一般应购买二件或二件以上涉嫌侵权之样品,其中一件产品应原封不动,保持原有状态; 另一件产品作为拆解、分析、做技术鉴定用。一般还会多准备几件,方便律师和技术专家。当侵权产品体积过于庞大、价格惊人时,可以拍摄照片作为证据。必要时,可以让公证人员参与取证过程。如无法取得证据或取证困难时,可以向法院申请诉前证据保全。
第二是取得侵权人销售侵权产品的书面凭证,包括: 收据、订单、送货单、报价单、收款凭证等。这些书证上面的记载应尽量具体、明确,最好能有型号等明确信息。产品推广宣传资料一般可以构成“准备销售”,是侵权准备或之始,有时候宣传资料上也有价格、技术、品质、产地、经销代理商等重要信息。
取得证据后,应请专业鉴定机构作出“技术特征对比分析报告”。将“对比分析报告”交给诉讼律师分析,由律师作出是否侵权的法律判断。
在侵权人众多时,可以执行统一的取证计划,对于每个被告可以应用相同的取证请求,利于节约成本,提高效率。
在国内,还有一种常用的取证方法,那就是通过行政机关的行政措施取证。
3. 签发律师函
律师函是由律师签发的法律文件。在知识产权保护活动中发出律师函是维权的第一步。知识产权诉讼成本高昂,一旦发现侵权,一般做法是先咨询专利律师是否侵权成立。如果答案是肯定的,公司会委托律师寄发警告函,与对方进行谈判。
在美国专利侵权诉讼中,警告函可以产生一定的法律效果,第一是影响损害赔偿责任的起算时点; 二是排除懈怠或者禁反言而构成专利不可实施的可能性。但是,警告函也可能唤醒涉嫌侵权者警觉,逼迫涉嫌侵权者提起无效或确认不侵权之诉,抢夺诉讼的管辖地优势。
一般而言,律师函的内容包括: 陈述事实,说明有侵权事实发生; 解释法律,告知法律规定内容; 主张权利,陈述己方的要求。通常包括 (但不限于): 明确要求对方停止侵权、承诺不再侵权、登报道歉、回收或废弃侵权产品、赔偿费用及损失等,有时亦可能包含有授权使用之条件等内容,给侵权人取得合法授权的途径。
公司也可以通过内部的法务部门或知识产权管理部门寄出侵权函,不过其力度不及执业律师出具的律师函。
4. 选择律师
专利律师是专利维权的专家,需要有对专利法的深入研究,有相关的技术背景,有丰富的诉讼经验。一般律师缺少对技术的认知; 专利代理人则缺乏对法律规则的深入了解。近几年国内出现了“双证律师”,持有律师执业证和专利代理人证,一般而言要较为专业,但企业也应考虑其技术领域和诉讼经验。
无论是在国内还是国外,诉讼风险都是要认真管理的,所以风险诉讼代理才会盛行。企业可以根据情况决定是不是采取风险代理方式。
5. 利用舆论造势
很多专利权人会利用知识产权纠纷来达到遏制竞争对手的目的,主要是为了市场而来,侵权真相的追求反在其次。在发送律师函或者提起诉讼后,专利权人会通过媒体来制造舆论,或者寄信给对方公司的上下游合作伙伴,以此来影响市场竞争。例如在诉状尚未送达被告之前就发布新闻稿,或者在自己的公司网站上公告,使专利侵权诉讼相关的消息一传十、十传百地散布开来。这样做的效果有: 宣传本公司科技研发能力、技术优越性和专利布局,在诉讼程序开始前,将被告塑造成无技术能力的仿造者; 让制造产业链上中下游厂商惊慌失措,寻找新的合作渠道,以此影响市场竞争; 将专利侵权诉讼的民事责任扩大为道德责任,甚至借机破坏竞争对手的名誉; 通过新闻发布,诱导被告应对,借此找到对方的缺点,套取市场信息以及于侵权诉讼有用的信息。
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