商业秘密的侵权诉讼

第三节　商业秘密的侵权诉讼

如前所述商业秘密对企业来说是一种重要财富，未经权利人许可将其泄露就构成违反忠诚信义原则，1988年美国商会制定了执行和保护商业秘密的准则，作为司法人员处理侵权诉讼时执法的参考。

一、商业秘密诉讼

1．商业秘密诉讼的理论

商业秘密诉讼的理论根据，有以下几种学说。

（1）合同学说

商业秘密常常是根据合同，即按照合同规定一方当事人对另一方当事人负有保密义务。合同可以是明示的，也可以是默示的。默示合同有事实上的默示合同和法律上的默示合同。法律上的默示合同也称准合同，这是从雇佣地位或其他信任关系自动产生的法律义务。特纳尔教授（Turner）在《商业秘密法》一书中说，“法律承认雇佣合同有这样一个默示条款：雇员在受聘期间所得到的任何商业秘密或其他机密信息都是不可侵犯的，因此，在他被解雇离开以后有一项默示的义务，即不得为自己的利益而使用其在受雇期间所得到的商业秘密或其他信息，使原雇主蒙受损失。”雇员有为雇主的商业秘密保密的义务，这是每个雇佣合同的默示部分。

（2）侵权学说

普通法通常认为违反信任关系泄露或使用商业秘密造成损害是一种侵权行为。一个人泄露或使用另一个人的商业秘密，如构成违反另一个人在向他透露该秘密时给予他的信任，应对另一个人负法律责任。（《侵权行为法重述，第一次》第757条）商业秘密侵权论所依据的是由信任关系产生的法律责任关系，而不是合同关系。

（3）财产学说

很多案例认为商业秘密应作为财产受到保护。一个多世纪以来“英美平衡法”一直承认商业秘密中的财产利益。商业秘密是受宪法保护的财产，应把商业秘密视为除土地与有形财产以外和发明的概念相一致的无形财产权（拉尔绍斯诉孟三都公司，1984年）。

论述保护商业秘密的学说上的分歧实际意义不大。因为法院判案有时很难以一种学说为依据。例如，在“杜邦公司诉克利斯陶”一案（1970年）中，被告因在杜邦公司用秘密方法制造甲醇的新工厂的上空拍摄照片被起诉。他答辩称，他不是杜邦公司的雇员，是在公共空间上拍照，既未违反合同，更未违反信任关系，也未侵犯财产。法院最后是根据《侵权行为法重述，第一次》第757条（6）所述“以不正当手段发现秘密”的商业秘密使用者应负法律责任的规则判决被告败诉。

《统一商业秘密法》为了有效地保护商业秘密，提出了一个统一的“商业秘密侵占”定义，来代替上述三种学说。该法第二条（2）规定，侵占是指：（1）用不正当手段取得他人的商业秘密；（2）未经明示或默示许可，泄露或使用他人的商业秘密，不管这种商业秘密是自己或第三人用不正当手段取得的，还是自己或第三人对之负有保守秘密义务或限制使用责任的，甚至包括自己在原先工作中偶然地或者错误地得到的。

2．商业秘密诉讼时效

在商业秘密被侵占或受到侵占的威胁时，商业秘密所有人有权起诉，但受诉讼时效的限制。关于时效，各州有互不相同的时效，一个州的时效法又对是合同诉讼、还是侵权诉讼有不同的规定。商业秘密诉讼选择适用哪个州的时效法决定于侵占发生的地点，从什么时候起算时效期间决定于侵占发生的时间。有人认为是指原告知道侵占发生的时间起算，有的认为如果是侵占具有连续性，时效应该延长。为了消除上述混乱，《统一商业秘密法》试图将商业秘密诉讼的时效统一化，在第六条中规定：侵占诉讼须在侵占被发现或通过合理努力应能发现以后3年内提出。

二、商业秘密诉讼的举证

国际贸易委员会根据《侵权行为法重述，第一次》第757条制定的规则如下：在商业秘密侵占诉讼中，原告必须举证证明以下各项：（1）有一个商业秘密存在；（2）原告是该商业秘密的所有人或对之有专有利益；（3）原告在他同被告建立信任关系时向被告透露了该商业秘密，或被告以不正当手段取得了该商业秘密；（4）被告已使用或泄露该商业秘密，使原告受到损失。

关于商业秘密是否存在的标准，《侵权行为法重述，第一次》第757条评注（b）规定以下原则：（1）被外界知道的程度；（2）被本单位雇员或其他人知道的程度；（3）本人采取保密措施的程度；（4）对本人及本人竞争者的价值；（5）本人在开发中所花的努力和费用；（6）被他人合法取得或复制的难易。

原告举证责任的一个很重要的方面是对自己的商业秘密确实采取了合理的保密措施。缺乏这种措施，例如在机密资料上没有标明“机密”字样，存放机密资料的地方没有加锁，没有告诉工作人员哪些资料必须保密等等，法院可能认为这种情报根本不是商业秘密，判原告败诉。例如，有媒体宣称可口可乐公司的保密工作做得很好，它把绝密的饮料配方放在亚特兰大银行的保险柜里，经过董事会决议方能打开，公司内部只有两个人知道。

原告还需证明他的商业秘密对他有一定的经济价值。普通法认为一个商业秘密是否具有价值，在于其所有人将它连续使用于工商业上，能取得胜过不知道或不使用它的竞争者而占有的优势。

《统一商业秘密法》改变了上述的价值概念，强调商业秘密要有实际的或潜在的独立经济价值。这种价值是从商业秘密的相对秘密性产生的。包括一次性信息，现在不用而将来才有价值的信息以及消极意义上的信息。

法院在审理商业秘密诉讼案时应对商业秘密采取保护措施，以免在披露程序中诉讼当事人披露的情报被任意使用或泄露。《统一商业秘密法案》第五条对这个问题作了专门规定：“在根据本法的诉讼中，法院应以合理的方法为被指称的商业秘密保密，包括发布涉及泄露程序的保全命令，举行不公开审理，密封诉讼档案，及命令任何与诉讼无关的人员非经法院批准不得泄露指称的商业秘密。”

三、商业秘密侵权的救济方法

商业秘密诉讼案，不论是根据侵权学说还是根据合同学说，法院都可以使用传统的法律和平衡法救济，对被告下禁令和令被告赔偿损失。

《侵权行为法重述，第一次》第757条指出：“商业秘密所有人可以请求法院判侵占人赔偿他已经给所有人造成的损失，对侵占人下禁令禁止他继续泄露或使用商业秘密以免继续给所有人造成损失，判侵占人以侵占所得利润赔偿给所有人或交出体现商业秘密的实物加以销毁，也可请求得到两种或更多的救济，如果法院有权作这样的决定。”

《返还法重述》在关于准合同权利的规定中说，错误地使用他人商业秘密“负有将所得利益返还的责任”。

《合同法重述，第二次》在关于违反明示合同的法律救济条文中规定可以采用金钱赔偿和判决禁令两种方法。

1．禁令（查封）救济

从案例上看，有四种禁令：

（1）临时禁令是法院依据原告请求，在其商业秘密有被泄露的明显威胁的情况下，不必通知被告和不经开庭审理就作出的禁令。原告须证明：①如不下临时禁令，他将要受到不可弥补的损失；②下临时禁令符合公共利益；③不下临时禁令会使其他有关方受损失；④原告有胜诉的可能性。临时禁令的期限通常为10天，可再延长10天，被告可请求解除或变更。临时禁令在法院决定是否下初步禁令时终止。原告需向法院交纳一笔经费，作为在临时禁令错下时对被告的费用和损失的赔偿。

（2）初步禁令也称先行禁令，是法院依原告请求，在披露和审理期间维持双方当事人现状的命令。如对事实问题双方有争议，下初步禁令要经过开庭听证。如法院从已有的文件、誓言或证词中看出原告可能胜诉，则可以不开庭。

（3）永久禁令也称长期禁令，是永久禁止侵占者使用商业秘密或将它泄露给他人的命令。根据美国宪法的诚信条款，在一个州颁发的永久禁令可在另一个州得到执行。关于永久禁令，有三种观点：

①禁止违反信任取得商业秘密的人将该商业秘密成为公知的信息（“谢尔曼”规则）。这是一种惩罚性的禁令。

②禁止非法取得商业秘密的人使用该商业秘密，到该商业秘密被公开时为止（“康姆马尔”规则）。

③禁止商业秘密侵占者使用该商业秘密的期限超过用合法手段进行反向工程所需要的时间（“温斯顿规则”）。这种禁令的目的是消除竞争对手从侵占得到的时间差优势。

（4）有限禁令是从“温斯顿规则”发展起来的。禁止时间的长短以被告不用原告的秘密而靠反向工程或独立地开发出同样产品所需的时间。按照这个标准，法院对商业秘密侵占案的被告下过期限不等的禁令。国际贸易委员会1986年在一个案子中决定禁止被告产品进入美国的期限为10年。

《统一商业秘密法》第二条关于禁令救济的解除规定是：①法院对实际的或威胁性的侵占可以下禁令，并根据请求，于商业秘密已不存在时解除禁令。但如认为解除禁令不能消除由侵占得到的商业利益，可以将禁令延长一段合理的时间。②法院如认为禁止将来使用不合理，可以下达在禁止使用的期间支付使用费的有条件禁令。③惩罚性永久禁令已经被否定。法院在适当情况下，可以下达采取积极行为以保护商业秘密的命令。禁令应在商业秘密已被善意竞争者知道或可以通过对合法取得的产品进行反向工程而被发现时终止，但为了不使被告从侵占取得对善意竞争者的“时间差”或商业利益，可予以必要的延长。④所谓“禁止将来使用不合理”是指禁止善意的第三者从用不正当手段取得商业秘密的人了解到该商业秘密后加以利用的情况。

2．损害赔偿

商业秘密侵占案如果是以侵权为根据，侵占人应按侵权行为法规定，赔偿所有人的损失。如果是以准合同为根据，侵占人应按《返还法重述》，将他“侵占所得利益的价值”偿还给所有人；如果是以合同为根据，应按合同法向所有人赔偿所有人由他违约而受到的“一般”损失和其他“特别”或“间接”损失，扣除他因所有人未履行合同而节省的费用，“特别”损失必须是合同双方当事人可以合理地预料到的。

估算商业秘密侵占损害赔偿有两种基本方法；一是依据所有人所受到的损失（普通法救济）；二是侵占人由于使用商业秘密而取得的利润或不公正致富（衡平法救济）。通常所有人只能得到二者之一。如果所有人曾许可他人使用其商业秘密而收取使用费，这种合理的使用费也可以作为确定损害赔偿金额的尺度。

此外，按照一般衡平法规则，法院有权对故意侵占商业秘密判惩罚性损害赔偿。惩罚性损害赔偿适用于属于侵权行为和既是违反合同又是侵权的行为的故意侵占。对仅属于违反合同的故意侵占不适用。

根据普通法的各种法律，商业秘密被侵占损害赔偿可以包括利息。但如何计算，在侵权案和合同案上是有区别的。

《统一商业秘密法》第三条对损害赔偿作了如下规定：（1）除禁令救济外，或作为禁令救济的替代，原告可以就侵占所造成的实际损失取得赔偿，也可以就在计算对实际损失的损害赔偿时没有考虑到的侵占所造成的不公平致富取得赔偿。（2）如有故意或预谋的侵占存在，法院可以判罚金额不超过两倍的惩罚性损害赔偿。

一般说来，计算金钱赔偿数额的依据不是原告的损失，而是被告在使用商业秘密中所获得的利益、利润或好处，被告的不当得利可能和其在不正当使用商业秘密中所获的金额等。法院有时也以原告的损失或使用商业秘密应支付的合理费用来计算赔偿数额。

假若上述方法是赔偿损失的唯一方法的话，那么商业秘密法就没有什么惩罚性了。因为过错方在被发现时仅仅被迫交出非法利益，如果不被发觉不法利益即可据为己有，因此上述方法并不是唯一的。

如果不正当使用商业秘密的行为比较放肆且出于故意，法院就会判以惩罚性赔偿金（亦叫惩罚性损失赔偿费）。对被告施以此种惩罚，目的在于树立一个“典型”，告知商业界这种行为是不能容忍的。但有些法院认为，被告只有从事了极为恶劣的不正当行为，方可施以此种惩罚。因此，并不是所有的被告都要判以惩罚性赔偿金。

如果被指控的行为是非故意的，自然就不能判以惩罚性赔偿金。例如，如果一公司善意雇佣一新雇员，该雇员向公司提出一个“新的”计划，并声称是自己独创的，但实际上是基于其前雇主的商业秘密而提出的，那么，该公司就可能只承担使用商业秘密的责任，而不应支付惩罚性赔偿金。

另一项赔偿是原告在诉讼中的律师费。在美国，除非有具体的法律授权允许补偿律师费，一般来说，律师费用是不予补偿的。由于各州的商业秘密法内容不同，有的州可能补偿律师费用。