“灰色市场”

第三节　“灰色市场”

“灰色市场”（平行进口）是指世界其他国家用从该专利权商标权人或版权所有人那里取得许可生产并返输入该国市场的行为。

一、真正商品的平行进口和国内商标权的关系

1．独立、原地主义原则

在20世纪初，商标权是和使用者直接相联系的，没有地域上的限制或分割，超越其国境的商标普遍得到承认。因此，商标权人要求在本国范围以外保护其商标是普遍的原则。但是《巴黎公约》规定，工业产权的保护是各国独立进行的（第四条之二，第六条之三）在一个国家注册并得到批准的效力，并不涉及该国以外的其他地域。依据这种独立原则，商标权是在各国独立存在，即分别在各国注册后产生互相独立的商标权，其产生、持续和消灭性是互相独立的。因此，这种各国独立的商标权，有可能是同一商标权人，也可能通过转让而变为其他商标权人所有。根据属地原则，本国的商标权在其国土范围以外的使用就不构成侵权。由于这种商标权在各国独立存在，带有同一商标的商品进口时，在双方的商标权不是同一人时，就发生侵犯进口国商标权的问题，即平行进口问题。

2．商标的国际性

商标权人在海外市场上销售其产品时，在销售政策上往往不是自行销售，而是通过在各种销售地域内设立代理商，或设立子公司、合资企业等而形成国际企业集团制造或销售。这时，商标权人所拥有的商标就适应销售地域的需要，将这些商标权转让给代理商、子公司，使之拥有商标专用权。这样即使在本国制造的带有合法商标的商品进口往往会发生真正的商品违反第三者权益，从而发生阻止这种进口的问题。

在当今的国际贸易中，外国代理商独家代理某种产品的经销十分常见的，有些外国代理商会拥有在其本国经销的产品的商标注册权。例如，某个法国生产厂家在美国找了一家独家批发商，并由该批发商将有关产品的商标在美国专利与商标局进行注册，这时该美国批发商有可能成为该商标在美国的所有人。如果美国的另一家公司从该法国人那里购买到同样的产品，使用了相同的商标，便可能侵犯原批发商在美国的商标权，从而产生了所谓“灰色市场”问题。

该问题最早引起美国联邦最高法院的注意是在1923年，当时最高法院受理了“波竹公司”申诉案。该案中的申诉人“波竹公司”是“Java”商标的受让人，该商标的转让方是一家生产化妆品的法国制造商。被申诉人库泽尔从法国购买了由该法国制造商生产的相同产品在美国出售，“波竹公司”发现后向法院提出诉讼，诉因是商标侵权。

当时最高法院大法官霍姆斯在法院所作的决定中说明了一个原则，即某种物品的所有人并没有权利以某种特定的商标销售这种物品。如果某种物品在美国取得了专利，那么尽管某个商人在外国合法地购买了该物品，但无权在美国进行销售。这种垄断权利无例外地也适用于商标的情况。

霍姆斯的这一论点体现在1959年之后通过的《税法》上。根据该法第1526条的规定，任何进口的外国制造品所采用的商标如果属于某一美国公民所有，则这种进口属于非法的。

［案例分析］

OS诉BHP

通过OS诉BHP分析案件可以了解该类案件的产生以及法院对该类问题的处理，本案是在1984年由纽约南区联邦地区法院作出判决的。

原告OS是美国特拉华州的一家公司，并且是在美国已注册“Mamiya”商标的所有人。

上述商标涉及的产品是日本的“Mamiya”公司生产的高级照相器材，该公司是“Mamiya”商标在日本的所有人。另一家日本公司“J．Osawa”是世界范围内经销“Mamiya”产品的独家批发商，该公司将在美国的独家批发权许可给本案的原告，即OS。实际上OS的股权是由“Mamiya”公司和“J．Osawa”两家共同掌握的，前者拥有7%，后者拥有93%。但由于OS是在美国注册的公司，因此是一个美国法人。

本案的两个被告BHP和JSI均为纽约的照相机销售商，在未经OS同意的情况下，被告进口了“Mamiya”牌照相机并在美国销售。

原告依据美国《商标法》第32、42和43条对被告提出起诉，并且要求法院对被告颁布初步禁令。

从事实的陈述中可以看出，原告作为在美国的独家批发商，对“Mamiya”商标的声誉的创立付出了大量的人力和物力。该种照相机主要是面向专业摄影人员的，少数业余爱好者也购买这种设备，为此原告专门举行了各种讲座以帮助用户掌握该相机的使用技术。为了保证声誉，这种照相机并不是在任何照相器材商店都可以购买到的，因为原告必须保证该产品的服务和维修。

被告属于廉价销售商，一般以大大低于其他商店的价格出售同类或相同商品。在被告的全国性广告宣传中往往注明了产品的价格，并且购买者可以邮购或电话选购的形式购买产品。

由于本案中原告向法院提出了颁发初步禁令的请求，因此法院从几个方面对该案进行了权衡。

首先，法院考虑了如果不颁发禁令是否会给原告造成无法弥补的损失以及用户对产品来源的混淆问题。

证据表明，由于被告的行为使原告的生意遭到了巨大的损失。自1980年以来原告的顾客在四年中已减少了40%，而原告所做的广告在很大程度上被被告所利用。由于被告的服务维修不周等等因素，顾客对“Mamiya”产品的声誉已产生了怀疑。

另一方面，被告的行为使得许多人对产品的来源产生了混淆，许多人认为被告是原告的商标被许可人。

在确定了上述问题的答案之后，法院又考虑了初步禁令可能给原、被告双方产生的影响，如果对被告的不利影响大于不发初步禁令对原告的不利影响，法院一般不会适用初步禁令。在这个问题上法院认为，由于被告的行为已使原告遭到了很大损失，如果允许“灰色市场”在法院审理此案（一般要几年）时存在下去，则可能会威胁原告的生存。而对于被告来说，由于他所经营的照相器材并不限于“Mamiya”一种产品，因此初步禁令给被告带来的损失会小得多。

最后一个需要考虑的问题是原告胜诉的可能性，对于该问题法院的结论是肯定的。

在上述三个问题解决之后，上诉法院认为初步禁令是必要的，因此向被告颁发了初步禁令。

二、“灰色市场”在美国经历的几个阶段

1．“普遍性”原则

在19世纪，美国法院普遍遵循这样一种原则，如果某一产品所使用的商标在某一国家是合法的，那么该产品在何处都是合法的。在这种情况下，甲国的商标所有人不能以自己在甲国拥有某项商标去证明某人从乙国购买了带有合法的并且是相同商标的产品就是侵犯了自己的商标权。在19世纪末和20世纪初，有大量的判例（其中一部分是上诉法院的判例）证明了这种观点的成立。当时人们将这种观点称为“普遍性”原则。

按照这种原则，“Mamiya”照相器材一案中，被告从日本或是任何第三国进口“Mamiya”照相机并在美国销售不会构成商标侵权，因为该照相机并不是伪造的，而且产品使用的商标也是合法的（此时第三国向美国出口的照相机可能是经过日本原制造公司的商标许可或是从日本直接进口后再转销到美国）。

“普遍性”原则主要盛行在19世纪末和20世纪初的几十年间。

2．“地域性”原则

1923年，美国最高法院就波竹一案的决定从根本上改变了美国法院对该问题的处理态度。该案中最高法院所依据的理论基础正是“地域性”原则。

根据该原则，一件商标是根据不同国家的法律独立存在的。国内的商标所有人有权保护自己商标在国内的声誉。在这种情况下，法院强调的不是商标的相同性，而是其他人在美国国内使用该商标可能给美国的商标所有人的声誉以及该商标的声誉造成的损害。

主张“地域性”原则的人认为，“普遍性”原则的理论基础是错误的，因为它把整个世界看做是一个单一的市场，而实际上商标权是一个主权国家法律的产物，因为在甲国取得商标权并不一定意味着该商标一定可以在乙国受到保护。

另外，“普遍性”原则不承认这样一种事实，即一件商标在某一国家所享有的声誉可能完全不同于该商标在其他国家的情况。一些例子表明，批发商所起的作用对于商标的声誉是举足轻重的。例如一件产品在日本可能很受用户的欢迎，商标享有很高的声誉。但如果该产品销售到美国后，由于管理经营不善，可能在美国的声誉比起在日本和其他一些国家要差得多。这样，一件商标不仅仅说明了它的产品的制造者，也体现了美国的商标所有人所享有的声誉。

一般情况下，在美国的商标所有人为了维护其商标的声誉会采取一系列措施，例如稳定产品价格、保证质量以及提供维修服务等。如果此时美国另有一人从原生产商或第三国进口一批便宜的相同产品，而在美国的商标所有人又无权阻止这种进口和销售，那么可能会给该商标的信誉和商标所有人造成很大的损害。

简而言之，“地域性”原则坚持认为商标信誉具有独立性，这种独立的信誉是由某国的商标权所有人创造的，因此该商标所有人有权阻止这种进口和销售以免自己的商标信誉受到破坏。

3．“地域性”原则与“权利用尽”原则的冲突

在商标法中有这样一种原则，产品在第一次销售之后商标权所有人便对带有该商标的产品失去控制。这条原则在专利和版权中也是适用的。

根据该理论，有的法院认为，如果一个外国的商标所有人把带有该商标的产品出售给他人，该商标所有人对该产品便失去控制，那么同样，他的国外商标权受让人（在“Mamiya”案件中是诉讼原告）对该产品也失去控制权，因此购买该产品的人可以任意地处理该产品，包括展览、广告宣传和再销售。

从两种观点的理论基础看，“地域性”原则与“权利用尽”原则之间似乎存在着不可调和的冲突。但坚持“地域性”原则的人认为，由于美国的商标权所有人发展了一种独立的商标信誉，因此应和其他情况区别对待。由于这种区别的存在，一个外国商标所有人由于出售产品所导致的权利用尽只是关于该外国商标的权利用尽，而不涉及美国商标所有人所拥有的商标，因为这两件商标在法律上和事实上都存在着区别。

在“Mamiya”照相器案中，法院在处理上述两种理论的冲突时认为“Mamiya”产品在美国的声誉是美国原告的一系列行为创造的，无论从法律上或事实上，在美国的“Mamiya”商标都不同于在日本的“Mamiya”商标。在这种情况下，“权利用尽”原则是不适用的。

在1985年的韦尔玻璃及达施公司（WCG）诉讼案中，新泽西联邦地区法院对“灰色市场”以及“权利用尽”的适用问题进行了详细的分析。

在该案中，原告韦尔是“Llado”商标在美国的注册人，并且从国外进口和批发该商标产品。被告达施公司也从国外进口同样的商标产品，法院称这种情况为“平行进口”（Parallel　Imports）。

新泽西法院对该案的处理意见可以归纳为以下几点：

（1）真实商标产品的进口与销售也可以产生“混淆”；

（2）“权利用尽”理论在美国商标所有人与外国相同商标所有人有一定的关系时才适用。对于美国商标所有人已在美国创立出不同的商标信誉的情况下，“权利用尽”理论不能适用。

从韦尔一案中可以看出，对“权力用尽”理论在何时可以适用美国各法院的处理方式是不一致的。在“Mamiya”一案中，美国商标所有人的职权百分之百属于日本原制造商和批发商，因此该案中的原告实际上是由日本的两家公司控制的，但纽约的联邦地区法院仍认为“权利用尽”理论不适用。但在1983年的PSI案件中，佛罗里达南区联邦地区法院认为，如果商标产品是由原告公司的分支机构投入国际市场，则应适用“权利用尽”理论，其理由是原告的国际机构已经在第一次出售中取得了报酬，也就是说，只有当某一美国商人从外国公司（不包括自己的子公司）那里购买到商标产品时才能禁止该产品的进口和销售，从美国在外国的子公司或经母公司同意而制造并销售到美国的商标产品不能予以禁止。

在处理“灰色市场”问题时，美国的商标所有人一般有两种选择：

（1）请求美国海关禁止争议产品的进口，或是通过美国国际贸易委员会（简称“ITC”）对进口采取必要措施，该委员会也通过美国海关采取行动。通常的做法是商标所有人将其商标在美国海关登记，以便海关对进口物品的查检。

（2）在法院提起侵权诉讼。在处理“灰色市场”问题时，美国法院所依据的是美国《商标法》和有关判例，而美国海关所依据的是美国《税法》的第526条。

这里应值得一提的是，目前《美国海关条例》中规定了几种例外情况：如果外国和美国的商标是由同一个法人所拥有或外国同美国的商标所有人属于母公司与子公司的关系，则该商标产品的进口不属于被禁止之列。该条例已被一些法院适用。

尽管由于各法院，尤其是各联邦上诉法院对“灰色市场”的观点和处理上出现了一些差异和冲突，但总的来讲在近几十年内“地域性”原则始终占据着主导地位。虽然“地域性”原则在理论上不算完善，但它仍被作为法院判断该类商标侵权案件的理论根据。值得注意的是，“权利用尽”原则在今后“灰色市场”案件中可能产生越来越大的影响，美国海关和一些法院现在越来越注意美国商标所有人与外国商标所有人（一般是商标的转让方）之间的实际关系。

“灰色市场”问题是国际贸易中十分值得注意的一个问题，因为该问题往往是在不十分引人注目的情况下产生的。例如，一个中国制造公司在美国指定了一个批发商，该批发商在美国就有关产品的商标进行了注册。如果中国公司将该商标的所有权转让给该美国批发商，一般不能再通过其他美国商人向美国出口有关商标产品，因为这样会产生平行进口，从而出现“灰色市场”问题。最常见的结果是美国海关应商标注册人的请求禁止第三人的这种平行进口。

同样，如果一个美国或第三国的商标所有人向我国的某个公司许可或转让了商标权（仅在中国），当我方生产的产品进入美国后仍可能出现平行进口问题。

下面是四种在美国可能产生“灰色市场”的情况。

对于“灰色市场”问题的处理，大多数西方国家采取了与美国不同的做法。以德国为代表的西欧一些国家在该问题的处理上不是采用“地域性”原则，而是使用了“权利用尽”原则。这一原则也反映在欧盟对工业产权许可所作的一些具体规定中，在许可合同中写入禁止平行进口的条款一般是不允许的。这样，只要进口的产品来自商标产品的真正货源而不是仿冒的商标产品，则不管该产品直接来自制造商还是从第三国转口，都不会构成商标侵权行为。

日本目前的情况似乎还不十分明朗。在1962年以前，日本曾就一些平行进口采取了严厉的制止措施，这里包括了日本海关对进口人颁发进口禁止令。当时的这种做法与美国目前所采用的方式十分相似。法院认为由于被平行进口的“帕克”钢笔是真正的“帕克”钢笔，并非冒牌货，因此判被告的平行进口不构成对原告的商标侵权。该法院还认为“地域性”原则在本案不适用。尽管该判决在上诉审中被上诉法院所推翻，但在终审中高等法院维持了地区法院的判决。自从该案之后日本海关和法院似乎对平行进口限制得很松，目前，一个在日本的独家批发商不能以反托拉斯法为理由阻止他人的平行进口。

总之，在所有情况下阻止平行进口将会使国际商标所有人滥用其专有权。例如，划分市场以保持其支配地位，或维持高价，这对发展中国家可能不是一个严重的问题，但仍需补充。