商标使用许可合同纠纷的法律特征

商标使用许可合同纠纷的法律特征

商标使用许可是注册商标所有人依法将注册商标的部分或全部使用权许可给他人使用的行为。《商标法》对商标使用许可的规定集中在《商标法》第四十条，《商标法实施条例》第四十三条、四十四条以及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷适用法律若干问题的解释》(下称:《若干解释》)第三条、第十九条和第二十条。这些规定对合同的主体、合同的分类、质量监督、提交备案的时间、未备案的行政处罚办法等作了原则性的规定。而《商标法》、《商标法实施条例》及《若干解释》对合同生效与无效条件、权利与义务等未作规定或规定不明确，加上我国商标使用许可法律实践不多，致使当事人在实施商标使用许可行为及许可纠纷的法律解决、许可行为的行政监管上造成一定难度。因此，了解商标使用许可合同及其特征对解决商标使用许可合同有一定的积极意义。

一、商标使用许可合同概述

(一)商标使用许可的意义

商标许可制度是国际上通行的一种制度，注册商标的许可使用在以下几方面具有实际意义:第一，可以保证注册商标不会因连续数年不使用而导致被撤销的情形发生，因为被许可人的使用应视为许可人的使用;第二，可以保证商标权人保有商标权，不失去对商标使用的控制，维护商标声誉;第三，可以为商标权开拓国际和国内市场，输出产品、资本、技术和人才，带来高效益;第四，可以为被许可人引进先进技术和管理经验，吸引投资和吸引人才，提高产品档次，改善企业形象，以较小的代价换取长远发展的利益;第五，可以满足不同地区消费者对优质名牌的需要，保持商标的表明出处后者来源的功能，避免因商标权的频繁更迭而使消费者在区别生产者和经营者的问题上造成可能的混淆。

商标使用许可对经济的发展和商标所有人都有非常积极的意义，商标使用许可不仅仅通过法律、法规来调整，更重要的是通过合同中当事人的自由约定来调整。

(二)商标使用许可合同的法律特征

商标使用许可合同是合同的一种类型，其不仅受《合同法》的调整，同时也受《商标法》的调整。商标使用许可合同具有一般的合同特征，但是又不同于一般意义上的合同，体现在:

1.合同主体特定性

商标使用许可合同的一方当事人必须是商标注册人。《商标法》第四十条:商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。商标使用许可合同是对商标使用权的转让，商标的使用权是商标专有权的延伸。根据《商标法》的规定，商标注册人才能取得商标专有权，因此，商标使用许可合同的一方当事人必须是商标注册人。

2.合同标的特定性

商标使用许可合同的标的物是注册商标，而不是一般合同所指的标的物，如货物、劳务、工程项目等，商标是工业产权，又是知识产权，它是企业的一项无形财产，同有形财产一样，企业享有处理权、转让权，其中也包括许可他人使用的权利。商标作为一种无形财产，又有别于有形财产，其价值具有不确定性。但是不是所有的商标都能成为商标使用许可合同的标的，只有注册的商标才可能成为商标使用许可合同的标的。

3.当事人的权利义务的特殊性

根据合同自由的原则，合同当事人可以在法律允许的范围内自由地设定权利和义务，但是根据《商标法》的相关规定，商标许可人和商标被许可人除了履行商标使用许可合同中约定的义务外，商标许可人还有监督被许可人使用其注册商标的商品质量的义务，商标被许可人有保证使用该注册商标的商品质量，在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地的义务。

4.商标使用权范围的确定性

商标使用许可合同转让的是商标使用权，商标使用权的范围也就是该商标可以使用的商品范围是确定的。商标使用权的范围仅以被核准注册的商标在核定的商品上使用，超出核定适用商品的范围的约定不受法律保护。

(三)商标使用许可合同的内容

一个完整的商标使用许可合同至少包括以下内容:

(1)许可人和被许可人的名称、住址;

(2)许可使用的注册商标、注册证号、注册商标的有效期限;

(3)许可使用商标的范围和名称;

(4)许可使用的形式;

(5)许可使用的期限、使用许可商标的产品数量和产品销售地区;

(6)许可使用费及支付方式;

(7)商品质量要求和质量监督办法;

(8)商标标示的印刷或供应方式及要求;

(9)合同的终止和解除条件;

(10)违约责任;

(11)合同的生效时间;

(12)双方签字盖章。

(四)商标使用许可合同当事人的权利义务

(1)许可人的权利义务:许可人依合同的约定享有收取商标使用许可费用的权利;有监督被许可人按照合同的约定使用被许可商标的权利，以及在被许可人在严重违反合同约定的情况下收回商标使用权并追究其相应法律责任的权利。许可人有适时提供真实合法的被许可商标的义务;有保证被许可人不受任何商标侵权控告及保护商标专用权的义务;对于独占许可的，许可人自己应当停止使用并且不再许可他人使用;对排他许可的，许可人不得将被许可商标再许可给他人使用。

(2)被许可人的权利义务:被许可人有权在合同约定的时间、地域范围内使用约定的注册商标;对于独占许可的，监督许可人以及其他人不再使用被许可商标;对于排他许可的，监督许可人不再将被许可商标许可他人使用。被许可人有缴纳商标许可使用费的义务，有不超越合同约定的范围和限制使用被许可商标的义务，发现商标的侵权行为，被许可人应当及时通知并协助商标许可人查处商标侵权。

另外，根据《商标法》第26条第1款的规定:许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量;被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。被许可人应当在被许可使用的商品上标明自己真实的名称和商品产地。

(五)商标使用合同的分类

我国《商标法》并没有具体规定商标使用合同的种类，但是《若干解释》第三条解决了这个问题。根据该条司法解释，商标使用许可合同可以分为独占商标使用许可合同、排他商标使用许可合同和一般商标使用许可合同。

(1)独占使用许可合同，即许可人将注册商标的使用权全权授予一家被许可人，许可人承诺在一定的期限内放弃使用自己依法享有的注册商标。

(2)排他使用许可合同，即许可人承诺在一定期限内，除许可人自己依法使用被许可商标外，仅将被许可商标的使用权授予一家被许可人使用。

(3)普通许可使用合同，即许可人可以将被许可商标许可给多家使用，同时，许可人自己也可以使用该商标。

二、商标使用许可合同的效力

商标使用许可合同的效力直接影响到合同当事人的利益，合同主体、客体的变更对商标使用许可合同的效力都会产生一定的影响，引起商标使用合同纠纷，因此了解商标使用许可合同效力对于解决商标使用许可合同纠纷有一定的意义。

(一)商标使用许可合同属于非要式合同，因此商标使用合同一般自签订时生效

《商标法》第四十条和《商标法实施条例》第四十三条虽然规定了商标使用许可合同签订后应当到商标局办理备案手续，但是并没有规定办理备案手续是商标使用许可合同成立生效的必要条件。《商标法》的规定充分体现了尊重私权自治的原则，商标使用许可是民事主体之间自愿发生的民事行为，双方许可使用合同一经签订即产生法律效力，除非当事人特别约定，不需要经过他人的批准或确认，如果发生法律上的纠纷，双方当事人则可以寻求司法救济。

(二)未经备案的商标使用许可合同不影响该许可合同的效力，但是该许可合同不得对抗善意第三人

商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外(《若干解释》第十九条第一款)。因此，未经备案的商标使用许可合同依然有效，同时该解释与《合同法》合同自由的原则相一致的，规定了当事人另有约定的除外情况，优先适用当事人的约定。

商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人(《若干解释》第十九条第二款)。商标使用许可合同是将商标权的一部分权能也就是使用权转让给他人使用，由于商标权具有准物权的性质，根据物权公示的原则，对于商标权权能处分或者变动也需要公示。商标使用许可合同的备案手续，也就是对商标使用权变动的公示，对社会公众，特别是对那些需要与该商标权人进行交易的善意第三人来说，十分重要，是一种了解该商标许可状况、保障交易安全的有效手段。因此，《若干解释》第十九条第二款的规定就为保护商标使用许可合同双方当事人的合法权益，保证交易安全，同时也为规范商标许可行为和完善商标许可合同的形式要件，奠定了基础、创造了条件。所谓善意第三人，是指该商标使用许可合同当事人以外的与商标权人就涉及该商标进行交易的没有过错的当事人。没有过错特别是指，对该项未备案商标使用许可不知情(不知道及不应当知道)的情况。不得对抗，是指在先订立未经备案的商标使用许可合同的效力，不能对抗善意第三人与注册商标人之间就该商标在后所订立合同的效力。也就是说，善意第三人的合法权益应当依法受到保护。例如A是商标注册人，A和B签订独占商标使用许可合同，但是该合同没有到商标局办理备案登记手续。随后，A和C有签订了一般商标使用许可合同，并且C在与A签订合同时并不知道A、B之间已经签订了独占商标使用许可合同。那么此时，C就属于善意第三人，B不能根据其与A签订的独占商标使用许可合同要求确认A、C之间签订的一般商标使用许可合同无效。同时，B也不能追究C的侵权责任，因为C不存在过错，C可以以善意第三人的身份对B进行抗辩。这种情况下，B只能够根据其与A签订的独占商标使用许可合同追究A的违约责任。

(三)商标使用许可合同中主体变更对合同效力的影响

商标主体变更主要表现在商标转让、商标注册人名义变更和商标注册人消亡。

注册商标已转让的情况。《商标法》第三十九条规定了注册商标的转让和转让的法定手续。这些法定手续主要是:首先，转让人和受让人应当签订转让协议;其次，当事人双方共同向商标局提出申请，受让人应当保证使用该注册商标的商品质量;再次，转让注册商标要经过商标局核准;最后，对转让注册商标情况进行公告，受让人自公告之日起享有商标专用权。注册商标转让公告后，受让人就成为该注册商标的新的注册人或者称新的商标权人。实践中，有的新的商标权人不承认原商标注册人以前曾与他人订立的商标使用许可合同，向法院起诉主张对原商标注册人与他人签订的商标使用许可合同无效。这显然不利于已有的商标使用许可合同关系的稳定，可能损害被许可人的合法权益。为此，《若干解释》第二十条规定，注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。该条司法解释的规定，肯定了注册商标转让前合法订立的使用许可合同的效力，不能因为注册商标权人的变更而否定其效力，应当依照合同的约定继续履行。但是在两种情形下，商标权主体发生变化，被许可人不得根据商标使用许可合同再继续使用该注册商标，否则构成商标侵权行为或冒充注册商行为:一是当事人另有特别的约定，如附条件的或附期限的商标许可使用合同;二是许可使用合同本身有缺陷的，如超出有效期限、超出商品范围、自行改变商标内容等。

商标注册人的名义变更的情况下，商标许可人的主体资格没有改变，改变的只是主体资格的名称，这种改变并不影响商标使用许可合同的效力。假设A是商标注册人，与B签订商标使用许可合同，随后A变更名称为C，并且到商标局变更了商标注册人的名称，这种情况下无论A还是C只是商标注册人的一个名称，商标注册人没有实质性变更，不影响商标使用许可合同的效力。

商标注册人消亡的情况下，如果不经过一定的时限、不经法定程序予以注销，其商标权依然存在，商标使用许可合同依然有效。

(四)商标使用许可合同中客体变更对合同效力的影响

商标客体变更主要表现在商标注销、商标撤销。

商标权注销对商标使用许可合同的影响。第一种情形，如果商标权是商标注册人主动注销的，应当事先同被许可人进行协商并取得其同意，商标注册人注销商标后，商标使用许可合同效力归于终止。如原注册商标进入公有领域，原被许可人可以作为未注册商标使用;反之，如被他人申请注册，原被许可人不得再使用该注册商标，否则可能构成冒充注册商标行为或商标侵权行为。第二种情形，如果商标权是被动注销的，如注册人消亡而导致商标被注销等，商标使用许可合同自商标注销之日起效力终止，被许可使用人如果确知该商标已经注销则不应当使用;如果被许可使用人不知道该商标已经被注销，根据过错归责原则，可以不承担法律责任。

商标撤销对商标使用许可合同的影响。第一种情形，注册不当商标的撤销。根据《商标法实施条例》的规定，该注册商标视为自始即无效力，也就是说商标使用许可合同中的商标权自始不存在，商标使用许可合同的标的不存在，商标使用许可合同也自始无效，但是为了维护交易的稳定性，《商标法实施条例》同时又规定撤销决定对已经履行的商标使用许可合同不具追溯力(《商标法实施细则》第二十五条)。注册商标被撤销后，原商标注册人应当通知被许可使用人，被许可使用人不得再使用该商标;如果原注册人未尽通知义务，则被许可使用人不承担责任。第二种情形，三年不使用商标的撤销，商标被撤销后，商标使用许可合同依然有效，商标被许可人可以合同追究许可人的违约责任。如果原注册人存在，其应当通知被许可使用人，被许可使用人不得再使用该商标，否则，承担法律责任;如果原注册人未尽通知义务，或原注册人已经不存在，被许可使用人无法知道该注册商标已经被撤销而继续使用，同样根据过错归责原则，可以不承担法律责任。

三、商标使用许可合同中商标许可人的诉讼地位

《若干解释》第三条对商标使用许可合同进行了分类，该条司法解释的目的，在于规范实践中的商标许可合同形式，解决诉讼中利害关系人作为原告的主体资格问题。

由于三类不同的商标权许可方式中合同双方的权利义务不同，被许可人在商标侵权诉讼中的提起诉讼的条件和诉讼地位也有所不同。《若干解释》第4条明确规定了商标侵权诉讼中的利害关系人范围和被许可人的起诉条件。独占使用许可的被许可人，由于其对被许可使用的注册商标独家使用，商标注册人也因约定不得使用，侵犯该商标权的行为直接、主要地侵害了独占被许可人的利益。所以，独占被许可人依法可以作为原告向法院提起侵权之诉。在排他使用许可合同中，商标注册人与被许可人都可以使用该注册商标，都是侵犯商标侵权行为的直接受害人。所以，在发生注册商标专用权被侵害时，他们可以作为共同原告提起诉讼;如果商标注册人由于某种原因不提起诉讼，应当允许排他使用许可人自行提起诉讼。普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。这主要是考虑，一些商标注册人特别是国外的一些在中国注册的商标权人，在国内一般只授权普通许可，遇到侵权行为，国外的商标权人采取法律措施会有比较多的手续，会发生某种延误。这样就有可能损害了这些被许可人的合法权益，应当为他们提供司法救济手段。

四、商标使用许可合同纠纷的特征

民事纠纷一般可以分为合同纠纷和侵权纠纷两大类，商标使用许可合同纠纷属于合同纠纷，与商标侵权纠纷不同，商标使用许可合同纠纷具有以下特点:

(一)法律依据

商标使用许可合同受《商标法》和《合同法》的调整，由于特别法优于一般法，在商标使用许可合同纠纷中应当优先适用特别法《商标法》，如果《商标法》没有规定的情况下适用一般法《合同法》。

商标侵权纠纷适用《商标法》和《民法通则》的调整，《商标法》属于特别法，在解决商标侵权纠纷中优先适用《商标法》，在《商标法》没有相关规定的情况下适用《民法通则》中对一般侵权行为的规定。

(二)诉讼主体

根据债的相对性的原理，商标使用许可合同中的诉讼主体是确定的，只能是合同的当事人，也就是许可人和被许可人。因为只有许可人和被许可人才是合同权利义务的主体，只有合同当事人才能根据合同的约定提起相关的诉讼。

商标侵权纠纷中诉讼主体是侵权行为的实施者和侵权行为的受害者。商标使用许可合同中的许可人、被许可人都有可能是商标侵权的受害者。根据《若干解释》第四条第二款的规定，许可人或者被许可人都可能作为原告提起诉讼。但是侵权行为的实施者，可能是商标使用许可合同以外的任何人。

(三)管辖

商标使用许可合同由被告所在地、合同履行地法院管辖，同时，合同双方当事人可以在商标使用许可合同中约定选择原告所在地、合同签订地、标的物所在地等法院管辖(《民事诉讼法》第二十五条)。

商标侵权纠纷由被告所在地、侵权行为地法院管辖。侵权行为地一般包括侵权行为发生地、侵权结果发生地，《若干解释》第六条规定:侵权行为地包括侵权行为的实施地、侵权商品的储藏地或者查封扣押地。

(四)举证责任

商标使用许可合同纠纷中债权人一般只需要证明债务人没有履行合同义务即可，至于债务人是否具有免责事由，则是债务人负举证责任。债权人一般需要证明以下几个问题:①合同合法有效;②被告的行为违反了合同的约定;③被告的违约行为造成了原告的损失。

商标侵权纠纷属于一般侵权，其归责原则为过错原则，不属于特殊侵权的范畴，因此必须证明被告存在过错。同时根据侵权行为的构成要件来看，还必须证明以下几个关键问题:①被告实施了侵权行为;②有损害结果的发生;③侵权行为和损害结果之间存在因果关系。如果乙方需要丙方赔偿损失的话，还需要对损失的数额承担举证责任。

(五)赔偿范围

商标使用许可合同的一方当事人不履行合同或者履行合同不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿的范围包括实际损失和合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失(《合同法》第一百一十三条第一款。如果商标使用许可合同中约定了违约金，则可以要求违约方直接支付违约金，但是违约金的约定必须与损失相一致，如果违约金过分高于损失，那么合同当事人违约金之请求则不能得到法院的全部支持(《合同法》第一百一十四条)。

侵权行为的赔偿损失原则是补偿原则即填平原则，即侵权纠纷中的受害人不可能获得高于其实际损失的赔偿，这一点有别于合同中约定的违约金，违约金可以适当高于实际损失。赔偿的范围包括直接损失和间接损失，但是我国对于商标权的侵害行为可否请求精神赔偿没有明确的规定。

(六)责任方式

违约责任包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失(《合同法》第一百零七条)。根据《合同法》的相关规定，继续履行和赔偿损失可以同时适用。合同当事人可以要求违约方承担赔偿，同时违约方还需要承担继续履行的责任。

侵权责任包括:停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等(《若干解释》第二十一条)。

商标使用许可合同的纠纷最终还是属于合同纠纷的一种类型，了解商标使用许可合同纠纷的法律特征，对于预防和解决商标使用许可合同纠纷都有积极的意义。

参考文献

［1］韩世远:《合同法总论》，法律出版社。

［2］杨和义:《商标法选论》，重庆出版社。

［3］许海峰:《企业商标权保护法律实务》，机械工业出版社。

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