如何通过等同原则来判断专利侵权纠纷

29.如何通过等同原则来判断专利侵权纠纷——大连××建材有限公司与大连××新型墙体建材厂专利侵权纠纷案^[5]

案情简介

原告:大连××新型墙体建材厂(以下简称“××厂”)

被告:大连××建材有限公司(以下简称“××公司”)

1999年10月13日，“混凝土薄壁筒体构件”被授予实用新型专利权，专利权人为王××，专利号为ZL98231113.3。2001年2月16日，××厂与王××及其授权的××公司签订专利实施许可合同，合同约定涉案专利的实施范围为辽宁省，使用费为20万元，并约定了双方的其他权利义务。2001年6月9日，合同双方又签订了一份补充协议书，补充约定××厂的实施为“独家使用”，即双方所签的专利实施许可合同为独占实施许可合同，又规定“因该专利产品在生产经营中所产生的法律问题与××公司无关”，问题由××厂独自处理。使用费变更为10万元。××厂据此两份协议取得了该专利在辽宁省的独家使用权。

2002年初，××厂发现××公司生产与专利相类似的产品并投入市场。该产品的主要技术特征为:筒管由1层玻璃纤维布夹在两层水泥无机胶凝材料中，封闭筒管两端的筒底亦由水泥无机胶凝材料构成，其中没有玻璃纤维布。与涉案专利相比，××公司的被控侵权产品的筒管部分少1层玻璃纤维布，筒底部分没有玻璃纤维布。

××厂据此事实起诉至大连市中级人民法院。大连市中级人民法院一审认为，××公司的被控侵权产品与涉案专利虽有不同，但不存在本质上的区别，被控侵权产品在手段、功能和效果上，与涉案专利基本相同，构成等同侵权。该院依法判决:一、××公司立即停止生产和销售被控侵权产品;二、××公司于判决生效后10日内向××厂书面赔礼道歉(逾期不执行，法院将在辽宁省公开发行的报刊上公布判决内容，相关费用由××公司负担);三、××公司于判决生效后10日内向××厂赔偿损失10万元。一审案件受理费4 010元，由××公司负担。

××公司不服一审判决提出上诉，辽宁省高级人民法院认为，被控侵权产品与专利产品是基于同行业使用形成的提高产品强度、减轻产品重量的产品，两者在技术构思上是基本相同的，而且均由筒管和封闭筒管两端的筒底组成，与权利要求书前序部分相同。虽然被控侵权产品与专利权利要求书载明的必要技术特征存在玻璃纤维布层数的差别，但这种差别与化合物和组合物等数值范围的限定不同，它只是数量的替换，并没有引起产品本质的变化。一审法院判定等同侵权成立，并无不当。该院依法判决驳回××公司的上诉、维持原判。二审案件受理费4 010元，由××公司负担。

××公司不服二审判决向最高人民法院提出再审，××公司主要理由如下: 1.原审法院错误地解释专利权的保护范围;

2.原审法院错误地运用等同侵权的判断原则:根据最高人民法院的有关司法解释，等同是指个别技术特征的等同，而不是指整体技术方案的等同;

3.原审法院判决赔礼道歉缺乏法律依据:专利权主要是一种财产权利，不涉及人身权利。

综上所述，××公司认为，原审判决存在明显错误，请求法院撤销［2004］辽民四知终字第67号民事判决书，并驳回××厂的所有诉讼请求;责令××厂在《大连日报》上刊登再审判决书;由××厂承担本案一、二审全部诉讼费用。

××厂答辩称:

1.筒底壁层结构，不是专利的必要技术特征。

2.被控侵权产品筒管部分的技术特征与专利相应的技术特征是等同特征。

3.××公司所称的已有技术方案，不是用于填充现浇楼板的封闭筒体，与涉案专利方案不是同一主题。所以，××公司关于专利筒底壁层结构是惟一区别特征的观点不能成立。

4.赔礼道歉是法律规定的民事责任之一。××公司的故意侵权，必然在同行中给专利权人的声誉造成不良影响，要求其赔礼道歉并不为过。

审理结果

最高人民法院经审查认为:

一、关于筒底壁层结构是否是专利的必要技术特征的问题

首先，凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术特征对比之列。其次，从权利要求书的作用看，根据《中华人民共和国专利法》第56条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求书的内容为准。本案专利权利要求书只有一项权利要求，即独立权利要求。该独立权利要求对筒底和筒管的壁层结构分别给予了明确记载。所以，××厂关于专利筒底壁层结构不是必要技术特征的主张，不能成立。“筒底以至少2层以上的玻璃纤维布叠合而成，各层玻璃纤维布之间由1层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接，筒底两侧板面亦分别覆盖有1层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料”，这是本案专利的一项必要技术特征。因此与专利筒底壁层结构该项必要技术特征相对比，被控侵权产品筒底的水泥无机胶凝材料中没有玻璃纤维布。显然，两者并不相同。又因被控侵权产品筒底的水泥无机胶凝材料中不夹玻璃纤维布，而专利筒底的水泥无机胶凝材料中间隔夹有至少2层以上的玻璃纤维布，两者不属于基本相同的手段，故亦不等同。仅被控侵权产品筒底的技术特征与专利相应技术特征既不相同又不等同一点，就足以判定被控侵权产品没有落入专利权的保护范围。

二、关于被控侵权产品筒管部分在水泥无机胶凝材料中夹有1层玻璃纤维布是否属于与专利相应技术特征的等同特征的问题

首先，最高人民法院认为，本领域的普通技术人员通过阅读权利要求书和说明书，无法联想到仅含有1层玻璃纤维布或者不含玻璃纤维布仍然可以实现发明目的，故仅含有1层玻璃纤维布或者不含有玻璃纤维布的结构应被排除在专利权保护范围之外。其次，本案专利中玻璃纤维布层数的不同，不能简单地认为只是数量的差别，而是对于简体构件的抗压能力、内腔容积以及楼层重量具有不同的物理力学意义上的作用。故被控侵权产品筒管部分在水泥无机胶凝材料中夹有1层玻璃纤维布不属于与专利相应技术特征等同的特征，更不是相同特征。因此，被控侵权产品亦没有落入专利权的保护范围。

最高人民法院综上认为，被控侵权产品筒管部分的“水泥材料中夹有1层玻璃纤维布”，不能达到与专利筒管部分的“水泥材料间隔夹有至少2层以上的玻璃纤维布”基本相同的效果，被控侵权产品筒管部分的技术特征，与专利相应的技术特征，不构成等同特征，更不是相同特征。故此，被控侵权产品没有落入专利权的保护范围，××公司的行为不构成对涉案专利权的侵犯。原审判决以专利的主体部分是筒管、筒底起次要作用为由，忽略筒底壁层结构这一权利要求书明确记载的必要技术特征，未将其纳入技术特征的对比之列，且在筒管部分玻璃纤维布“1层”和“至少2层以上”的理解上，错误地认为只是数量的差别，进而判定符合等同特征的构成要件、等同侵权成立，属适用法律错误，应予纠正。依照《中华人民共和国专利法》第56条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第21条第二款、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条和《中华人民共和国民事诉讼法》第177条第二款、第184条第一款的规定，判决如下:

一、撤销辽宁省高级人民法院［2004］辽民四知终字第67号民事判决;

二、驳回大连××新型墙体建材厂的诉讼请求。一、二审案件受理费共8 020元，由大连××新型墙体建材厂负担;

三、本判决为终审判决。

法理评析

本案的争议焦点主要集中在，第一筒底壁层结构是否是专利的必要技术特征。第二被控侵权产品筒管部分的技术特征与专利相应的技术特征是否是等同特征。现根据《专利法》及相关法律法规分析如下:

一、通过必要技术特征判断是否构成侵权

《专利法实施细则》第20条、第21条明确规定，权利要求书应当清楚、简要地表述请求保护的范围。权利要求书应当有独立权利要求。独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。所以，如果独立权利要求中没有记载必要技术特征，将可能导致专利申请被驳回或者专利权的无效。同时，由于发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，如果在独立权利要求中记载了除必要技术特征之外的非必要技术特征，会导致专利的保护范围缩小，从而影响申请人的利益。

《专利审查指南》中对“必要技术特征”作了如下说明:“必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。”

在本案中，最高人民法院认为，凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术特征对比之列。而本案专利权利要求书只有一项权利要求，即独立权利要求。该独立权利要求对筒底和筒管的壁层结构分别给予了明确记载。所以，××厂关于专利筒底壁层结构不是必要技术特征的主张，不能成立。“筒底以至少2层以上的玻璃纤维布叠合而成，各层玻璃纤维布之间由1层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接，筒底两侧板面亦分别覆盖有1层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料”，这当然应该被认为是本案专利的一项必要技术特征。

在完成了必要技术特征的判断之后，本案的案情便不再那么复杂，与专利筒底壁层结构该项必要技术特征相对比，被控侵权产品筒底的水泥无机胶凝材料中没有玻璃纤维布。显然，两者并不相同。又因被控侵权产品筒底的水泥无机胶凝材料中不夹玻璃纤维布，而专利筒底的水泥无机胶凝材料中间隔夹有至少2层以上的玻璃纤维布，两者不属于基本相同的手段，故亦不等同。仅被控侵权产品筒底的技术特征与专利相应技术特征既不相同又不等同这一点，就足以判定被控侵权产品没有落入专利权的保护范围。

二、等同原则在判断专利侵权过程中的应用

本案争议的最大焦点在于与涉案专利相比，××公司的被控侵权产品的筒管部分少一层玻璃纤维布，而这一技术特点是否与××公司的专利技术等同?正是由于最高人民法院再审过程中对这一问题的判断与一二审法院的判断不同，才导致截然不同的判决结果。由此可见，对等同原则的判断是本案的关键。

等同原则最早是由美国法院在专利侵权案件的审判实践中提出的一项具有里程碑意义的专利侵权判定原则，它是指被控侵权的产品或者方法的技术特征同对比专利权利要求中记载的必要技术特征相对比，虽然表面上看有一个或者若干个技术特征不相同，但是实际上被控产品或者方法与对比权利要求相比，是以基本相同的方式，实现基本相同的功能，产生基本相同的效果，这样即构成等同侵权，久而久之，便发展成为美国司法实践中一项重要的专利侵权判定原则。

等同原则的适用，需要从以下几方面予以判断:

1.等同判定的主体标准

我国《专利法》中还未对等同原则作出规定，北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第39条明确规定:进行等同侵权判断，应当以该专利所属领域的普通技术人员的专业知识水平为准。对此，我国《专利审查指南》把所属领域的普通技术人员定义为一种假想的人，他知道发明所属领域所有的现有技术，具有该技术领域人员所具有的一般知识和能力，并且他的知识水平随着时间的不同而不同，法院在判定两个技术特征是否等同时，要从“他”的角度看问题，以“他”为标准。

法院在进行等同判定时要根据不同的案件背景选择不同的技术人员，才能作出正确的判断。

2.等同侵权判断的客观标准

如前所述，应以所属领域的中等技术人员作为判断的主体，那么这些人凭什么判断呢?

在适用等同原则时，应先从整体上将被控侵权物与专利技术进行比较，如果被控侵权物的实施效果与专利技术的实施效果完全相同或者前者为后者所包含，则可进入适用等同原则的实质考察阶段，然后再进行相应技术特征的逐一对比，看前者究竟是否构成等同侵权;如果前者与后者相比较具有创造性或科技进步性，则不应该适用等同原则认定侵权成立。^[6]

3.等同物的判定

关于如何对等同物进行判定，在北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第34条中规定:等同特征又称等同物，被控侵权行为客体(产品或方法)中，同时满足以下两个条件的技术特征，就是专利权利要求中相应技术特征的等同物:

(1)被控侵权行为客体中的技术特征与专利权利要求中的相应技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，产生了基本相同的效果;

(2)对该专利所属领域的普通技术人员来说，通过阅读专利权利要求和说明书，无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征。

应该说，北京市高级人民法院的这种规定可以对等同物很好地进行判断，对于国内法院进行等同侵权判定时是有指向性的作用的。

结合本案案情，一、二审法院认为被诉××公司的被控侵权产品与涉案专利虽有不同，但不存在本质上的区别。该领域的普通技术人员可以根据需要选择玻璃纤维层数多少，且不引起功能的本质变化的构造，无需经过创造性劳动就能想到，并达到基本相同的效果。所以，被控侵权产品在手段、功能和效果上，与涉案专利基本相同，构成等同侵权。

而最高人民法院认为，被控侵权产品比专利产品在筒管壁层方面减少了至少两层水泥和一层玻璃纤维布，在筒底壁层方面减少了至少2层水泥和2层玻璃纤维布，在结构上有明显区别。本领域的普通技术人员通过阅读权利要求书和说明书，无法联想到仅含有1层玻璃纤维布或者不含玻璃纤维布仍然可以实现发明目的，故仅含有1层玻璃纤维布或者不含有玻璃纤维布的结构应被排除在专利权保护范围之外。被控侵权产品筒管部分在水泥无机胶凝材料中夹有1层玻璃纤维布不属于与专利相应技术特征等同的特征，更不是相同特征。因此被控侵权产品亦没有落入专利权的保护范围。

综上所述，不难发现，在实际案件中，等同原则的判断往往成为案件的难点和关键点。希望通过上述案件的分析能更准确地把握这一原则。

法条点击

《中华人民共和国专利法实施细则》(2010年1月9日)

第二十条　权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。(2002年修订的《专利法实施细则》第二十一条作了同样规定。)

第二十一条　发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规定撰写:

(一)前序部分:写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征;

(二)特征部分:使用“其特征是……”或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。

发明或者实用新型的性质不适于用前款方式表达的，独立权利要求可以用其他方式撰写。

一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求，并写在同一发明或者实用新型的从属权利要求之前。(2002年修订《专利法实施细则》第二十二条作了同样规定。)

《北京市高级人民法院关于专利侵权判定若干问题的意见(试行)》

(2001年10月10日)

34.等同特征又称等同物。被控侵权物(产品或方法)中，同时满足以下两个条件的技术特征，是专利权利要求中相应技术特征的等同物:

(1)被控侵权物中的技术特征与专利权利要求中的相应技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，产生了基本相同的效果;

(2)对该专利所属领域普通技术人员来说，通过阅读专利权利要求和说明书，无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征。

39.进行等同侵权判断，应当以该专利所属领域的普通技术人员的专业知识水平为准，而不应以所属领域的高级技术专家的专业知识水平为准。