谁动了谁的奶酪

82.谁动了谁的奶酪 ——一宗专利纠纷案件的启示

李　静

一、案情简介

我国出口商A公司于2009年7月至10月间向美国买家B公司出口一批价值122万美元的货物。B公司收货后拖欠货款，A公司于2009年11月向中国出口信用保险公司(以下简称“中国信保”)报损并委托追讨。

二、案件处理

中国信保介入后，B公司立刻还款32万美元，同时提出:1.剩余90万美元的货物中，B公司拟退货5 019台，价值约33万美元;2.由于出口货物未缴纳相关专利费用，导致B公司需代缴专利费用，且面临40万美元的高额罚金。B公司还向中国信保提供了专利方出具的补缴专利费及罚金的通知，经中国信保核实属实。

面对B公司提出的上述问题，中国信保立即与A公司进行了核实。A公司表示根据合同中关于退货的相关约定，可接受B公司的退货。对于缴纳专利费事宜，A公司表示因以前一直由其香港子公司代缴，因此并不了解实际缴纳情况。

由于A公司在缴纳专利费上存在履行瑕疵，贸易双方就此存在一定纠纷，中国信保根据保单条款关于贸易纠纷的相关约定，要求A先行通过法律途径解决纠纷，保险人再行定损核赔。同时A公司还面临B公司提出的高额反索赔，最终使自己陷入了尴尬的困境。

三、案件启示

当前，中国市场不断开放，市场竞争规则日益与国际接轨，越来越多的国际大企业凭借其丰富的知识产权经验和强大的知识产权优势，频频向我国企业发起挑战。涉及知识产权侵权纠纷的案件逐渐增多，本案即是其中的一宗典型案例，应引起出口企业在防范、应对知识产权侵权风险方面的注意:

(一)提升知识产权意识，有效预防侵权风险

知识产权纠纷一般分为三种类型:一是自己动了别人的“奶酪”;二是自己的“奶酪”被别人动了;三是自己没动别人的“奶酪”，却被别人告了。

出口企业首先应避免动别人的奶酪。在出口企业制定产品目标后，应充分了解当前世界范围内同类产品的水平，了解产品设计、生产可能涉及的技术，特别是要了解其中哪些技术还处于专利保护阶段，哪些已经可以公开使用，避免陷入侵权风波。

其次要避免自己感觉没动别人的奶酪，却被人家告了。这种纠纷普遍存在于中外企业之间，特别是在出口企业从低端产品制造过渡到高技术产品制造的过程中，可能会涉及越来越多的与国外专利权人的纠纷，因此出口企业应不断提高自身的专利意识，有效避免纠纷。

(二)合理利用法律武器，保障自身合法权益

1.研究掌握侵权行为地国家的法律规定。

由于当前知识产权侵权案件的当事一方往往为国外企业，因此此类涉外案件的处理不可避免地要遇到法律适用的问题。我国《民法通则》第八章规定了“涉外民事关系的法律适用”，其中第146条规定:“侵权行为的损害赔偿，适用侵权行为地法律。当事人双方国籍相同或者在同一国家有住所的，也可以适用当事人本国法律或者住所地法律”。即便是在国内处理涉外知识产权侵权纠纷，若侵权行为地发生在国外，也会涉及到对外国法的适用。因此如出口商品可能涉及知识产权事宜时，出口商应事先了解、掌握进口国关于知识产权的相关法律法规，做到未雨绸缪。

2.合理运用国际规则。

根据《联合国国际货物销售合同公约》第四十二条^[1]的相关规定，如果卖方交付的货物存在侵犯知识产权的情况，即使买方因此被第三方索赔导致损失，卖方也可以援引该条第二款而免于承担责任。因此本案项下，如果B公司在已知A公司未缴纳专利费的情况下仍然坚持让A公司发货，A公司可根据公约的相关规定主张免责。

【注释】

[1](1)卖方所交付的货物，必须是第三方不能根据工业产权或其它知识产权主张任何权利或要求的货物，但以卖方在订立合同时已知道或不可能不知道的权利或要求为限，而且这种权利或要求根据以下国家的法律规定是以工业产权或其它知识产权为基础的:(a)如果双方当事人在订立合同时预期货物将在某一国境内转售或做其它使用，则根据货物将在其境内转售或做其它使用的国家的法律;或者(b)在任何其它情况下，根据买方营业地所在国家的法律。(2)卖方在上一款中的义务不适用于以下情况:(a)买方在订立合同时已知道或不可能不知道此项权利或要求;或者(b)此项权利或要求的发生，是由于卖方要遵照买方所提供的技术图样、图案、程式或其它规格。